Приказ Роспатента от 08.07.1999 № 134

(ред. от 20.07.2001)

«Об утверждении Рекомендаций по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели»

РОССИЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО ПАТЕНТАМ И ТОВАРНЫМ ЗНАКАМ

ПРИКАЗ

от 8 июля 1999 г. № 134

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ВОПРОСАМ

В связи с вступлением в силу 16 октября 1998 г. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и 23 октября 1998 г. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных соответственно Приказами Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82 (регистрационный номер Минюста России № 1612 от 22 сентября 1998 г.) и от 17 апреля 1998 г. № 83 (регистрационный номер Минюста России № 1613 от 22 сентября 1998 г.), приказываю:

1. Утвердить прилагаемые Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели.

2. Федеральному институту промышленной собственности (А.Н. Ашихин), Апелляционной палате Роспатента (Д.Л. Оловянников), отделу по обеспечению деятельности Высшей патентной палаты (Ю.В. Кононенко) руководствоваться изложенными в Рекомендациях методическими подходами в ситуациях, аналогичных рассмотренным в Рекомендациях.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ И ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

Настоящие Рекомендации являются результатом переработки утвержденных в разное время приказами ВНИИГПЭ рекомендаций по отдельным вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели, опубликованных в сборнике «Рекомендации по вопросам экспертизы заявок на изобретения и полезные модели» (М., ВНИИПИ, 1997). Переработка осуществлена с учетом Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 82, зарегистрированным Минюстом России 22 сентября 1998 г. № 1612, вступившим в силу 16 октября 1998 г., и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденных Приказом Роспатента от 17 апреля 1998 г. № 83, зарегистрированным Минюстом России 22 сентября 1998 г. № 1613, вступившим в силу 23 октября 1998 г., а также с учетом ряда изменений, внесенных в Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров.

Наряду с внесением в рекомендации, уже содержавшиеся в упомянутом сборнике, изменений, обусловленных названными причинами, сборник дополнен разделом «Особенности рассмотрения международных заявок на национальной фазе».

Кроме того, в разделе «Юридические и иные вопросы, возникающие при рассмотрении заявок на изобретение и полезную модель» дополнительно рассмотрены вопросы о ведении дел с Патентным ведомством физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, или иностранными юридическими лицами, о переуступке права на получение патента и об определении даты поступления заявки на выдачу патента на изобретение в Патентное ведомство.

Используемые сокращения

Закон — Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 53517-1, введенный в действие 14 октября 1992 г.

ГК РФ — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, введенный в действие 1 января 1995 г.

Патентное  ведомство  - Российское   агентство   по   патентам   и
        товарным  знакам  (Роспатент),  выполняющее в соответствии

с Указом Президента Российской Федерации от 11 сентября

        1997 г.  N  1008 "О  Российском  агентстве  по  патентам и
        товарным  знакам"   функции   государственного  патентного

    ведомства.

Парижская конвенция — Парижская конвенция по охране промышленной собственности от 20 марта 1883 г., к которой СССР в соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 8 марта 1965 г. № 148 присоединился с 1 июля 1965 г.; Стокгольмский акт конвенции ратифицирован Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 сентября 1968 г.

Положение о пошлинах - Положение о пошлинах за патентование

        изобретений,  полезных   моделей,  промышленных  образцов,
        регистрацию   товарных   знаков,    знаков   обслуживания,
        наименований  мест  происхождения  товаров, предоставление
        права   пользования   наименованиями   мест  происхождения
        товаров,  утвержденное  Постановлением Совета  Министров -
        Правительства  Российской  Федерации от 12 августа 1993 г.

    N 793, введенное в действие 1 сентября 1993 г., в редакции

        Постановления   Правительства  Российской  Федерации от 12
        августа  1996  г.  N  947,  с  изменениями и дополнениями,

    внесенными в него Постановлениями Правительства Российской
    Федерации  от  16  апреля  1997  г.  N  423, от 20 августа
    1997 г. N 1058 и от 31 марта 1998 г. N 372.

Правила - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на

        выдачу  патента  на  изобретение,  утвержденные   Приказом
        Роспатента  от  17  апреля  1998 г.  N  82 "Об утверждении
        Правил  составления,  подачи  и  рассмотрения  заявки   на
        выдачу    патента   на    изобретение   и   отмене   ранее
        действовавших  Правил", зарегистрированным   Министерством
        юстиции  Российской  Федерации 22 сентября 1998 г. N 1612,

    вступившим в силу 16 октября 1998 г.

Правила-ПМ - Правила составления, подачи и рассмотрения заявки

        на выдачу свидетельства на полезную  модель,  утвержденные
        Приказом   Роспатента  от  17  апреля  1998  г.  N  83 "Об
        утверждении   Правил  составления,  подачи  и рассмотрения

    заявки на выдачу свидетельства на полезную модель и отмене

        ранее    действовавших     Правил",     зарегистрированным
        Министерством   юстиции  Российской  Федерации 22 сентября

    1998 г. N 1613, вступившим в силу 23 октября 1998 г.

ФИПС, Институт — Федеральный институт промышленной собственности Российского агентства по патентам и товарным знакам.

РСТ, Договор - Договор  о  патентной  кооперации,   подписанный  в
        Вашингтоне  19  июня  1970 г.,   ратифицированный   Указом
        Президиума  Верховного  Совета СССР от 23 декабря 1977 г.,

    вступивший в силу 1 июня 1978 г.

Инструкция — Инструкция к Договору о патентной кооперации.

Административные инструкции — Административные инструкции в соответствии с Договором о патентной кооперации.

1. ЭКСПЕРТИЗА ИЗОБРЕТЕНИЙ

1.1. ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ФОРМАЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ

1.1.1. Общие положения

В соответствии с пунктом 18.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных 17.04.98, зарегистрированных в Минюсте 22.09.98 за № 1612 (далее — Правила), при проведении формальной экспертизы заявки проверяется соблюдение заявителем требований, предъявляемых к документам заявки, в том числе к формуле изобретения.

В подпунктах (1.8), (1.10) - (1.16) пункта 18.3 Правил приведен перечень таких требований, предъявляемых к формуле изобретения, установление нарушения которых может явиться основанием для направления заявителю соответствующего запроса. Но это не означает, что при проведении формальной экспертизы обращается внимание только на содержащиеся в этом перечне требования. В подпункте (1.18) того же пункта указано, что основанием для направления заявителю запроса может быть наличие нарушений иных требований Правил, предъявляемых к формуле изобретения. Таким образом, при проверке формулы изобретения эксперту следует принимать во внимание все требования к формуле, содержащиеся в пункте 3.3 Правил, выявление несоблюдения которых может быть осуществлено без анализа сущности заявленного изобретения.

1.1.2. Проверка структуры формулы

1.1.2.1. Как следует из содержания пункта 3.3.2.3 Правил, пункт формулы может быть составлен как с разделением на ограничительную и отличительную части, так и без такого разделения.

Если изобретение относится к индивидуальному химическому соединению, штамму микроорганизма, клеток растений и животных или к применению известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению либо к изобретению, не имеющему аналогов, формула составляется без выделения отличительных признаков.

В остальных случаях заявитель вправе выбрать любую из указанных выше структур формулы. Формула может быть изложена без разделения совокупности признаков на части независимо от того, имеет ли изобретение аналог.

Таким образом, если в разделе описания «уровень техники» заявителем указан известный ему аналог, а формула изобретения составлена без выделения отличительных признаков, нарушения требований, предъявляемых Правилами к формуле, нет.

При анализе формулы изобретения необходимо обращать внимание на то, не включена ли в нее цель изобретения.

Предложение заявителю, связанное с исключением цели из формулы, составленной с разделением на части, можно подкрепить отсылкой к абзацу второму подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил, в котором указано, что отличительная часть формулы излагается непосредственно после словосочетания «отличающийся тем, что».

1.1.2.2. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.3 Правил пункт формулы изобретения излагается в виде одного предложения. Таким образом, наличие, например, в независимом пункте формулы нескольких предложений следует рассматривать как нарушение указанного требования.

В то же время следует иметь в виду, что по правилам пунктуации допускается в пределах одного предложения отделение его частей друг от друга точкой с запятой.

Поэтому для такого изложения заявителем пункта формулы изобретения преград не должно быть.

1.1.2.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано заявителем в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проверяется правильность изложения последних.

При этом следует принимать во внимание, что зависимый пункт в ограничительной части содержит лишь родовое понятие, отражающее назначение изобретения, изложенное, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылку на другой пункт формулы:

«1. Ножницы для резки листового материала, содержащие...»

2. Ножницы по п. 1, отличающиеся тем, что...».

Если независимый пункт формулы начинается, например, словами «Ножницы для...», а подчиненный ему зависимый пункт — словами «Устройство по п. ...», заявителю следует порекомендовать привести в соответствие родовые понятия, указанные в разных пунктах формулы, исходя из требования единства терминологии.

В то же время, если иных нарушений в отношении оформления материалов заявки при проведении формальной экспертизы не выявлено, направлять запрос заявителю только по указанному выше поводу нецелесообразно.

Проверяя правильность изложения характеристики изобретения в многозвенной формуле, следует обращать внимание на то, как заявителем обозначена подчиненность зависимых пунктов. В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.5 Правил при подчиненности зависимого пункта нескольким пунктам формулы ссылки на них указываются с использованием альтернативы, например:

«4. Устройство по п. 1 или п. 3»;

«4. Устройство по одному (любому) из п. п. 1 — 3».

Если в формуле, относящейся к группе изобретений, имеется зависимый пункт, в котором указана подчиненность сразу нескольким независимым пунктам, то имеет место нарушение требования последнего абзаца пункта 3.3.2.2 Правил, относящегося к порядку группирования зависимых пунктов, о чем сообщается заявителю.

При проверке формулы, содержащей несколько независимых пунктов, следует иметь в виду, что Правила не содержат каких-либо требований к последовательности изложения в формуле таких пунктов.

1.1.3. Проверка содержания формулы изобретения

1.1.3.1. При проверке правильности изложения формулы необходимо прежде всего установить, содержится ли в формуле указание на то, в отношении какого объекта изобретения испрашивается правовая охрана. Для того, чтобы можно было установить, какой объект охарактеризован в формуле, не обязательно наличие в ней указания непосредственно на тот или иной вид объекта (устройство, способ, вещество и т.д.). Достаточно, чтобы о принадлежности к конкретному объекту изобретения можно было судить по содержанию формулы. Если в формуле охарактеризована «Уборочная машина» или «Прибор для измерения влажности», то ясно, что речь идет об устройстве.

Не представляется возможным установить, на какой объект испрашивается правовая охрана, если формула представлена, например в следующем виде:

«Для тушения лесного пожара используется вертолет, несущий емкости, наполненные составом, подавляющим пламя, который может представлять собой порошок или жидкость».

В подобных случаях, когда невозможно выявить принадлежность заявленного изобретения к какому-то конкретному виду объекта, заявителю следует предложить представить характеристику изобретения в соответствии с требованиями Правил.

1.1.3.2. Установив, к какому виду объекта относится заявленное изобретение, следует определить, содержатся ли в формуле признаки соответствующего вида. Практике известны случаи, когда заявитель вместо признаков соответствующего вида объекта включает в формулу лишь данные об эксплуатационных показателях объекта техники и его потребительских свойствах или описание явлений и эффектов, имеющих место при осуществлении и / или использовании изобретения:

«Транспортное средство, отличающее тем, что оно обеспечивает бесперебойную перевозку грузов на дальние расстояния при малом расходе бензина».

Если выявлена такая особенность формулы, заявителю в соответствии с подпунктом (1.12) пункта 18.3 Правил направляется запрос с предложением включить в формулу признаки изобретения. При этом целесообразно указать, каким из подпунктов пункта 3.2.4.3 Правил ему необходимо руководствоваться.

1.1.3.3. В том случае, когда формула не содержит отмеченного выше в пункте 1.1.3.2 недостатка и включает признаки изобретения, необходимо установить, соответствуют ли они по своему характеру тому виду объекта изобретения, на который испрашивается правовая охрана.

Если заявленное изобретение относится к устройству (как виду объекта изобретения), следует проверить, использованы ли для его характеристики признаки, указанные в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил. При этом необходимо иметь в виду, что Правилами допускается при характеристике конструктивного выполнения устройства указывать на его подвижность (опорный элемент установлен с возможностью возвратно — поступательного перемещения), на возможность реализации определенной функции (пластина установлена с возможностью частичного перекрытия перфорации в стенке корпуса).

В том случае, когда правовая охрана испрашивается на способ, в формуле должны содержаться признаки, перечисленные в подпункте (3) пункта 3.2.4.3 Правил.

Необходимо принимать во внимание, что одним из признаков, допустимых для характеристики способа, является указание на использование устройства, если это относится к условию реализации действия (или действий) способа. При этом глубина раскрытия устройства в «формуле на способ» определяется тем, что необходимо для получения указанного заявителем технического результата. В каких-то случаях достаточно указания лишь на назначение устройства, выраженное общим понятием (исходный материал измельчают в шаровой мельнице). В иных случаях существенным может оказаться конструктивное выполнение устройства, используемого в способе для осуществления его действия («... слои полотна прошивают с помощью иглы, выполненной полой и имеющей продольное отверстие, длина которого составляет 1/5 длины иглы»).

Анализируя формулу изобретения, относящегося к веществу, следует учитывать содержание подпунктов (4), (5), (6) пункта 3.2.4.3, а также пункта 3.3.5 Правил.

При этом не должно быть упущено из вида, что формула изобретения, характеризующая композицию, включает кроме входящих в ее состав ингредиентов и признаки, относящиеся к их количественному содержанию. Однако Правилами допускаются и отклонения от этого требования, когда очевидна несущественность таких признаков.

Независимо от того, к какому виду объекта изобретения относится заявленное изобретение, при проверке содержания формулы необходимо учитывать следующее обстоятельство.

Каждому из перечней признаков, приведенных в пункте 3.2.4.3 Правил, предшествует запись «Для характеристики (приводится вид объекта) используются, в частности, следующие признаки:».

Следовательно, приведенные в Правилах перечни признаков, используемых для характеристики изобретения любого вида объекта, не являются исчерпывающими. В силу этого обстоятельства считается допустимым наличие в формуле изобретения, кроме признаков, непосредственно взятых из одного перечня, признаков, не вошедших ни в один из перечней, или признаков, упомянутых в другом перечне (т.е. относящихся к иному, чем заявленный, виду объектов изобретения).

Так, в формуле на устройство могут (кроме признаков собственно заявленного устройства) содержаться характеристика продукта, для получения которого устройство предназначено (устройство для формования пластмассовых крышек охарактеризовано с привлечением конструктивных особенностей крышки), или характеристика другого устройства, взаимодействие с которым будет осуществляться лишь при непосредственной эксплуатации охраняемого устройства (держатель резца характеризуется конструктивными особенностями резца).

В формуле на устройство в качестве признака может быть указана взаимосвязь параметров этого устройства с параметрами среды, в которой устройство будет функционировать (в формуле на скребок для очистки внутренней поверхности нефтепровода содержится в качестве признака взаимосвязь показателя упругости материала скребка с показателями вязкости нефти).

В силу указанной выше причины в формуле на устройство кроме признаков этого устройства могут содержаться признаки, которые по своему характеру являются действием над материальным объектом, а потому «принадлежат» способу как объекту изобретения. «Устройство для обработки полотна, содержащее нагреватель и вытяжные валки, отличающееся тем, что вытяжные валки выполнены обрезиненными, а при нагреве полотна осуществляют его антистатическую обработку».

1.1.3.4. При анализе содержания формулы с позиции требований формальной экспертизы эксперт не должен забывать о том, что Правила не содержат каких-то специальных ограничений в отношении формы выражения признака. Она может быть словесной или в виде математической зависимости.

Если речь идет о «количественном признаке», то он может быть выражен как в виде интервала значений, так и в виде единичного значения.

Нет преград для такого выражения признака, которое на практике часто ошибочно относят к «постановке задачи». Например, «... заслонка выполнена так, чтобы обеспечить проход изделия только в одну сторону».

Если именно такая особенность выполнения заслонки достаточна, чтобы (в совокупности с другими признаками устройства) получить указанный заявителем технический результат, и для такой характеристики признака существует вполне определенный материальный эквивалент, претензий со стороны экспертизы не должно быть. Но если такие претензии и появляются, то они, как правило, представляют собой результат анализа сущности заявленного изобретения, который не проводится на стадии формальной экспертизы.

Правилами (подпункт (5) пункта 3.3.1) допускается замена характеристики признака отсылкой к описанию или чертежу заявки в тех случаях, когда без такой отсылки невозможно выполнить требование идентификации признака.

Например, конструктивный элемент устройства имеет сложную геометрическую форму, которую чрезвычайно сложно описать математически или словесно. В такой ситуации в формуле изобретения характеристика такого признака будет выглядеть, в частности, следующим образом: «... пластина имеет форму (или выполнена), как это изображено на чертеже (фиг. 1)». Понятно, что в подобной ситуации признак будет идентифицироваться с привлечением чертежа, а, следовательно, последний должен, по крайней мере в этой части, быть выполнен со строжайшим соблюдением требований, предъявляемым к графическим материалам.

При проверке содержания формулы изобретения необходимо выявлять случаи замены характеристики признака отсылкой к источнику информации («мембрана выполнена из материала, раскрытого в описании к патенту США N ...»). На недопустимость такой формы представления признаков в формуле указано в подпункте (5) п. 3.3.1 Правил.

Эксперт не должен расценивать как недозволенную такую характеристику признака, при которой его на практике ошибочно относят «к негативному». (Например: «диск выполнен без сквозных прорезей»). Если подобная характеристика не приводит к очевидной нелепости с технической точки зрения, то со стороны эксперта претензий к заявителю не должно быть.

В то же время, если бы заявка рассматривалась на стадии экспертизы по существу, эксперт мог бы, оценивая существенность такого признака, установить, что применительно к примеру с диском существенным является выполнение диска сплошным (а не без прорезей), и порекомендовать заявителю скорректировать характеристику признака, если это допускают первичные материалы заявки. С учетом изложенного выше, любая форма выражения признака должна считаться приемлемой, если соблюдены требования подпунктов (4) и (5) пункта 3.3.1 Правил).

При решении вопроса, связанного с тем, имеет ли место однозначное понимание смыслового содержания понятий, которыми охарактеризован признак, т.е. имеется ли возможность его идентифицирования, следует исходить из условия формальной экспертизы — выявление несоответствия установленным требованиям без анализа сущности изобретения.

К признакам, идентификация которых невозможна, заведомо относятся признаки, для характеристики которых использованы понятия типа «специальный», «особый» (датчик специальной конструкции, препарат особого воздействия на организм).

Если признак в формуле охарактеризован необщепринятым термином (например, впервые введенным самим заявителем), в силу чего такой признак не может быть идентифицирован, заявителю предлагается скорректировать формулу (на основе первичных материалов заявки).

В том случае, когда выводу о неидентифицируемости признака должен предшествовать технический анализ заявленного изобретения, решение вопроса о том, имеет ли место нарушение, откладывается до рассмотрения заявки на стадии экспертизы по существу (если такое рассмотрение состоится).

1.1.3.5. При проверке формулы изобретения эксперту следует установить, основана ли она на описании, т.е. содержатся ли в описании признаки, включенные в нее заявителем. При этом достаточно провести сопоставление «внешнего вида» формулы и описания. В том случае, когда устанавливается, что признак, указанный в формуле, не содержится в описании или один и тот же признак охарактеризован в формуле и в описании разными понятиями, заявителю предлагается внести в материалы заявки соответствующую корректировку. (В последнем случае корректировка может не потребоваться, если в ответ на предложение эксперта заявитель покажет, что указанные понятия относятся к синонимам.)

1.1.3.6. При проверке формулы изобретения на соответствие требованиям, предъявляемым Правилами, эксперт устанавливает, относится ли ее независимый пункт к одному изобретению (подпункт (2) пункта 3.3.2.4 Правил).

Осуществляя такую проверку, эксперт ограничивается выявлением только таких нарушений указанного требования, которые можно обнаружить без анализа вопросов, относящихся к сущности заявленного изобретения.

Так, в формуле изобретения содержатся альтернативные признаки, а в описании заявителем указано, что такие альтернативные признаки обеспечивают (в совокупности с другими признаками формулы изобретения) разные технические результаты.

Например, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«Шариковая ручка, содержащая корпус и стержень с пишущим наконечником, отличающаяся тем, что корпус выполнен прозрачным или со сквозными отверстиями».

В описании содержится прямое указание на то, что при выполнении корпуса прозрачным обеспечивается возможность визуального контроля наполненности стержня, а при выполнении корпуса со сквозными отверстиями достигается уравнивание давления внутри и снаружи корпуса, что обеспечивает равномерное истечение пасты. Если в описании подобной информации не содержится, то эксперту нет необходимости пытаться самостоятельно выявить, имеет ли место нарушение.

По такой же «упрощенной процедуре» проводится проверка соблюдения заявителем других условий, при которых независимый пункт может считаться относящимся к одному изобретению. Содержание таких условий подробно рассмотрено в разделе 1.2 настоящих Рекомендаций, относящемся к проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

1.1.3.7. Если изобретение охарактеризовано в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, устанавливается, не приводит ли содержание зависимых пунктов к исключению или замене какого-либо признака или признаков того пункта, которому подчинены зависимые пункты. И в этом случае выявляются только такие нарушения, которые «находятся на поверхности». Например, в независимом пункте указано, что конструктивный элемент подпружинен, а в зависимом пункте в отношении этого же элемента сказано, что он жестко закреплен.

Не вдаваясь в анализ сущности изобретения, такое противоречие можно выявить.

Более глубокого исследования материалов заявки с целью установления соблюдения заявителем требований, действующих в отношении содержания зависимых пунктов формулы, не требуется.

Если нарушения указанного характера выявлены, то в соответствии с подпунктом (1.15) пункта 18.3 Правил, заявителю направляется запрос с предложением внести соответствующие корректировки в формулу.

При этом заявитель может быть поставлен в известность, что изобретения, к которым относится составленная им формула, могут быть представлены (в рамках поданной заявки) в разных независимых пунктах.

1.2. ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ

1.2.1. Проверка формулы изобретения с точки зрения выражения ею сущности изобретения и основанности на описании

В соответствии с пунктом 2 статьи Закона формула изобретения должна выражать сущность изобретения и быть полностью основанной на описании.

1.2.1.1. При установлении того, выражает ли представленная заявителем формула сущность изобретения, следует руководствоваться следующим.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3 и подпунктом (3) пункта 3.3.1 Правил сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата, и если формула содержит такую совокупность признаков, то она признается выражающей сущность изобретения.

Из приведенного следует, что для проверки соответствия формулы изобретения указанному требованию необходимо на основе анализа материалов заявки установить, какие признаки должны быть отнесены к существенным и включены ли они в анализируемую формулу. Признаки считаются существенными, если они находятся в причинно — следственной связи с техническим результатом. Таким образом, показателем существенности признака является технический результат, на достижение которого направлено изобретение.

Следовательно, первый шаг на пути выявления совокупности существенных признаков заявленного изобретения связан с установлением указанного технического результата. Для этого, в первую очередь, анализируется раздел описания «Сущность изобретения», т.к. в соответствии с Правилами именно в этом разделе описания требуется указать технический результат, раскрыть задачу, на решение которой направлено заявляемое изобретение.

Необходимо подчеркнуть, что выбор подлежащей разрешению технической проблемы является прерогативой заявителя, и поэтому характер указанного заявителем технического результата не подлежит критической оценке со стороны эксперта. В связи с этим не следует задаваться вопросом, какая конкретная польза может быть получена при использовании изобретения с достижением указанного заявителем технического результата.

Следует иметь в виду, что заявителем может решаться проблема, связанная лишь с расширением арсенала уже имеющихся технических средств. В этом случае в качестве технического результата может быть указано на необходимость получения средства, реализующего конкретное назначение (например, создание нагревателя), при этом вопрос о каких-то технических достоинствах этого средства вообще может перед заявителем не стоять.

Для выявления и лучшего понимания проблемы, решаемой заявителем, а следовательно, и технического результата, на достижение которого направлено изобретение, чрезвычайно полезными могут оказаться сведения, приведенные заявителем в разделе описания «Уровень техники» и относящиеся к анализу причин, которые препятствовали получению требуемого технического результата.

Выявив технический результат, на достижение которого направлено заявленное изобретение, необходимо установить, следствием какой совокупности признаков он является. Для этого необходимы знания той технической области, к которой относится заявленное изобретение. Без таких знаний выявление причинно — следственных связей между признаками изобретения и техническим результатом невозможно.

После определения совокупности признаков, обусловливающей указанный заявителем технический результат, устанавливается, все ли признаки этой совокупности содержатся в анализируемой формуле изобретения.

В том случае, когда установлено, что какой-либо из признаков, отнесенных экспертом к существенным, отсутствует в независимом пункте формулы изобретения, а упомянут лишь в описании или в зависимом пункте, заявителю предлагается внести его в независимый пункт, при этом предложение эксперта сопровождается соответствующими доводами, подтверждающими влияние признака на достижение указанного заявителем технического результата (подпункт (2) пункта 19.4 Правил).

При проверке формулы на этом этапе может возникнуть ситуация, когда какой-либо признак изобретения заявителем лишь назван существенным без приведения доказательств такого утверждения. Это обстоятельство само по себе еще не является основанием, достаточным для вступления в диалог с заявителем. Если эксперт располагает какими-либо аргументами технического характера, которые опровергают возможность влияния рассматриваемого признака на технический результат или, по крайней мере, ставят ее под сомнение, то обсуждение с заявителем этого вопроса будет вполне оправданным, при этом уместным будет привлечение источников информации, подтверждающих позицию эксперта.

Если же эксперт не в состоянии оценить существенность анализируемого признака (например, из-за «отдаленности» тематики или недостаточной исследованности закономерностей, действующих в конкретной области техники) и попытки самостоятельного, более глубокого изучения вопроса по специальной литературе не помогли эксперту сформировать какое-то мнение, то следует согласиться с утверждением заявителя и рассматривать указанный признак как существенный.

Практика показывает, что формула изобретения, представляемая заявителем, нередко включает несущественные признаки. При выявлении этого обстоятельства эксперт руководствуется следующим. Если формула изобретения содержит совокупность существенных признаков, достаточную для получения технического результата, а кроме такой совокупности содержит и несущественный признак, то вывод о том, что такая формула выражает сущность изобретения, является достоверным, т.к. за выражение сущности «отвечает» указанная совокупность существенных признаков.

Специальной нормы, запрещающей включение в формулу несущественного признака, Правила не содержат. Следовательно, в рассматриваемой ситуации формула составлена без нарушения предъявляемых к ней в этой части требований, а потому претензий к заявителю по поводу наличия в формуле несущественных признаков не должно быть.

В то же время присутствие в формуле несущественного признака, как правило, не согласуется с интересами патентообладателя (если включение такого признака в формулу не вызвано конъюнктурными соображениями заявителя и не сделано им осознанно). Проявляя заботу об интересах заявителя (как будущего патентообладателя) эксперт может обратить его внимание на это обстоятельство и на те последствия в отношении объема правовой охраны, которые наступят для него в случае сохранения в формуле изобретения несущественного признака.

1.2.1.2. При проверке соблюдения заявителем второго вытекающего из Закона требования, заключающегося в том, что формула должна быть основана на описании, устанавливается, содержатся ли в описании понятия, которыми в формуле охарактеризовано заявленное изобретение (подпункт (4) пункта 19.4 Правил).

Указанное требование признается соблюденным, в первую очередь, в том случае, когда имеет место терминологическое совпадение понятий, содержащихся в формуле и в описании. Такая ситуация относится к наиболее простым и, как правило, не вызывает вопросов.

Не признается нарушением рассматриваемого требования использование заявителем в формуле и в описании понятий, совпадающих по содержанию, но различающихся терминологически. Так, при описании механизма для передачи прерывистого вращения заявителем использовано понятие «мальтийский крест», а в формуле он назван «мальтийский механизм» или указанный в формуле изобретения «натяжной ролик» в описании назван лениксом (редко употребляемое, устаревшее название).

Не исключена ситуация, при которой понятие, указанное в формуле, не упомянуто в описании, но полностью раскрыто его содержание. При этом специалисту в соответствующей области техники очевидно (а в случае необходимости это может быть подтверждено источником информации), что использованному в формуле понятию соответствует именно такое содержание. Например, в формулу включено понятие «коаксиально расположенные трубы», а в описании без использования понятия «коаксиально» указано, что трубы расположены одна в другой таким образом, что их оси совпадают.

В указанных случаях требование основанности формулы на описании хотя и выглядит нарушенным, но это нарушение скорее можно отнести к формальному, поэтому рассматривать это обстоятельство в качестве самостоятельного предмета обсуждения с заявителем не следует.

К несоблюдению заявителем рассматриваемого требования по существу относятся случаи, когда понятие, содержащееся в формуле, не нашло отражения в описании ни в терминологическом, ни в содержательном смысле.

Так, в формуле приведена характеристика формы трубы и указано на выполнение ее армированной. В описании особенность трубы, связанная с армированием, даже не упомянута.

Отнесение такой ситуации к явному нарушению предъявляемого к формуле требования будет правомерным.

Заявителю следует предложить такое нарушение устранить, при этом заявитель может или исключить из формулы отсутствующий в описании признак, или, сохранив его в формуле, включить его в описание.

Особого внимания со стороны эксперта требует следующая ситуация.

В формуле изобретения использовано общее понятие, а в описании содержится ряд примеров осуществления изобретения с использованием частных форм реализации признака, охарактеризованного этим понятием. При этом все указанные частные формы охватываются общим понятием, но не исчерпывают его полностью. Например, в формуле изобретения указано, что в состав изоляционного материала входит текстильное волокно. В описании приведены примеры реализации изобретения с использованием полиамидного и полиэфирного текстильного волокна.

В связи с тем, что в описании содержится понятие «текстильное волокно», вывод о том, что формула в этой части основана на описании, бесспорно положительный.

При этом нет необходимости, как это имеет иногда место на практике, пытаться на этом этапе экспертизы установить правомерность использования заявителем общего понятия. В соответствии с подпунктом (6) пункта 3.3.1 Правил общее понятие рекомендуется использовать в случае, когда именно характеристики, содержащиеся в этом общем понятии, обеспечивают в совокупности с другими признаками получение указанного заявителем технического результата.

Если эксперт на предыдущем этапе проверки формулы (см. выше, пункт 1.2.1) убедился в том, что существенным является признак «текстильное волокно», и именно такое понятие содержится в описании, претензий к заявителю в части обсуждаемых требований не должно быть.

1.2.2. Проверка возможности идентифицирования признаков, включенных в формулу изобретения

Кроме проверки соблюдения заявителем требований, содержащихся в Законе, эксперт устанавливает, соблюдены ли иные требования, предъявляемые к формуле изобретения, содержащиеся в Правилах. К таким требованиям относится требование, связанное с возможностью идентифицирования признака (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Признак считается идентифицируемым, если он охарактеризован таким образом, что имеется возможность однозначного понимания специалистами на основании известного уровня техники его смыслового содержания.

Не могут быть признаны идентифицируемыми признаки, охарактеризованные термином, ставшим известным лишь из материалов заявки (т.е. ранее не использовавшимся в каком-либо источнике информации).

Не имеют определенного смыслового содержания такие понятия, как «датчик специальной конструкции», «препарат с особым воздействием на организм» (однако не следует критически оценивать формулу с точки зрения требования идентификации, если она содержит запись следующего характера «прибор имеет датчик влажности и специально для него предназначенный опорный элемент»).

При выявлении неидентифицируемого признака, указанного в формуле, эксперт в запросе сообщает об этом заявителю. При этом содержание запроса в части, относящейся к обсуждаемому вопросу, будет зависеть от конкретной ситуации. Если признак, отнесенный экспертом к неидентифицируемым, раскрыт в описании в требуемой степени, и потому путем корректировки формулы на основе первоначального описания заявитель может устранить выявленный недостаток формулы, в запросе следует обратить его внимание на это обстоятельство. В этом случае были бы полезны и конкретные рекомендации эксперта, связанные с характером корректировки признака.

В том случае, когда указанный в формуле неидентифицируемый признак не раскрыт в первоначальном описании и заявитель не сможет уточнить характеристику этого признака, не выходя за пределы первичных материалов заявки, то в запросе это обстоятельство должно быть отражено.

Если заявитель настаивает на сохранении редакции формулы изобретения, содержащей неидентифицируемый признак (независимо от того, раскрыт или нет он в описании), она принимается к дальнейшему рассмотрению, но понятия, в силу которых признак признан неидентифицируемым, при проверке патентоспособности изобретения не учитывается.

Если характеристика признака имела, например, вид «датчик температуры специальной конструкции», то для проверки патентоспособности изобретения учитывается характеристика «датчик температуры».

Необходимо подчеркнуть, что эксперт устанавливает лишь принципиальную возможность идентификации признака. Это означает, что не должно быть претензий к заявителю, если признак охарактеризован так, что идентифицировать его можно, но заявителем использована терминология устаревшая или редко употребляемая в конкретной области техники. Хотя и в этом случае заявителю может быть предложено выбрать более удачную редакцию формулы изобретения, однако отказ заявителя от такого предложения эксперта не должен приводить к отрицательным для него последствиям.

Заявитель может использовать в формуле изобретения трудно идентифицируемые признаки типа «температуру материала поддерживают около 160 град. С», «ось поворота рычага расположена вблизи опоры вала» или признаки, идентифицирование которых возможно не во всех сферах реализации прав патентообладателя. К последним относятся признаки, называемые «внешними» по отношению к объекту, на который испрашивается правовая охрана (например, устройство характеризуется показателями продукта, для получения которого оно предназначено, или показателями другого устройства, с которым оно взаимодействует лишь при эксплуатации). В подобных ситуациях эксперт может уведомить заявителя о том, что в случае признания охарактеризованного таким образом изобретения патентоспособным заявитель может столкнуться с трудностями при установлении факта его использования. Однако настаивать в этих случаях на корректировке формулы эксперт не вправе.

Если заявителем в характеристику признака включено имя собственное или специальное наименование (например, «мазь Вишневского», «регулятор Уатта»), то она может быть сохранена в таком виде, если при этом не нарушается требование идентифицируемости признака в смысле подпункта (4) п. 3.3.1 Правил.

В связи с использованием в формуле изобретения имен собственных или специальных наименований следует обратить внимание на одну особенность такого использования, напрямую не связанную с вопросом идентифицируемости признаков.

Имя собственное или специальное наименование не указываются в формуле изобретения (полезной модели) в составе родового понятия, отражающего их назначение, за исключением случая, когда средство — ближайший аналог известно с такими же именем или специальным наименованием. В последнем случае необходимо, однако, убедиться, что заявляемое средство, несмотря на имеющиеся отличия от ближайшего аналога, не изменено по сравнению с ним настолько, что утратило его основные особенности, с которыми у специалистов ассоциируются упомянутые известные имя или специальное наименование.

1.2.3. Проверка выполнения требования, в соответствии с которым независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению

При проверке представленной заявителем формулы изобретения с одним независимым пунктом эксперту следует установить, относится ли она к одному изобретению, как это предписано пунктом 3.3.2.4 Правил.

1.2.3.1. Независимый пункт признается содержащим несколько изобретений при неправомерном использовании для характеристики признака альтернативных понятий.

Как известно, использование альтернативных понятий допускается в том случае, когда необходимо охарактеризовать несколько форм реализации признака, обеспечивающих (в совокупности с другими признаками изобретения) получение одного и того же технического результата, однако общее понятие, охватывающее такие формы, отсутствует или использование его невозможно.

Если альтернативные понятия использованы заявителем без учета указанного условия (получения одного и того же технического результата), возникает основание для утверждения, что в одном пункте формулы, содержащем такие альтернативные понятия, охарактеризовано несколько изобретений в смысле подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил.

Необходимо заметить, что наличие в формуле альтернативных признаков, даже допустимых с точки зрения требования подпункта (6) пункта 3.3.1 Правил (т.е. «работающих» на один и тот же технический результат) всегда свидетельствует о том, что в таком независимом пункте охарактеризовано несколько (по количеству альтернатив) изобретений. Но Правилами указанной нормой установлены границы, в пределах которых наличие нескольких изобретений в одном независимом пункте считается допустимым.

Так, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции:

«Воздушное сопло, содержащее центральный и периферийный подводящие каналы, отличающееся тем, что оно имеет вставку, выполненную со стороны, обращенной к потоку, обтекаемой формы или с цилиндрическим углублением».

Из описания изобретения следует (а при соответствующем анализе материалов заявки в этом убедился и эксперт), что при наличии в сопле обтекаемой вставки обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в придании потоку кольцевой формы, а при наличии вставки с цилиндрическим углублением обеспечивается достижение технического результата, заключающегося в формировании противотока, что необходимо для активного смешивания потоков, подводимых через периферийный и центральный каналы.

При выявлении нарушения указанного характера заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения. При этом целесообразно обратить внимание заявителя на то, что несовпадение технических результатов, на которые «работают» содержащиеся в формуле совокупности признаков, включающие разные альтернативные признаки, делает невозможным отнесение охарактеризованных такими совокупностями изобретений к вариантам. Такая информация окажется заявителю полезной в том случае, если он при корректировке формулы попытается представить эти изобретения в виде группы.

В рамках уже поданной заявки заявитель может исправить ситуацию, или исключив из формулы одну «из альтернатив», или показав, что есть общий для этих альтернатив технический результат.

На практике возможна ситуация, при которой признак охарактеризован в формуле посредством трех (и больше) альтернативных понятий, а с нарушением указанного выше условия использованы лишь некоторые из них. Об этом обстоятельстве заявителю также следует сообщить с подробным изложением ситуации.

Не исключено, что в каких-то случаях все содержащиеся в формуле «альтернативы» обеспечивают получение одного и того же технического результата, но каждая (или часть) из них может обеспечить получение еще и своего дополнительного (сопутствующего) технического результата. Это не должно рассматриваться в качестве преграды для признания соблюдения заявителем требований, предъявляемых к альтернативным признакам.

В отношении использования альтернативных признаков Правила содержат еще одно требование, на соответствие которому должна быть проверена формула изобретения. Указанное требование заключается в том, что альтернатива не должна предусматривать выбор одной из групп признаков, каждая из которых включает несколько функционально самостоятельных признаков. К таким признакам применительно к устройствам относятся конструктивные элементы, применительно к способам — действия и применяемые в них средства, к веществам — признаки, характеризующие качественный состав (для низкомолекулярных соединений — атомы определенных элементов, для композиций — ингредиенты и т.п.).

Так, независимый пункт формулы представлен в следующей редакции:

«Стол, содержащий столешницу и ножки, отличающийся тем, что он имеет выдвижную тумбу и установленную на столешнице полку для книг или откидную панель с фиксатором ее горизонтального положения и размещенный на столешнице съемный пюпитр.».

В приведенном примере в качестве альтернативы представлены две группы функционально самостоятельных признаков: выдвижная тумба и полка для книг — в одной группе, откидная панель и съемный пюпитр — в другой, что должно рассматриваться в качестве нарушения обсуждаемого требования.

Приведенная формула внешне могла бы выглядеть иначе, а именно:

«Стол, содержащий столешницу и ножки, отличающийся тем, что он имеет выдвижную тумбу или откидную панель с фиксатором ее горизонтального положения, при этом столешница при наличии тумбы имеет полку для книг, а при наличии откидной панели — пюпитр».

На первый взгляд такая формула составлена без указанного нарушения, но выбор одного из альтернативных признаков (полка для книг или пюпитр) находится в зависимости от того, каким будет другой альтернативный признак (тумба или панель).

Для того, чтобы таким изменением редакции формулы нельзя было «обойти» запрет использования альтернатив в отношении группы функционально самостоятельных признаков, в абзаце втором подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил специально выделена как недопустимая и эта ситуация, т.е. независимый пункт не относится к одному изобретению и в том случае, когда выбор той или иной альтернативы для какого-либо функционально самостоятельного признака зависит от выбора, произведенного для другого функционально самостоятельного признака.

Следует подчеркнуть, что Правила не препятствуют использованию альтернативы применительно к группе признаков, не относящихся к функционально самостоятельным (в частности, к форме выполнения и параметрам элемента в устройстве или к порядку выполнения действий и условиям их осуществления в способе).

Например, не должна вызывать возражений со стороны экспертизы формула, изложенная в следующей редакции:

«Стол, содержащий столешницу и опору, отличающийся тем, что столешница имеет овальную форму, а опора выполнена в виде цилиндрической стойки или столешница имеет прямоугольную форму, а опора выполнена в виде тумбы с выдвижными ящиками.».

Если устанавливается, что альтернатива использована заявителем с нарушениями, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать формулу изобретения.

Заявитель может быть проинформирован о том, что одним из путей корректировки формулы возможно представление изобретений в разных независимых пунктах при условии, что такие изобретения могут быть отнесены к вариантам.

Если эксперт уверен, что отнесение указанных изобретений к вариантам возможно, целесообразно это сообщить заявителю.

Рассматривая вопрос, связанный с использованием альтернативных понятий для характеристики признака изобретения, необходимо остановиться на следующем.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.2.3 Правил к признакам изобретения, включаемым в формулу, относится и родовое понятие, отражающее назначение. Следовательно, возможность использования альтернативных понятий для характеристики признака изобретения относится и к характеристике назначения.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, может включать альтернативные понятия для характеристики сферы использования изобретения («Устройство для намотки рулонов в текстильном или бумажном производстве»), в качестве видовых отличий характеристики функции устройства («Металлорежущий станок с продольной или поперечной подачей режущего инструмента») и т.п.

Следует иметь в виду, что о наличии альтернативы в характеристике назначения не всегда свидетельствует форма записи этой характеристики.

Например, родовое понятие, отражающее назначение, представлено в следующей редакции: «Устройство для снятия отработанных втулок с нажимного валика и надевания на него новых втулок». Из содержания формулы и описания изобретения следует, что для реализации функции снятия и надевания втулок в устройстве предусмотрены сменные рабочие органы, имеющие соответствующее конструктивное выполнение. Следовательно, многофункциональность устройства связана с его переналадкой, т.е. оно работает или как устройство для снятия втулок, или как устройство для их надевания. В таком случае характеристику назначения следует рассматривать как содержащую альтернативные понятия (для снятия или надевания втулок).

Использование альтернативных понятий (в явном или неявном виде) для характеристики назначения «многофункциональных изобретений» допустимо, если при этом, так же как и в других случаях использования альтернативы в характеристике назначения, не происходит нарушения требований, установленных Правилами в подпункте (2) пункта 3.3.2.4.

1.2.3.2. Независимый пункт формулы может оказаться составленным заявителем таким образом, что в нем будут содержаться характеристики изобретений, относящихся к разным видам объектов изобретения.

Независимый пункт в этом случае будет начинаться, например так: «Изоляционный материал и способ его получения». Указание на два разных вида объекта уже свидетельствуют о том, что такой пункт не относится к одному изобретению.

Конечно, такая ситуация на практике встречается чрезвычайно редко, но упомянуть о ней представляется необходимым.

Независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, если он содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью общего назначения.

«Набор предметов, содержащий скребок и распылитель воды, отличающийся тем, что скребок выполнен из закаленной стали, а распылитель воды имеет головки с разными диаметрами отверстий».

Каждое из указанных в формуле средств (скребок и распылитель) имеет свое конкретное назначение, для реализации которого не требуется участия другого средства, при этом в формуле отсутствует какое-либо указание на общее для этих средств назначение.

Если и в описании нет прямого или косвенного раскрытия общего для этих средств назначения, то скорректировать формулу для устранения рассматриваемого нарушения заявителю не удастся, а дополнительные материалы с предложением о введении в формулу нового родового понятия, отражающего это общее назначение, должны быть признаны изменяющими сущность заявленного изобретения.

Рассмотренная ситуация может не оказаться непоправимой, если в описании будет содержаться указание, например, на то, что заявленный набор предметов предназначен для удаления льда с поверхности, при этом распылитель воды и скребок могут быть использованы порознь (выбор средства будет осуществлен в зависимости от характера обледенения) или совместно, например, с применением сначала распылителя для нанесения теплой воды на обрабатываемую поверхность с последующим удалением льда скребком.

При таком условии формула может быть скорректирована (на основе первичного описания) путем изложения характеристики назначения, например, следующим образом: «Набор (предметов) для удаления льда с поверхности...».

Если установлено, что независимый пункт формулы не относится к одному изобретению, заявителю сообщается об этом и предлагается скорректировать его таким образом, чтобы указанное нарушение было устранено. Если эксперту ясно, что изобретения, охарактеризованные в «дефектной» формуле, могут составить группу изобретений, то целесообразно высказать заявителю свои соображения на этот счет.

1.2.3.3. В том случае, когда изобретение охарактеризовано многозвенной формулой с одним независимым пунктом, необходимо установить, относится ли такая формула к одному изобретению.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.2.5 Правил содержащаяся в зависимом пункте характеристика изобретения не должна приводить к замене или исключению какого-либо признака, в частности признака независимого пункта.

Так, формула изобретения изложена в следующей редакции:

«1. Способ обработки полотна путем его вытягивания, нагрева и увлажнения, отличающийся тем, что нагрев осуществляют непосредственно после вытягивания, а увлажнение проводят в паровой среде.»

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что между вытягиванием и нагревом проводят антистатическую обработку полотна.».

Как видно из приведенной формулы, для реализации изобретения, охарактеризованного в п. 2, перед нагревом полотна следует провести его антистатическую обработку, в то же время в соответствии с п. 1 непосредственно (это подчеркнуто) перед нагревом проводят вытягивание полотна.

Следовательно, содержание пункта 2 формулы «требует» исключить признак («непосредственно»), указанный в пункте 1.

В такой ситуации эксперт вправе утверждать, что предложенная заявителем формула изобретения не относится к одному изобретению.

Полученный экспертом вывод доводится до сведения заявителя с подробным анализом ситуации и с предложением скорректировать формулу.

Пути такой корректировки могут быть различными. Желая сохранить в прежней редакции зависимый пункт, заявитель может исключить из независимого пункта признак («непосредственно»), «препятствующий» реализации изобретения по зависимому пункту, если «оставшаяся» совокупность признаков независимого пункта обеспечит получение указанного технического результата. Возможно исключение из формулы зависимого пункта или включение его содержания в новый независимый пункт (дополнительно к тому, который уже был в формуле), если это не приведет к нарушению требования единства изобретения.

Проверяя многозвенную формулу изобретения, эксперт должен также установить, не допустил ли заявитель в отношении зависимого пункта нарушений, рассмотренных выше в п. п. 1.2.1 и 1.2.2.

1.2.4. Проверка формулы изобретения и предложений по ее изменению, представляемых заявителем в дополнительных материалах

Приведенным выше эксперту следует руководствоваться при проверке формулы, представленной как в первичных, так и в дополнительных материалах заявки. Однако, анализируя формулу изобретения, представленную заявителем после подачи заявки, необходимо дополнительно проверить, не появился ли в этой формуле независимый пункт, не относящийся к заявленному изобретению. Включение такого независимого пункта не допускается ни в качестве дополнительного к тому независимому пункту, который содержался в первоначальной формуле, ни вместо него.

При проведении указанной проверки следует руководствоваться положениями, приведенными в подпункте (5) пункта 20 Правил. В соответствии с одним из этих положений заявленными считаются изобретения, к которым относится первоначальная формула, если пошлина за подачу заявки была уплачена в размере, соответствующем количеству содержащихся в ней пунктов, а в случае, когда пошлина была уплачена в меньшем размере, — изобретения, в отношении которых заявка принята к рассмотрению в соответствии в пунктом 18.8 Правил.

Из приведенного, в частности, следует, что если при подаче заявки пошлина, уплаченная заявителем, была меньше установленного размера, в связи с чем заявителем часть пунктов была из формулы исключена и в уведомлении о положительном результате формальной экспертизы отмечено это обстоятельство и указано, в отношении какого изобретения заявка принята к рассмотрению, то в дальнейшем в формуле не должны появиться независимые пункты, относящиеся к иному изобретению.

Второе положение подпункта (5) пункта 20 Правил содержит четкий алгоритм, позволяющий безошибочно установить, относятся ли вносимые в формулу изменения к заявленному изобретению или нет. В соответствии с этим алгоритмом проводится анализ заменяемого и заменяющего родовых понятий, отражающих назначение. Если указанные понятия равнозначны («вискозиметр» и «прибор для определения вязкости»), находятся в отношении подчинения («стол» и «стол раздвижной») или пересекаются, т.е. объемы их частично совпадают («нож для срезания ботвы» и «складной нож»), и при этом заменяющие характеристики содержатся в первичных материалах заявки, то вывод о допустимости изменений будет положительным независимо от того, увеличивается или уменьшается объем правовой охраны, определяемой измененной формулой <*>.

---

<*> Из приведенного следует, что заявитель, в частности, не может включать в формулу на «Устройство» не содержащийся в ней ранее независимый пункт на «Способ», раскрытый лишь в описании заявки (и наоборот), даже если объединение таких устройства и способа не противоречит требованию единства изобретения. Не допускается включение заявителем в новый независимый пункт характеристики средства, упомянутого и раскрытого в первоначальной формуле изобретения лишь в качестве одного из признаков изобретения, заявленного в этой формуле.

Так, формула, представленная в первичных материалах заявки, изложена следующим образом:

«Устройство для транспортировки сыпучих грузов, содержащее шнек и установленный над ним загрузочный бункер с ворошителем, отличающееся тем, что шнек выполнен с переменным шагом витков, а ворошитель представляет собой лопастное колесо, установленное на валу».

Несмотря на то, что в формуле ворошитель упомянут и раскрыта его конструкция, он не может быть представлен в новом независимом пункте формулы изобретения.

В подпункте (5) пункта 20 Правил специально выделен ряд ситуаций, при которых изменения формулы также признаются относящимися к заявленному изобретению.

Рассмотрим эти ситуации.

1.2.4.1. В том случае, когда признаки, содержащиеся в формуле изобретения, по своему характеру не соответствуют указанному в формуле виду объекта, последний может быть заменен на тот вид, которому эти признаки в большей степени соответствуют.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

«Устройство для обработки полотна, в котором используют тепловую камеру для нагрева полотна, отличающееся тем, что при нагреве полотно вытягивают посредством обрезиненных валков.».

Приведенные в формуле признаки относятся к характеристике действий над материальным объектом («полотно нагревают»), а также к характеристике конструктивных средств, используемых для осуществления действий («используют тепловую камеру для нагрева», «вытягивают посредством обрезиненных валков»). Такие признаки, как следует из пункта 3.2.4.3 Правил, в большей степени соответствуют способу как объекту изобретения и поэтому указание в скорректированной формуле изобретения вместо устройства для обработки полотна «способа обработки полотна» является лишь приведением в соответствие названия вида объекта с указанной в формуле совокупностью признаков. Следовательно, включение заявителем в формулу вместо первоначального независимого пункта, в котором было охарактеризовано устройство, нового независимого пункта «на способ» не рассматривается в таком случае как появление независимого пункта, не относящегося к заявленному изобретению.

1.2.4.2. Если в качестве объекта изобретения в первичных материалах заявки заявлено применение по новому назначению и в качестве применяемого указан объект, сведения о котором не стали общедоступными до даты приоритета, то допускается замена объекта «применение» на объект соответствующего вида с указанным назначением.

Например, в первичных материалах заявки независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

«Применение ножниц, режущие кромки которых выполнены вогнутыми, в качестве держателя стеклянных банок».

Однако ни в одном общедоступном источнике информации не описаны ножницы с указанной в формуле конструктивной особенностью (и заявитель не отрицает этого), а из описания, представленного в заявке, следует, что для реализации нового назначения ножниц — удерживать стеклянные банки — в известных ножницах необходимо изменить форму режущих кромок, т.е. выполнить их вогнутыми для лучшего контакта с поверхностью банки. Таким образом, применяемый объект претерпел изменение по сравнению с известным из уровня техники, а значит не соблюдено указанное в пункте 2 статьи 4 Закона условие, в соответствии с которым в качестве объекта изобретения может быть применение по новому назначению лишь таких устройств, способов, веществ или штаммов, которые сами являются известными.

Следовательно, заявителем неправильно выбрана форма изложения своих притязаний, что делает возможной замену объекта изобретения «Применение ножниц» на «Держатель стеклянных банок».

С объектом «применение по новому назначению» связана и другая ситуация, при которой первоначально заявленное средство определенного назначения может быть преобразовано в применение средства по этому назначению.

Такое преобразование может быть произведено заявителем при установлении известности средства, отличающегося от заявленного лишь назначением.

1.2.4.3. Ранее действовавшие Правила содержали в рассматриваемом пункте упоминание еще одной ситуации, допускающей появление в формуле дополнительно к первоначально включенному в формулу независимому пункту еще одного, «возникшего» в результате устранения нарушений, допущенных заявителем при составлении формулы изобретения.

Из перечня подпункта (5) пункта 20 действующих в настоящее время Правил указанная ситуация исключена. Это означает, что она заведомо должна признаваться допустимой без привлечения каких-либо положений обсуждаемого подпункта (5) пункта 20 Правил.

1.3. УСТАНОВЛЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ (ГРУППУ ИЗОБРЕТЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ ЕДИНЫМ ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИМ ЗАМЫСЛОМ) НЕСКОЛЬКИХ ПРИОРИТЕТОВ

Установление приоритета изобретения производится на стадии формальной экспертизы, кроме случаев, когда заявителем по заявке испрашивается более ранний приоритет на основании его более ранних заявок или дополнительных материалов к ним в соответствии с пунктами 2 - 5 статьи 19 Закона.

В указанных случаях вступает в силу норма об установлении приоритетов заявленного изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

Условия и порядок установления приоритета изобретения по каждому из пунктов 2 - 5 статьи 19 Закона рассмотрены в пункте 19.3 Правил.

В том случае, когда заявителем испрашивается приоритет в соответствии не с одним из указанных пунктов, а с несколькими, т.е. испрашивается несколько приоритетов («множественный приоритет»), следует руководствоваться пунктом 19.3.5 Правил.

Наиболее часто испрашиваются разные приоритеты в отношении совокупностей признаков изобретения, представленных в независимом и зависимом пунктах формулы или в разных независимых пунктах формулы, либо в отношении содержащихся в одном независимом пункте совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки.

Основная особенность установления нескольких приоритетов состоит в том, что экспертом проверяются соблюдение заявителем условий в отношении не одного, а нескольких «видов» приоритета, при этом главное условие заключается в раскрытии всей совокупности признаков, в отношении которой испрашивается приоритет, в тех материалах (более ранней заявке заявителя или дополнительных материалах к такой заявке), которые послужили основанием для испрашивания приоритета.

Необходимо проверить соблюдение заявителем требований и в отношении установленных Законом сроков поступления заявки, по которой испрашивается несколько приоритетов. Понятно, что такая заявка в отношении сроков должна удовлетворять требованиям одновременно нескольких пунктов статьи 19 Закона, а именно тех, в соответствии с которыми испрашиваются приоритеты.

Представляется целесообразным рассмотреть ряд ситуаций, при которых установление нескольких приоритетов вызывает (или может вызвать) на практике некоторые затруднения.

1.3.1. По конвенционной заявке в отношении изобретения, охарактеризованного в одном независимом пункте, испрашивается приоритет на основании нескольких первых заявок, при этом среди признаков изобретения не содержатся альтернативные признаки.

Если экспертом установлено, например, что в каждой из указанных заявителем первых заявок полностью раскрыта совокупность признаков независимого пункта (при этом принимается во внимание вся текстовая часть первой заявки, т.е. и описание, и формула изобретения), то в отношении такого пункта может быть установлен приоритет по первой заявке, имеющей наиболее раннюю дату подачи.

Однако, как показывает практика, при испрашивании приоритета для одного независимого пункта на основании нескольких первых заявок эксперт нередко обнаруживает, что вся совокупность признаков, включенных в этот пункт, полностью не содержится ни в одной из первых заявок, а в каждой из них имеется лишь часть признаков заявленного изобретения.

В таком случае установление конвенционного приоритета было бы ошибочным, т.к. заявленная в независимом пункте совокупность признаков оказалась раскрытой лишь в рассматриваемой конвенционной заявке, а потому приоритет по такой заявке может быть установлен только в соответствии с пунктом 1 статьи 19 Закона, т.е. по дате поступления в Патентное ведомство конвенционной заявки, содержащей заявление, описание, формулу изобретения и чертежи, если на них имеется ссылка в описании.

1.3.2. По заявке, выделенной заявителем из своей более ранней первоначальной заявки, испрашивается приоритет по пунктам 3 и 5 статьи 19 Закона в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом и двух зависимых пунктах. При этом в отношении независимого пункта испрашивается приоритет по дате поступления первоначальной заявки, а в отношении зависимых пунктов — по дате подачи дополнительных материалов к этой заявке.

Экспертом установлено, что содержание одного из зависимых пунктов не раскрыто ни в первоначальной заявке, ни в дополнительных материалах. Изобретение по этому пункту впервые «возникло» только в выделенной заявке. В этом случае в отношении заявленного изобретения будет установлено (при соблюдении всех условий пункта 5 статьи 19 Закона) три приоритета, так как в отношении обсуждаемого зависимого пункта приоритет будет установлен по дате поступления выделенной заявки.

1.3.3. По конвенционной заявке в отношении независимого и зависимого пунктов формулы испрашиваются два приоритета на основании двух первых заявок, имеющих разные даты подачи. В этом случае эксперт должен установить, что в одной из первых указанных заявителем заявок раскрыто содержание независимого пункта, а в другой — содержание независимого и зависимого пунктов. Если это условие не соблюдено, например, в одной из первых заявок раскрыто содержание независимого пункта, а в другой — содержание только отличительной части зависимого пункта, то испрашиваемый приоритет (в данном случае в отношении зависимого пункта) не может быть установлен.

Например, в конвенционной заявке формула изобретения представлена в следующей редакции:

«1. Письменный стол, содержащий столешницу и тумбы, отличающийся тем, что тумбы выполнены выдвижными.»

2. Письменный стол по п. 1, отличающийся тем, что столешница имеет подставку для книг, выполненную составной по высоте».

Приоритет испрашивается по двум первым заявкам, при этом в заявке с более ранней датой подачи полностью раскрыт письменный стол, охарактеризованный в независимом пункте, а в первой заявке, имеющей более позднюю дату подачи, раскрыта лишь составная по высоте подставка для книг без какой-либо увязки с письменным столом (последний не упомянут ни в описании, ни в формуле более поздней первой заявки).

1.3.4. Как известно, назначением зависимых пунктов формулы изобретения является дальнейшее развитие совокупности признаков, указанных в независимом пункте, в связи с чем при испрашивании нескольких приоритетов приоритет зависимого пункта оказывается более поздним, чем независимого пункта.

В то же время возможна ситуация, при которой приоритет зависимого пункта окажется более ранним по сравнению с приоритетом независимого пункта. Например, в одной из ранее поданных первых заявок заявитель среди прочих признаков изобретения указал единичное значение какого-то параметра, а во второй — привел интервал значений, включающий это единичное значение.

При подаче конвенционной заявки в независимый пункт была включена (в совокупности с другими признаками) количественная характеристика в виде интервала (что составило содержание более поздней первой заявки), а в зависимый — единичное значение этой характеристики.

1.3.5. В заключение рассмотрения вопроса об установлении множественного приоритета необходимо подчеркнуть следующее.

Если при экспертизе подтверждена возможность установления в отношении заявленного изобретения (или группы изобретений) нескольких приоритетов, то в решении о выдаче патента должно быть четко показано, в отношении какого пункта формулы (или какой части признаков пункта) установлен каждый из приоритетов. Иными словами, необходимо произвести «разноску» приоритета. Это — не формальное требование. И патентообладатель, и лицо, каким-то образом заинтересованное в таком изобретении, должны располагать достоверной информацией в отношении приоритета изобретения, которому предоставлена правовая охрана.

Если, например, выдан патент на группу изобретений, имеющих разный приоритет, то при отсутствии «разноски» приоритета по независимым пунктам может осложниться решение вопроса, связанного, например, с возникновением у третьего лица права преждепользования в отношении одного из изобретений, или при необходимости включения в уровень техники (при рассмотрении других заявок) ранее запатентованного изобретения, что, как известно, осуществляется с даты приоритета такого изобретения, и т.д.

1.4. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ПРОМЫШЛЕННАЯ ПРИМЕНИМОСТЬ»

1.4.1. Определение промышленной применимости как условия патентоспособности по Патентному закону Российской Федерации

Определение промышленной применимости содержится в пункте 1 статьи 4 Закона: «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности».

Это определение не дает оснований ни для проверки наличия у изобретения преимуществ по сравнению с другими средствами такого же назначения, ни для оценки наличия общественной потребности в данном средстве, т.е. целесообразности использования изобретения как такового, и предполагает лишь принципиальную пригодность его для использования в какой-либо из отраслей деятельности.

При таком понимании рассматриваемого требования не должен возникать и вопрос о возможных масштабах использования изобретения для признания его промышленно применимым: этому требованию могут соответствовать и изобретения, которые реализуемы лишь однократно в специфических, неповторимых условиях, например при восстановлении частично разрушенного сооружения с конкретным характером повреждений, подъеме конкретного затонувшего судна. Данный вывод дополнительно подтверждается сопоставлением формулировок Закона для условий промышленной применимости по отношению к изобретениям и промышленным образцам: для последних это требование включено в Закон (см. пункт 1 статьи 6), а для изобретений — нет.

1.4.2. Методика проверки соблюдения условия «промышленная применимость» при проведении экспертизы заявки по существу

1.4.2.1. Условия, выполнение которых необходимо для соответствия изобретения требованию промышленной применимости

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.1 Правил для признания изобретения промышленно применимым необходимо выполнение следующей совокупности условий:

• материалы заявки содержат указание назначения заявленного объекта изобретения;
• заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения;
• в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

1.4.2.2. Проверка указания предназначенности заявленного изобретения

При проверке выполнения первого условия, т.е. наличия в материалах заявки указания назначения заявленного изобретения, возможно возникновение следующих вопросов:

• предусмотрено ли вообще использование заявленного изобретения в какой-либо из отраслей деятельности, то есть указано ли заявителем его назначение;
• существует ли реальная потребность в средстве такого назначения.

Ответ на первый вопрос для признания изобретения промышленно применимым, как следует из приведенной в пункте 19.5.1 Правил формулировки проверяемого условия, должен быть положительным.

Так, например, новое химическое вещество без указания его назначения, утилитарных свойств не может быть отнесено к промышленно применимому. Установление же возможной сферы использования этого вещества в утилитарных целях впоследствии, когда сведения о нем станут общедоступными, может оказаться патентоспособным в форме изобретения на применение.

Аналогичный вывод о несоответствии условию промышленной применимости следует сделать и в отношении способа получения нового химического вещества неизвестного назначения.

Однако, если заявлен новый способ получения известного вещества, в отношении которого уже проводятся исследования свойств и поиски сферы коммерческого использования, можно признать наличие промышленной применимости, поскольку этот способ ориентирован на получение продукта, имеющего потребителя. Так, например, мог бы быть признан промышленно применимым способ получения известного радиоактивного изотопа, который пока сам применяется только в исследовательских целях.

Очевидно, что указание назначения изобретения должно содержаться в первоначальных материалах заявки, наличие которых необходимо для установления даты приоритета, поскольку условие промышленной применимости, как и другие условия патентоспособности изобретения, должно быть выполнено на эту дату. Представление в дополнительных материалах сведений о назначении, отсутствовавших на дату приоритета, не может быть основанием для признания изобретения промышленно применимым на дату приоритета <*>.

---

<*> Очевидно, что этот вывод не относится к рассмотренному выше случаю, если дополнительные материалы содержат отсутствующие в самой заявке, но известные из уровня техники до даты приоритета сведения о возможной сфере использования вещества, для получения которого предназначен заявляемый способ.

Что же касается второго вопроса, то выше в разделе 1.4.1 уже было отмечено, что на экспертизу не возлагается оценка фактического наличия потребности в средстве заявленного назначения.

Поэтому было бы ошибочно, например, мнение о невозможности признать промышленно применимым заявленный усовершенствованный паровоз, основанное на том, что строительство новых паровозов не предполагается, а ранее построенные паровозы выводятся из эксплуатации.

Если указанное заявителем назначение является необычным, даже экзотическим, тоже не следует подвергать сомнению промышленную применимость. Изобретатель, предложивший средство необычного, но указанного им назначения, должен быть поощрен за выявление новой потребности одновременно с созданием средства для ее удовлетворения. Исследователи истории техники склонны считать, что техника вообще не создает абстрактных потребностей, она лишь актуализирует, делает осознанными уже существующие.

Тем более нет оснований относить к промышленно неприменимым изобретения, направленные на создание средств с необычным сочетанием уже известных функций, например лестница — стремянка — тележка, книжная полка — ящик для рыболова.

1.4.2.3. Проверка осуществимости заявленного изобретения

1.4.2.3.1. Второе из предусмотренных пунктом 19.5.1 Правил условий, которое кратко можно назвать условием осуществимости изобретения, вытекает непосредственно из определения промышленной применимости, приведенного в пункте 1 статьи 4 Закона. Оно дополнительно усиливается требованием к описанию изобретения, содержащимся в пункте 2 статьи 16 Закона, согласно которому описание должно раскрывать изобретение с полнотой, достаточной для его осуществления.

Основной принцип этой оценки: для каждого из признаков должно быть ясно, как может быть получен его материальный эквивалент. Это не означает, что такая ясность должна вытекать непосредственно из формулы. Данное требование является требованием к описанию. Формула изобретения может содержать признаки, сформулированные на уровне функционального обобщения, свойства, в виде термина, охватывающего разные формы выполнения. Описание же должно подтверждать, что за таким признаком стоят или могут стоять соответствующие материальные средства. Возможны различные варианты такого подтверждения, рассматриваемые ниже. Их объединяет подход, заключающийся в том, что проверка второго условия при оценке промышленной применимости заявленного изобретения сводится к установлению возможности создания материального средства, воплощающего в себе изобретение, на основе не только информации, содержащейся непосредственно в материалах заявки, но и всех знаний, предшествующих дате приоритета изобретения.

1.4.2.3.2. Наиболее ясен случай, когда приемлемое средство известно как таковое из источников, опубликованных до даты приоритета. В заявке имеется либо ссылка на источник (или несколько источников), в котором для каждого из признаков изобретения описано приемлемое средство, либо признаки выражены настолько часто употребляемыми терминами, что в такой ссылке нет необходимости (например, речь идет о признаке «усилитель», а из контекста ясно, что говорится об усилителе электрических сигналов, тип и параметры которого могут быть выбраны при конструировании).

1.4.2.3.3. Возможен также случай, когда приемлемое средство описано в самой заявке. Если при этом такое средство, являющееся материальным эквивалентом признака, известно и из опубликованных источников, то данный случай совпадает с предыдущим. Обычно же средство описывается в самой заявке тогда, когда оно не описано в приемлемом виде в опубликованных до даты приоритета источниках.

Предположим, что впервые заявлено судно на воздушной подушке и неизвестны средства для ее создания. Заявитель сам разработал такое средство, но считает нецелесообразным включать его признаки в независимый пункт формулы изобретения, характеризующий судно в целом, так как это излишне ограничит объем изобретения: для судна в целом существенно наличие воздушной подушки, а не то, как именно ее создают. Охарактеризовав конструкцию средства для создания воздушной подушки в первоначально представленном описании, заявитель подтвердит осуществимость изобретения.

1.4.2.3.4. Следующим является случай, когда приемлемое средство неизвестно, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы получения средства по предъявляемым к нему требованиям.

Если такое условие выполняется, то отсутствие в самой заявке сведений о приемлемом средстве, хотя и является дефектом описания изобретения, не может быть причиной признания его промышленно не применимым. Чаще всего это имеет место при представлении в заявке на уровне функционального обобщения логических, вычислительных и других подобных им блоков, которые могут быть синтезированы с помощью методов, известных до даты приоритета изобретения.

(1) Рассмотрим следующий пример. Для повышения надежности функционирования системы, содержащей сложный агрегат, ее предложено дополнить резервным агрегатом, тремя датчиками функционирования основного агрегата и блоком управления отключением основного и включением резервного агрегата. Входы этого блока подключены к выходам датчиков функционирования основного агрегата, а выходы — к соответствующим коммутационным средствам. Названные признаки включены в независимый пункт формулы изобретения, в котором охарактеризована также функция упомянутого блока управления. Последняя сформулирована с помощью оборота вида: «... выполнен с возможностью формирования сигналов отключения основного агрегата и включения резервного агрегата при отсутствии сигналов нормального функционирования на выходах, по меньшей мере, двух указанных датчиков».

В заявке не раскрыта внутренняя структура блока управления отключения основного и включением резервного агрегата, а эксперт не обнаружил в известных ему источниках сведений о конструктивном выполнении блока с описанной в заявке функцией. Заявитель в ответе на запрос тоже не смог подтвердить известность конструктивного выполнения блока с именно такой функцией, однако указал, что этот блок относится к цифровым комбинационным автоматам, для которых известны методы синтеза их структуры по содержательному описанию функции. Он сослался на книгу, подписанную в печать ранее даты приоритета заявленного изобретения, и показал, что содержащихся в заявке сведений о функции блока, заключающейся в том, что сигнал отключения не формируется до тех пор, пока, по крайней мере, два датчика подтверждают нормальное функционирование основного агрегата, достаточно для синтеза его структуры по описанным в этой книге правилам. В качестве примера результата синтеза он представил схему, составленную из элементов И-НЕ.

При таком характере представленных заявителем сведений их следует рассматривать как разъясняющие, уточняющие заявку и доказывающие соответствие заявленного изобретения условию промышленной применимости. Поэтому если заявитель не предложил ввести в формулу изобретения признаки, конкретизирующие внутреннюю структуру блока управления отключением основного и включением резервного агрегата (отсутствующие в первоначальных материалах заявки), то дополнительные материалы, содержащие эти признаки, не изменяют сущность изобретения. Вместе с тем во введении таких признаков в формулу нет необходимости, поскольку для данного изобретения оказалась существенной лишь функция блока управления отключением основного и включением резервного агрегата.

(2) Если же в ситуации, подобной рассмотренному выше примеру, заявитель в ответе на запрос представил необходимые сведения, базирующиеся на источниках, ставших общедоступными не до даты приоритета, а на эту дату или позднее (или заявитель пришел к ним самостоятельно), то такие сведения нельзя признать подтверждающими промышленную применимость заявленного изобретения по причине недостаточного его раскрытия на испрашиваемую дату приоритета.

Следует обратить внимание на то, что в только что рассмотренной ситуации, как и в предыдущей, представленные заявителем дополнительные материалы, впервые раскрывающие сведения, необходимые для осуществления изобретения, не содержат новых существенных признаков. Однако, в отличие от предыдущей ситуации, отсутствие в материалах заявки таких сведений, хотя и не относящихся к существенным признакам, препятствует осуществлению изобретения и признанию его промышленно применимым на дату приоритета.

(3) Отметим, что обсуждаемый случай (характеризующийся тем, что приемлемое средство отсутствует среди известных, но оно относится к такому классу, для которого известны правила и методы получения средства по предъявляемым к нему требованиям) встречается чаще, чем может показаться, в особенности когда речь идет о средствах с присущими им определенными количественными признаками. Чаще всего средства именно с теми количественными характеристиками, которые нужны, неизвестны, но известны общие принципы, руководствуясь которыми данные средства можно получить.

Например, один из признаков способа сформулирован как выделение из большого количества шариков таких, диаметр которых заключен между 1,7 и 2,4 мм. В этом случае отсутствие в заявке описания соответствующих средств не будет основанием для отрицания промышленной применимости, так как, хотя и нет известных средств для выделения шариков с диаметром именно в таком интервале, но существуют методы, с помощью которых это можно сделать. В частности, можно отбирать шарики вручную, измеряя диаметр каждого из них, а если это неприемлемо по каким-либо причинам, можно просеять шарики последовательно через два сита, у одного из которых размер ячеек будет равен большему диаметру, а у другого — меньшему.

(4) Аналогичный подход применяется и к оценке осуществимости изобретений, относящихся к химическим веществам. Если в заявке не описан способ получения вещества и этот способ нельзя представить на основании сведений о самом веществе (с учетом его структуры, элементного состава и т.п.), то изобретение нельзя признать осуществимым и промышленно применимым с установлением испрашиваемой заявителем даты приоритета.

(5) При чрезмерно обобщенной характеристике признаков изобретения в сочетании с отсутствием в описании примеров конкретного выполнения может иметь место недостаточное раскрытие изобретения. Так, если в условиях рассмотренных выше примеров с основным и резервным агрегатами предположить, что не охарактеризована конкретно функция «блока управления отключением основного и включением резервного агрегата» и что для признака с такой формулировкой не подтверждена известность соответствующего материального эквивалента — блока, имеющего входы и выходы для осуществления описанных в формуле связей, то содержащихся в заявке сведений недостаточно для того, чтобы сформулировать задачу синтеза и произвести его.

В данном случае имеет место дефект характеристики существенного признака, устранение которого заявителем в ходе переписки по заявке привело бы к появлению признака, не содержащегося в первоначальных материалах. Этот признак, конкретизирующий функцию блока, подлежал бы включению в формулу изобретения, вследствие чего дополнительные материалы, в которых он впервые приведен, должны быть признаны изменяющими сущность изобретения. Такие материалы нельзя принять во внимание при дальнейшем рассмотрении заявки, а первоначально заявленное изобретение нельзя признать промышленно применимым на дату приоритета <*>.

---

<*> Согласно пункту 2 статьи 21, пункту 3 статьи 19 Закона заявитель имеет право оформить эти дополнительные материалы в виде самостоятельной заявки с сохранением приоритета по дате поступления дополнительных материалов, если основанная на них новая заявка будет подана в течение трех месяцев со дня получения заявителем уведомления о невозможности принятия дополнительных материалов к рассмотрению.

1.4.2.3.5. Случай, когда правило (метод) получения приемлемого средства, являющегося материальным эквивалентом признака, дано в материалах заявки, рассмотрим на следующем условном примере.

В составе заявленного устройства указан блок, на который возложена задача реагировать на каждый 13-й импульс входного электрического сигнала появлением импульса на выходе. Предположим, что заявитель не привел в заявке никаких сведений о возможном конкретном конструктивном выполнении этого блока, а среди известных средств нет способных реализовать именно такую функцию. Не помогает и поиск методов построения подходящих средств: известны методы построения делителей частоты, но они применимы лишь в случае следования входных импульсов строго периодически с постоянной частотой, а выполнение этого требования в конкретных условиях работы обсуждаемого блока не гарантировано.

Минимум информации в материалах заявки в данном условном примере, достаточный для признания устройства осуществимым, мог бы заключаться, в частности, в описании возможного алгоритма работы упомянутого блока, например, состоящего в подсчете поступающих на вход импульсов, формировании импульса на выходе после подсчета каждого 13-го, затем в возобновлении счета и т.д. (в условиях рассматриваемого примера предполагается, что наличия сведений о таком алгоритме достаточно для определения внутренней структуры блока в виде последовательно соединенных счетчика импульсов, порогового элемента, настроенного на число тринадцать, и генератора одиночных импульсов, причем выход порогового элемента соединен также со входом установки счетчика на нуль).

1.4.2.4. Особенности проверки реализации указанного заявителем назначения при осуществлении изобретения

1.4.2.4.1. Положительного вывода о возможности осуществления, т.е. создания материального средства, воплощающего в себе заявленное изобретение, недостаточно для признания его промышленно применимым. Это средство, как особо подчеркнуто в пункте 19.5.1 Правил, должно быть способно реализовать указанное в заявке назначение. Оценка соответствия требованию промышленной применимости с точки зрения этой его составляющей направлена на проверку того, нет ли технических ошибок, обусловливающих неработоспособность устройства, невозможность требуемого протекания способа и т.п.

1.4.2.4.2. Следует отдельно обсудить вопрос о характере предъявляемых заявителю требований при оценке приводимых им доказательств. Этот вопрос, как следует из сказанного выше, является общим для проверки как промышленной применимости, так и других условий патентоспособности, связанных с оценкой достоверности усматриваемых заявителем свойств, определяющих существенность тех или иных признаков.

Переход к патенту — охранному документу исключительного права как единственному виду охранного документа перелагает центр тяжести ответственности за достоверность приводимых сведений на заявителя. Однако это не снимает с эксперта ответственности за их проверку в той степени, которая возможна на основании известной информации. Все вышеизложенное означает, что эксперт должен потребовать от заявителя дополнительных доказательств, если имеющиеся в заявке не объясняют выявленного им противоречия с известными данными, на которые следует указать в направляемом заявителю запросе. Вместе с тем эксперт не вправе требовать таких доказательств, если он сам не в состоянии аргументировать свои сомнения ссылками на опубликованные источники и проведенный им с использованием этих источников анализ функционирования устройства, протекания способа и т.п. Такие сомнения разрешаются в пользу заявителя.

Пусть, например, предложен способ получения окрашенных меха и шерсти, связанный с добавлением в корм животных определенных веществ. Нет оснований оспаривать доводы заявителя, если нельзя привести базирующиеся на известных знаниях контрдоводы (в частности, о том, что окраска шерсти определяется генетическими факторами и не подвержена влиянию условий существования).

Рассмотрим другой условный пример.

Предположим, что впервые предложен способ магнитной записи с многократным использованием одной и той же пленки с нанесенным на нее ферромагнитным покрытием. Перед повторным использованием пленку предложено размагничивать, однако в заявке не описаны средства для этого. Известных средств для размагничивания пленки — носителя магнитной записи нет (таковы условия примера). Заявитель в ответе на запрос, зная, что новые, описанные им впервые в дополнительных материалах средства не будут приняты во внимание при оценке промышленной применимости, указал на известный прием размагничивания — нагревание размагничиваемого предмета до так называемой точки Кюри — температуры, при которой исчезают магнитные свойства. Эксперт должен был бы принять такие доводы заявителя, если бы не смог обосновать неприменимость этого способа размагничивания ввиду того, что описанная в заявке пленка — носитель магнитной записи при нагревании до температуры, соответствующей точке Кюри ферромагнитного покрытия, будет разрушена.

Следует отметить, что как эксперт, так и заявитель, подкрепляя свои доводы технического характера (например, при отрицании или подтверждении наличия тех или иных эффектов, явлений, обусловливающих работоспособность заявленного объекта) ссылками на опубликованные источники, не обязаны ограничиваться источниками, опубликованными до даты приоритета изобретения. В подобных случаях речь идет не о проверке достаточности содержащихся в заявке сведений (с учетом и предшествовавших ей знаний) для осуществления изобретения, а о доказательстве правоты той или иной стороны. Привлечение для такого доказательства результатов более поздних исследований (не подменяющих собой сведения, необходимые для осуществления изобретения) вполне допустимо.

1.4.2.4.3. При проверке промышленной применимости используются, главным образом, сведения, содержащиеся в разделе описания «Сведения, подтверждающие возможность осуществления изобретения». В пункте 3.2.4.5 Правил в числе требований, предъявляемых к этому разделу, имеется и требование о приведении сведений, подтверждающих возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания «Сущность изобретения» при характеристике решаемой задачи. В связи с этим необходимо отметить, что, если установлена способность реализации заявленным изобретением при его осуществлении указанного в заявке назначения, но не подтверждена возможность получения упомянутого технического результата, это не является препятствием к признанию изобретения промышленно применимым.

Пусть, например, заявлен гвоздь с двумя шляпками, похожий на общеизвестный, но отличающийся тем, что на стержне гвоздя на некотором небольшом расстоянии от традиционной шляпки находится еще одна меньших размеров. При забивании гвоздя он, по мнению заявителя, упирается этой второй шляпкой в поверхность материала, а традиционная шляпка остается над поверхностью. Благодаря этому, как полагает заявитель, такой гвоздь легче вынимать. Если эксперт, проанализировав усилия, которые возникают при забивании гвоздя, и сопротивление, оказываемое ему материалом, придет к выводу, что при забивании предлагаемого гвоздя он будет погружаться в материал полностью, вплоть до традиционной шляпки, как и ранее известный гвоздь, то его доводы означали бы отрицание возможности достижения усматриваемого заявителем технического результата. Однако это не должно быть причиной вывода о несоответствии изобретения требованию промышленной применимости, если назначение изобретения сформулировано просто «гвоздь».

Изложенный подход не распространяется на случай, когда при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые. В этом случае технический результат может заключаться в реализации предлагаемым средством его назначения, и недостижение его означает несоответствие требованию промышленной применимости.

Так, например, если заявлен бытовой электрический холодильник, основанный на новом принципе, и в результате его анализа выявляется, что он не обеспечивает понижения температуры в холодильной камере по сравнению с температурой окружающей среды, недостижение такого технического результата одновременно свидетельствует о том, что данное средство не реализует назначения «холодильник» и не может быть признано промышленно применимым (если только изобретение не заявлено как «холодильный шкаф»; в этом случае в результате исключения из формулы видового признака «холодильный» изобретение, характеризуемое скорректированной формулой, может оказаться промышленно применимым в качестве просто «шкафа») <*>.

---

<*> В ситуациях, когда изобретение признается промышленно применимым несмотря на невозможность получения технического результата, указанного в разделе описания «Сущность изобретения» при характеристике решаемой задачи, недостижение такого результата скажется при оценке изобретательского уровня, так как эта оценка осуществляется с учетом только фактически достигаемого результата.

1.4.2.5. Особенности учета требования Правил о проверке изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле

1.4.2.5.1. На данной стороне рассмотренной в разделе 1.4.2.3 второй составляющей условия патентоспособности «промышленная применимость», которая недостаточно акцентировалась выше, необходимо остановиться отдельно.

Окончательному выводу относительно промышленной применимости (как и других условий патентоспособности) может предшествовать уточнение формулы изобретения в процессе переписки с заявителем, в том числе и по его инициативе.

1.4.2.5.2. Рассмотрим, например, несколько иную ситуацию по сравнению с описанной в подпункте (1) раздела 1.4.2.3.4 по отношению к тому же заявленному объекту. В этой ситуации конкретная функция «блока управления отключением основного и включением резервного агрегата» тоже не охарактеризована ни в формуле, ни в описании изобретения, но в описании, содержащемся в первоначальных материалах заявки, раскрыта конкретная конструкция данного блока. При этом раскрытие сделано в объеме, позволяющем выполнить блок из известных элементов непосредственно на основании характеристики его конструкции или после применения известных методов для синтеза входящих в него узлов, описанных на функциональном уровне. В данной ситуации можно было бы признать осуществимость заявленного изобретения при условии включения признаков упомянутой конкретной конструкции в независимый пункт формулы, так как после такой коррекции формулы будет соблюдено проверяемое условие пункта 19.5.1 Правил, а именно: заявленное изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, может быть осуществлено с помощью средств и методов, описанных в первоначальных материалах заявки или источниках, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. Отметим, что если при этом для реализации узлов не потребуется осуществлять их синтез с использованием известных методов, то будет иметь место ситуация, соответствующая случаю, рассмотренному выше в разделе 1.4.2.3.2, когда каждый признак выражен таким образом, что ему соответствует известный материальный эквивалент.

1.4.2.5.3. Возможны случаи, когда материалы заявки позволяют составить независимый пункт формулы изобретения, безупречный с точки зрения промышленной применимости, но заявитель настаивает на формуле либо не содержащей некоторых необходимых признаков, либо содержащей несущественные (или не являющиеся необходимыми во всех случаях использования изобретения), наличие которых препятствует осуществлению изобретения с достижением соответствующего его назначению результата. Подобные недостатки могут быть присущи как формуле в ее первоначальном виде (при несогласии заявителя скорректировать ее, пользуясь описанием), так и формуле, измененной по инициативе заявителя (при несогласии с доводами эксперта о нецелесообразности такого изменения).

Например, заявитель может возражать против включения в формулу изобретения узла, без которого устройство не способно правильно функционировать, и функция этого узла не охватывается никаким из остальных признаков формулы; он может возражать против исключения из формулы несущественных признаков, конкретизирующих выполнение одного из узлов (для которого было бы достаточно указать лишь на его наличие), причем конкретизация содержит ошибку, делающую неработоспособным узел и устройство в целом.

В подобных случаях окончательный вывод относительно промышленной применимости должен быть отрицательным, невзирая на то, что материалы заявки принципиально позволяют сформулировать промышленно применимое изобретение. В принимаемом решении при этом следует акцентировать внимание на том, что результат анализа обусловлен желанием заявителя выразить сущность изобретения именно так, как это сделано в рассмотренном независимом пункте формулы.

1.4.2.5.4. С точки зрения оценки промышленной применимости весьма важными могут оказаться последствия несоблюдения требования идентифицируемости признаков, включенных в формулу изобретения (подпункт (4) пункта 3.3.1 Правил).

Особенности анализа формулы при выявлении неидентифицируемых признаков изложены в разделе, посвященном рекомендациям по проверке формулы изобретения при проведении экспертизы заявки по существу.

При отказе заявителя от устранения недостатков формулы, связанных с наличием в ней неидентифицируемого признака или нескольких таких признаков, дальнейшее рассмотрение заявленного изобретения осуществляется, согласно подпункту (3) пункта 19.4 Правил, без учета этих признаков.

Поэтому вывод о соответствии изобретения требованию промышленной применимости при сохранении в формуле неидентифицируемых признаков не зависит от того, раскрыты ли они в описании с полнотой, достаточной для осуществления изобретения с особенностями, характеризуемыми этими признаками. На этот вывод влияют только сведения, относящиеся к остальным (идентифицируемым) признакам. Из этого не следует, однако, что при таком подходе к неидентифицируемым признакам облегчается признание изобретения патентоспособным, т.к. при рассмотрении после исключения неидентифицируемых признаков из числа учитываемых изобретение может оказаться непригодным для реализации указанного в заявке назначения <*>.

---

<*> Тем более негативным может оказаться влияние исключения неидентифицируемых признаков на результаты оценки новизны и изобретательского уровня. Т.к. такие признаки обычно выступают в качестве отличительных, без их учета изобретение может оказаться не новым или новым, но не способным реализовать тот технический результат, обусловленный наличием обсуждаемых признаков, только благодаря которому и могло бы быть обеспечено соответствие изобретения условию изобретательского уровня.

Например, если оставлена без изменения формула заявленного устройства, в которой идентифицируемы все признаки, кроме относящегося к механизму под названием «четвертьтактор», рассмотрению подлежит это устройство без названного механизма и всех обусловленных его наличием связей, несмотря на то, что в описании разъяснено, что данный механизм обеспечивает передачу на выходной вал крутящего момента, прилагаемого к входному валу, только в течение первых трех из каждых четырех его последовательных оборотов, и раскрыто конструктивное выполнение этого механизма.

При сохраненной без изменения характеристике признака в формуле изобретения словами «специальный зажим» не учитывается прилагательное «специальный», несмотря на то, что в описании разъяснено, что имеется в виду зажим, выполняющий свою функцию лишь в определенном диапазоне температур, и показано, как он может быть выполнен.

В первом из приведенных примеров была бы достаточна коррекция формулы, при которой в ней была понятно описана функция механизма, а во втором — конкретно охарактеризованы свойства, которыми должен обладать зажим. В сочетании с имеющейся в описании информацией это обеспечило бы и соответствие формулы требованию идентифицируемости признаков, и возможность осуществления изобретения, характеризуемого такой формулой.

В случае, когда в формуле имеется неидентифицируемый признак, использованный для обозначения средства, раскрытого в описании с полнотой, достаточной для осуществления, но без указания функции или свойств, которыми оно могло бы быть охарактеризовано в форме обобщенного понятия, такой признак можно «сделать» идентифицируемым, лишь перенеся в формулу его характеристику, имеющуюся в описании и достаточную для отличения от других средств. Такой случай может иметь место, например, при использовании заявителем им самим введенного термина для краткого обозначения не известного ранее средства <*>.

---

<*> Упомянутые функции или свойства могут быть не только не описаны, но и не известны заявителю, который, тем не менее, установил возможность получения желаемого технического результата при использовании в изобретении данного средства.

Поскольку сохранение в формуле изобретения неидентифицируемых признаков чревато существенными негативными последствиями, следует, предлагая заявителю скорректировать формулу (когда содержание описания позволяет это сделать), предупредить его о возможных последствиях отказа от коррекции.

Не следует ставить вопрос об идентифицируемости признаков в ситуации, когда смысл признаков ясен, но они сформулированы настолько широко, что создается впечатление утраты определенности.

Пусть, например, заявлено устройство, которое для повышения надежности снабжено резервными узлами и первым и вторым блоками диагностики неисправности, подключенными своими выходами ко входам блока управления резервом. При этом из описания следует, что имеются в виду неодинаковые по конструкции блоки диагностики, выявляющие вполне определенные неисправности разного вида. Вследствие того, что конкретизация особенностей этих блоков в формуле отсутствует и они различаются лишь порядковыми номерами, формула охватывает, кроме того устройства, которое имеется в виду, также устройства с блоками диагностики, выявляющими иные неисправности и, более того, устройства с двумя одинаковыми блоками диагностики.

Очевидно, что это не порождает проблемы идентифицируемости, и, если известны или раскрыты в самой заявке какие-либо блоки диагностики, использование которых в составе заявляемого устройства не нарушает его работоспособность, нет препятствий для положительного вывода о промышленной применимости <*>.

---

<*> Однако, тем не менее, может возникнуть вопрос о правомерности предоставления данному изобретению правовой охраны, поскольку, например, при весьма обобщенно и одинаково названной функции двух блоков диагностики оно может оказаться не новым, либо не имеющим изобретательского уровня ввиду того, что отсутствие указания на конкретные функции не дает оснований утверждать о достижении технического результата, который обеспечивается лишь при конкретных функциях блоков диагностики.

Если формулировка признака в формуле изобретения такова, что он ассоциируется для специалиста с вполне определенным средством, но из описания следует, что заявитель ошибочно приписывает соответствующему термину совсем иной смысл, также не следует ставить вопрос об идентифицируемости. Например, в формуле изобретения указан «модулятор». При этом из описания выясняется, что заявитель имеет в виду блок, формирующий абсолютное значение (модуль) числа, информация о котором содержится во входном сигнале, тогда как в общепринятом смысле модулятор является средством для модулирования сигнала, т.е. изменения его параметров в соответствии со значениями другого (модулирующего) сигнала. В подобных случаях при отказе заявителя скорректировать использованную в формуле терминологию анализ проводится в соответствии с общепринятым смыслом термина, включенного в формулу, а не того, который вкладывается в него заявителем в тексте описания. Соответственно, вывод о промышленной применимости будет зависеть от того, способно ли заявляемое изобретение с признаком, выраженным известным термином, при понимании его в общепринятом смысле реализовать указанное в заявке назначение.

1.4.3 Особенности проверки

Пункт 19.5.1 Правил содержит условие, согласно которому для положительного вывода о промышленной применимости требования осуществимости и реализации усматриваемого заявителем назначения должны выполняться в отношении изобретения по любому пункту формулы.

Поэтому, если заявленное изобретение характеризуется в независимом пункте формулы, не имеющем подчиненных ему зависимых, и в отношении этого изобретения в результате его оценки с применением описанной выше методики сделан положительный вывод, анализ промышленной применимости можно считать законченным. Анализ можно считать законченным и в случае отрицательного вывода относительно промышленной применимости изобретения по результатам рассмотрения его в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, причем в этом случае не имеет значения, содержатся ли в формуле пункты, подчиненные данному независимому (если только не имеет места ситуация, когда указанный вывод мог бы быть изменен в результате переноса всех или части признаков зависимого пункта в независимый, но вопрос о таком переносе еще не обсужден с заявителем).

Однако если установлена промышленная применимость изобретения по независимому пункту формулы, имеющему подчиненный ему зависимый пункт (пункты), то необходим дальнейший анализ изобретения с учетом его признаков, включенных в зависимый пункт формулы (каждый из таких пунктов).

Если эти признаки таковы, что изобретение по зависимому пункту (хотя бы одному из зависимых пунктов, когда их несколько) не может быть осуществлено либо неспособно реализовать указанное в заявке назначение, то следует предложить заявителю скорректировать соответствующий зависимый пункт (когда это возможно) либо исключить его из формулы. В отношении измененной формулы анализ проводится вновь, а если заявитель настаивает на сохранении формулы без изменения, патент с такой формулой не может быть выдан ввиду того, что она отражает в явном виде частный случай выполнения или использования изобретения, в котором оно не является промышленно применимым. В этой ситуации согласно подпункту (3) пункта 19.8 Правил по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с указанной выше мотивировкой.

Аналогичный анализ проводится и в отношении зависимых пунктов формулы, подчиненных независимому не непосредственно, а через другой (другие) зависимый (зависимые) пункт (пункты).

1.4.4 Промышленная применимость и исключения

В пункте 3 статьи 4 Закона приведен перечень предложений (научные теории, методы организации и управления хозяйством, алгоритмы и программы для вычислительных машин, решения, касающиеся лишь внешнего вида изделий, решения, противоречащие общественным интересам, принципам гуманности и морали и др.), о которых сказано, что они «не признаются патентоспособными изобретениями».

В этот перечень включены, с одной стороны, предложения, не признаваемые патентоспособными изобретениями по той причине, что вообще не относятся к изобретениям: они либо не являются ни одним из перечисленных в пункте 2 статьи 4 Закона объектов (устройством, способом, веществом и т.д.), либо могут являться таковыми, но весьма специфичны. Например, методы выполнения умственных операций, методы организации вполне могут быть представлены в форме способа в широком смысле этого слова, но они не соответствуют сложившемуся представлению о том, что такое изобретение (определение понятия «изобретение» в Законе не дается). Такие предложения не охраняются в качестве патентоспособных изобретений не потому, что не удовлетворяют требованиям новизны, изобретательского уровня и промышленной применимости; они даже не проверяются на соответствие этим требованиям, сформулированным для изобретений, поскольку не являются изобретениями. Что же касается промышленной применимости, то она вполне может иметь место для многих из содержащихся в перечне предложений даже при буквальном понимании слова «промышленность». Это относится, в частности, к методам организации, планирования, управления, решениям, касающимся только внешнего вида изделий (охраняемым в качестве промышленных образцов).

С другой стороны, в качестве включенных в перечень решений, противоречащих общественным интересам, принципам гуманности и морали, могут выступать и предложения, по своему характеру традиционно ассоциируемые с изобретениями, которые тоже вполне могли бы быть промышленно применимы при оценке их с технической точки зрения. Однако их использование недопустимо ввиду наличия отмеченного противоречия, в связи с чем и потребовалось специально отметить в Законе их непатентоспособность.

Заметим, что выделение в отдельную группу этих видов решений целесообразно и ввиду условности и временной «подвижности» представлений о противоречии общественным интересам, принципам гуманности и морали. Так, например, признано установленным, что фреоны и некоторые другие виды веществ, используемые в качестве хладагентов, попадая в атмосферу Земли, разрушают ее озоновый слой. Подписаны международные соглашения — Венская конвенция об охране озонового слоя и Монреальский протокол к ней, согласно которым договаривающиеся государства берут на себя определенные обязательства по поэтапному сокращению объемов производства и использованию озоноразрушающих веществ. Однако запрета на производство и использование таких веществ названные документы не содержат, поэтому нет оснований считать относящиеся к ним изобретения противоречащими общественным интересам.

Подобный вывод можно было бы сделать лишь в отношении решений, прямо нарушающих ограничения, установленные в настоящее время компетентными государственными органами, например ограничения на содержание вредных примесей в продуктах питания.

Что же касается озоноразрушающих веществ, то не исключено отнесение связанных с ними изобретений к противоречащим общественным интересам после полного запрета их производства и использования. Но до тех пор, пока такого запрета нет, а есть лишь ограничения на объемы производства и использования, нет и оснований для отказа в признании подобных изобретений патентоспособными. Этот вывод вполне согласуется с положениями статьи 4 quater Парижской конвенции по охране промышленной собственности: «В выдаче патента не может быть отказано, и патент не может быть признан недействительным на основании того, что продажа продукта, запатентованного или изготовленного запатентованным способом, подвергнута на основании национального законодательства ограничениям или сокращениям».

Таким образом, в случае отказа в предоставлении правовой охраны изобретению как противоречащему общественным интересам, принципам гуманности и морали следует ссылаться непосредственно на пункт 3 статьи 4 Закона, но не относить его к промышленно не применимым.

1.5. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «НОВИЗНА»

1.5.1. Нормативное определение условия патентоспособности «новизна» и источники информации, привлекаемые при проверке соответствия изобретения этому условию

1.5.1.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил сведения считаются общедоступными, если они содержатся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В уровень техники при проверке новизны заявленного изобретения сведения включаются при условии, что дата, определяющая общедоступность, является более ранней, чем дата приоритета этого изобретения:

опубликованные описания к охранным документам — с даты опубликования, указанной на описании;

опубликованные сведения о заявке — с даты опубликования соответствующего официального бюллетеня Роспатента, указанной в этом бюллетене;

отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), — с указанной на них датой подписания в печать;

отечественные печатные издания (в том числе издания СССР), на которых не указана дата подписания в печать, а также иные печатные издания — с даты выпуска в свет, а при отсутствии возможности ее установления — с последнего дня месяца или с 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

депонированные рукописи статей, обзоров, монографий и других материалов — с даты их депонирования;

отчеты о научно — исследовательских работах, пояснительные записки к опытно — конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации — с даты их поступления в органы научно — технической информации;

нормативно — техническая документация — с даты ее регистрации в уполномоченном на это органе;

• материалы диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, — с даты поступления их в библиотеку;
• принятые на конкурс работы — с даты их выкладки для ознакомления, подтвержденной документами, относящимися к проведению конкурса;
• визуально воспринимаемые источники информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) — с документально подтвержденной даты, с которой стало возможно их обозрение;
• экспонаты, помещенные на выставке, — с документально подтвержденной даты начала их показа;
• устные доклады, лекции, выступления — с даты доклада, лекции, выступления, если они зафиксированы аппаратурой звуковой записи или стенографически в порядке, установленном действовавшими на указанную дату правилами проведения соответствующих мероприятий;
• сообщение по радио, телевидению, кино — с даты такого сообщения, если оно зафиксировано на соответствующем носителе информации в установленном порядке, действовавшем на указанную дату;
• сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате его использования, — с документально подтвержденной даты, с которой эти сведения стали общедоступными.

1.5.1.2. При проверке новизны в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации в соответствии с указанным выше пунктом Правил).

Из приведенного следует, что при оценке новизны рассматриваемого изобретения не принимается во внимание произведенное в указанный срок его раскрытие, например:

• в опубликованном описании изобретения к патенту, выданному по заявке, по которой состав заявителей и / или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и / или авторов рассматриваемого изобретения;
• в опубликованной в печатном издании статье, состав авторов которой хотя бы частично совпадает с составом авторов рассматриваемого изобретения;
• в экспонате, помещенном на выставке, если из сведений о нем следует, что он выставлен заявителем (одним из заявителей) и / или автором (или несколькими лицами из числа авторов) рассматриваемого изобретения.

Если из выявленных общедоступных сведений, раскрывающих заявленное изобретение, не следует, что оно раскрыто заявителем (или хотя бы одним из заявителей) и / или автором (или хотя бы одним из авторов), указанные сведения привлекаются для вывода о возможном несоответствии изобретения, в частности, условию новизны в запросе экспертизы.

Если в ответе на такой запрос не приводятся доказательства того, что соответствующая информация получена от заявителя и / или автора изобретения, то в последующем такая информация используется в обычном порядке.

Необходимо обратить внимание на то, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате поступления заявки в Патентное ведомство, а не дате приоритета изобретения. Поэтому в случаях, когда по заявке испрашивается приоритет, более ранний, чем дата ее поступления, раскрытие информации хотя и менее, чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более, чем за шесть месяцев до даты поступления заявки в Патентное ведомство, делает невозможным предоставление шестимесячной льготы по раскрытию информации об изобретении.

1.5.1.3. Согласно абзацу пятому пункта 1 статьи 4 Закона при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели (кроме отозванных), а также запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

К сведениям, содержащимся в этих источниках, не предъявляется требование общедоступности на дату приоритета изобретения по рассматриваемой заявке.

1.5.1.4. Настоящие рекомендации посвящены, в первую очередь, проверке новизны заявленного изобретения по заявкам, поданным в соответствии с Патентным законом Российской Федерации. Условия проверки новизны по ранее действовавшему законодательству не во всем соответствуют таковым по Патентному закону Российской Федерации. Для определения круга источников, привлекаемых при установлении новизны изобретений по ранее поданным заявкам, рассмотрение которых продолжается после поступления ходатайств о выдаче патента Российской Федерации, могут быть использованы сведения, приведенные в приложении к настоящим Рекомендациям.

1.5.2. Особенности использования запатентованных изобретений и полезных моделей с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

Следует обратить внимание на особенность редакции абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Закона, заключающуюся в том, что условие «поданных другими лицами» относится только к самим заявкам на изобретения и полезные модели, но не к запатентованным изобретениям и полезным моделям.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели при условии их более раннего приоритета могут быть противопоставлены при проверке новизны изобретения по заявке, поданной любым лицом, в том числе и при совпадении заявителей по рассматриваемой заявке и заявке, к которой относятся запатентованное изобретение или полезная модель. При этом к запатентованным в Российской Федерации относятся объекты промышленной собственности, зарегистрированные в соответствующих государственных реестрах СССР и Российской Федерации (а не только Российской Федерации), поскольку в Российской Федерации признано действие охранных документов СССР на изобретения.

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели, имеющие более ранний приоритет, чем изобретение по рассматриваемой заявке, включаются в уровень техники при проверке новизны этого изобретения в объеме формулы, с которой состоялась регистрация изобретения (в том числе в случае выдачи авторского свидетельства СССР с грифом «ДСП») или полезной модели (последний абзац подпункта (2) пункта 19.5.2 Правил).

Заявленное изобретение не ново, если средству, характеризуемому формулой запатентованных изобретения или полезной модели, присущи все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения (включая родовое понятие, отражающее назначение, если оно содержится в формуле заявленного изобретения). Следует обратить внимание на то, что запатентованные изобретение или полезная модель могут порочить новизну заявленного изобретения не только в случае их полной идентичности. Так, заявленное изобретение не ново и тогда, когда формула запатентованных изобретения или полезной модели содержит, кроме всех признаков независимого пункта формулы заявленного изобретения, еще какие-либо признаки. Заявленное изобретение может быть не новым также в случае, когда оно отлично по назначению от запатентованных изобретения или полезной модели в целом, но совпадает по назначению с их частью, охарактеризованной в формуле, и этой части присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения.

Например, если заявлено химическое соединение N, являющееся гербицидом, а запатентованное изобретение характеризует гербицидную композицию, содержащую активное начало — гербицид N, антидот А и наполнитель Б, то заявленное изобретение не ново.

Если заявлен вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные определенным образом, а запатентованное изобретение (полезная модель) характеризует устройство для измельчения горной породы, в котором среди прочих узлов есть вибратор, содержащий элементы А, Б, В, связанные таким же образом, как в заявленном вибраторе, то последний не может считаться новым изобретением.

1.5.3. Особенности использования заявок других лиц с более ранним приоритетом при проверке новизны заявленного изобретения

1.5.3.1. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.2 Правил заявки с более ранней датой приоритета включаются с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

• заявка подана в Российской Федерации, т.е. по ней испрашивался патент (свидетельство) Российской Федерации (как непосредственно в заявлении, если она была подана после 13.10.92, так и в случае подачи в установленном порядке ходатайства о выдаче такого патента по заявке, поданной ранее указанной даты);
• заявка подана другим лицом (т.е. другим заявителем, а если заявителей несколько, — нет полного совпадения их составов);
• заявка не отозвана, не считается и не признана отозванной.

Возможна ситуация, когда второе условие, первоначально не выполнявшееся (так как рассматриваемая заявка и заявка с более ранним приоритетом поданы одним и тем же заявителем), окажется выполненным в процессе экспертизы, если состоится уступка прав заявителя по одной из заявок другому лицу. Возможна и противоположная ситуация, когда при изначальном несовпадении заявителей по заявке с более ранним приоритетом состоится уступка прав заявителя другому лицу — заявителю, подавшему рассматриваемую заявку. В этом случае более ранняя заявка исключается из уровня техники.

1.5.3.2. Более ранняя заявка другого заявителя отозвана (в смысле абзаца пятого пункта 1 статьи 4 Закона) и заведомо не может быть включена в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу:

• другой заявитель сам отозвал свою заявку (статья 27 Закона);
• более ранняя заявка считается отозванной, так как ее заявитель подал заявку на изобретение (полезную модель) с испрашиванием приоритета по более ранней своей заявке, раскрывающей это изобретение (полезную модель) (пункт 4 статьи 19 Закона);
• истек трехлетний срок с даты поступления более ранней заявки на изобретение другого заявителя для подачи ходатайства о проведении экспертизы по существу, и эта заявка считается отозванной (пункт 7 статьи 21 Закона);
• более ранняя заявка признана отозванной по причинам пропуска заявителем срока для ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении и при этом истек установленный срок для подачи ходатайства о восстановлении пропущенного срока (пункты 4, 8 и 12 статьи 21 Закона).

1.5.3.3. Более ранняя заявка другого заявителя не отозвана, не может быть отозвана и считаться отозванной и включается в уровень техники с даты ее приоритета, если на момент проведения экспертизы рассматриваемой заявки по существу изобретение или полезная модель, описанные в более ранней заявке, внесены в государственные реестры (произошла регистрация и отзыв невозможен в соответствии со статьей 27 Закона).

1.5.3.4. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы заявленного позднее изобретения по существу не отозвана, но возможности ее отзыва в соответствии со статьей 27 Закона не исчерпаны, то заявителю рассматриваемого изобретения сообщается о наличии такой заявки (без указания ее заявителя и раскрытия содержания) и о возможности отложить рассмотрение его заявки до наступления определенности по заявке с более ранним приоритетом. При несогласии заявителя отложить рассмотрение заявки устанавливается несоответствие заявленного изобретения условию новизны (подпункт (4) пункта 19.5.2 Правил).

1.5.3.5. Если более ранняя заявка другого заявителя на момент проведения экспертизы более поздней заявки по существу признана отозванной из-за несоблюдения срока ответа на запрос экспертизы или подачи ходатайства о его продлении (пункты 4 и 8 статьи 21 Закона), но право заявителя на восстановление пропущенного срока в соответствии с пунктом 12 статьи 21 Закона еще не исчерпано, то экспертиза заявленного изобретения проводится без учета более ранней заявки. Если при этом оказывается, что рассматриваемое изобретение соответствует условиям патентоспособности и по заявке может быть выдан патент, заявителя до принятия решения целесообразно уведомить о выявленной заявке, наличие которой в случае восстановления по ходатайству ее заявителя пропущенного им срока ответа на запрос может оказаться основанием для оспаривания патента, выданного по рассматриваемой заявке.

При направлении заявителю такого уведомления ему сообщается также о возможности отложить принятие решения по его заявке до наступления определенности по более ранней заявке. При поступлении соответствующей просьбы заявителя ее следует удовлетворить, а при непоступлении такой просьбы в срок, указанный в уведомлении, или несогласии заявителя отложить принятие решения по его заявке экспертиза принимает решение о выдаче патента.

1.5.3.6. Более ранняя заявка того же заявителя или другого лица, переуступившего до регистрации изобретения (полезной модели) право заявителя лицу, являющемуся заявителем рассматриваемой более поздней заявки на раскрытое в ранней заявке изобретение, не может быть включена в уровень техники при проверке новизны этого изобретения.

Однако после регистрации изобретения или полезной модели по более ранней заявке в соответствующем реестре эти изобретение или полезная модель, квалифицируемые как запатентованные в Российской Федерации объекты промышленной собственности, могут быть включены с даты приоритета в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки (см. выше п. 1.5.2).

1.5.3.7. Поданные другими лицами международные заявки с более ранним приоритетом, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации, учитываются в объеме описания и формулы изобретения при условии, что:

• на момент принятия решения по рассматриваемой более поздней заявке действие международной заявки в Российской Федерации не прекращено, т.е. если заявитель не изъял международную заявку или указание Российской Федерации (статья 24(1)(i) Договора о патентной кооперации (РСТ)), или если действие международной заявки сохранено;
• на указанный момент заявка не отозвана заявителем в соответствии со статьей 27 Закона;
• заявка переведена на национальную фазу, т.е. до истечения 21 месяца с даты приоритета международной заявки (или 31 месяца по международным заявкам, по которым был сделан выбор Российской Федерации согласно статье 39(1) РСТ) заявителем представлены в ФИПС либо заявление о выдаче патента Российской Федерации на русском языке, либо перевод заявления РСТ на русский язык, если оно представлено на другом языке.

При проверке правомерности привлечения международной заявки при установлении новизны позднее заявленных изобретений следует также учитывать изложенное выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.8. Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом включаются в уровень техники при соблюдении условий, приведенных в статье 16 Евразийской патентной конвенции, а также условий, приведенных выше в п. п. 1.5.3.2 - 1.5.3.6.

1.5.3.9. Заявки на изобретение или полезную модель с более ранним приоритетом включаются в уровень техники в отношении описания и формулы изобретения (полезной модели), содержащихся в этой заявке на дату, на которую поступили заявление, описание, формула и чертежи (для заявок на изобретения — только в случае, если в описании имеются ссылки на них). Если эта дата является более поздней, чем дата приоритета рассматриваемого изобретения, то в уровень техники включаются только те материалы заявки, которые послужили основанием для испрашивания по ней более раннего приоритета (первая заявка, ранее поданная заявка, дополнительные материалы к ним) (предпоследний абзац подпункта (2) пункта 19.5.2 Правил).

1.5.4. Общие принципы проверки новизны

Проверка новизны заявленного изобретения проводится после получения экспертизой вывода о том, что это изобретение соответствует условию промышленной применимости (подпункт (4) пункта 19.5.1 Правил).

1.5.4.1. В соответствии с пунктом 19.5.2 Правил проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Такая проверка проводится в отношении независимого пункта формулы, как она представлена при подаче заявки, или уточненной, исправленной заявителем по собственной инициативе в соответствии со статьей 20 Закона или по предложению эксперта в процессе формальной экспертизы заявки или экспертизы заявки по существу.

1.5.4.2. Изобретение, охарактеризованное в независимом пункте принятой к рассмотрению формулы изобретения, не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники, как он определен в пункте 22.3 Правил (см. п. 1 настоящего раздела), выявлено средство того же назначения, что и заявленное изобретение, имеющее признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в указанном независимом пункте формулы.

При определении идентичности признаков заявленного изобретения и известного средства следует принимать во внимание полное совпадение как выполняемых функций, так и формы выполнения соответствующих элементов (конструкции, материала, технологии и т.д.).

При этом форма выражения признака не имеет значения. Например, если признаком устройства является геометрическая форма какого-либо его элемента, то одна и та же форма может быть выражена словесно, математической зависимостью или графически. То же относится к устройству, изображенному графически (на чертеже) и описанному словесно, или к химическому соединению, изображенному символами и названному по химической номенклатуре, и т.д. и т.п.

Все признаки известного средства, идентичные признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, должны содержаться в одном источнике информации.

При этом следует учитывать специфику использования запатентованных в Российской Федерации изобретений и полезных моделей и сведений, содержащихся в заявках других лиц (см. выше п. п. 1.5.2, 1.5.3).

1.5.4.3. Если охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретение содержит признаки, идентичные признакам ближайшего аналога — известного средства того же назначения, и хотя бы один признак, не идентичный, а эквивалентный признаку этого средства (т.е. выполняющий в изобретении такую же функцию с таким же результатом, что и признак известного средства), изобретение с таким признаком квалифицируется как новое, имеющее отличие от ближайшего аналога, и последующая оценка патентоспособности изобретения проводится в отношении его соответствия условию изобретательского уровня.

1.5.4.4. В случаях, когда независимый пункт формулы изобретения содержит несущественный признак, не исключенный по предложению экспертизы заявителем, проверка новизны проводится с учетом этого признака. Даже если этот признак окажется единственным отличительным от ближайшего аналога, изобретение должно быть признано новым.

1.5.5. Особенности проверки новизны изобретений, относящихся к индивидуальным химическим соединениям

1.5.5.1. Изобретение, относящееся к химическому индивидуальному соединению с установленной структурой, считается новым, если эта структура не описана в общедоступных источниках информации. Кроме того, в соответствии с мировой патентной практикой новым считается такое соединение, структура которого соответствует частному случаю группы соединений, описываемой общей структурной формулой, изображенной в общедоступном источнике, например, в более ранней заявке или в формуле запатентованного изобретения, но никаких иных сведений ни о способе получения данного конкретного соединения, ни о его назначении или биологически активных свойствах в указанном источнике не содержится. С учетом этого следует в зависимости от ситуации руководствоваться следующим.

Например, заявлено конкретное химическое соединение определенной структуры, в описании акцентированы его гербицидные свойства. Допустим, обнаружены патент, опубликованный до даты приоритета заявленного изобретения, или более ранняя неотозванная заявка другого заявителя, или зарегистрированный патент, в формуле изобретения которых защищена или заявлена группа химических соединений, описываемых общей структурой, под которую подпадает заявленное конкретное соединение (т.е. оно идентично одному из соединений известной группы).

Для квалификации такого изобретения в качестве известного из уровня техники или нового во всех трех ситуациях следует обратиться к описанию изобретения к патенту, в заявке или к зарегистрированному патенту, несмотря на то, что последний из источников привлекается лишь в отношении формулы, с которой выдан патент.

Если выявляется, что конкретное соединение, заявленное в рассматриваемой заявке, не упомянуто в описании к любому из названных источников ни как полученное, ни как исследованное в отношении его структуры, свойств и / или назначения, а лишь названо в группе соединений, такое заявленное соединение считается новым (и может быть признано патентоспособным как «селективное» изобретение при условии, оговоренном в подпункте (4) пункта 19.5.3 Правил).

Если структура заявляемого химического соединения (группы) раскрыта в общедоступном источнике информации, как правило, специального направления (например, в научных и научно — популярных журналах, специальных сборниках типа «Chemical Abstracts», «Derwent» и т.п.), в котором, кроме изображенной химической структуры, нет никаких сведений ни о получении соединения (группы), ни о данных структурного анализа, ни о физико — химических или иных свойствах, такое соединение тоже считается новым, не известным из уровня техники.

1.5.5.2. Изобретение, относящееся к индивидуальному химическому соединению с неустановленной структурой (объекты генной инженерии, антибиотики, ферменты и т.п.), а также композиции неустановленного состава, считается новым, если оно, по сравнению с известным соединением того же вида и происхождения или с известной композицией такого же происхождения и назначения, имеет, по меньшей мере, одну указанную в формуле изобретения новую физико — химическую или иную характеристику, в том числе отражающую признаки способа получения соединения или композиции (подпункты (4) и (5) пункта 3.2.4.3 Правил).

1.5.6. Действия экспертизы при рассмотрении заявки с многозвенной формулой изобретения

1.5.6.1. Проверка новизны изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле с одним независимым и одним или несколькими зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится (подпункт (5) пункта 19.5.2 Правил).

Особое внимание следует обратить на ситуацию, когда заявлено одно изобретение в многозвенной формуле, зависимый пункт которой содержит признаки, известные из ближайшего аналога. Если изобретение по независимому пункту такой формулы соответствует условию новизны, несмотря на известность признаков зависимого пункта, не допускается предлагать заявителю исключить такой пункт, так как он характеризует частный случай выполнения или использования заявленного нового изобретения.

Признаки зависимых пунктов принимаются во внимание при проверке новизны только в случаях, когда заявителем проведена коррекция формулы изобретения путем перенесения таких признаков в независимый пункт, т.е. проверка новизны всегда осуществляется в отношении независимого пункта, как он первоначально заявлен или уточнен в процессе экспертизы с соблюдением условий пункта 20 Правил.

1.5.6.2. Проверка новизны группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого изобретения, охарактеризованного в независимом пункте, по изложенным выше правилам и с учетом подпунктов (3) и (4) пункта 19.5.4 Правил.

1.5.7. Проверка новизны изобретений, содержащих альтернативные признаки, один или более из которых присущи ближайшему аналогу, и изобретения с количественными признаками, выраженными интервалом величин, частично совпадающим с интервалом тех же величин ближайшего аналога

1.5.7.1. Если заявлено изобретение, содержащее признаки А, Б и В или В' и обнаружено средство того же назначения, содержащее признаки А, Б и В, причем изобретением и ближайшим аналогом достигается один и тот же результат, то в заявленном изобретении новой является совокупность А, Б и В', а совокупность А, Б и В не нова, в результате чего патент с формулой изобретения, предложенной заявителем, не может быть выдан, даже если совокупность А, Б и В' патентоспособна, поскольку в противном случае была бы предоставлена правовая охрана наряду с новым средством (А, Б, В') и известному средству (А, Б, В). Заявителю сообщается об этом, и, если он скорректирует формулу, исключив из нее признак В, изобретение считается новым.

Несогласие заявителя скорректировать формулу не является препятствием для дальнейшей проверки изобретения, характеризуемого признаками А, Б, В', на соответствие условию изобретательского уровня. Однако, как следует из сказанного выше, при положительном выводе относительно изобретательского уровня совокупности (А, Б, В') принимается решение об отказе в выдаче патента (подпункт (5) пункта 19.8 Правил) с приведением изложенных выше доводов; при этом в решении подтверждается патентоспособность (А, Б, В').

1.5.7.2. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом: объект, включающий А, Б, отличающийся тем, что он содержит Д и В или В'.

Найден другой ближайший аналог — средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г.

Наличие Д среди отличительных признаков обусловливает новизну заявленного изобретения в обоих частных случаях его выполнения — как с признаком В, так и с признаком В'. Поэтому, если данное изобретение окажется соответствующим и условию изобретательского уровня, перед принятием решения о выдаче патента необходимо будет решить только вопрос о правильной редакции формулы изобретения (если она составляется с разделением на ограничительную и отличительную части) с учетом того обстоятельства, что один из альтернативных признаков — В - присущ как изобретению, так и выявленному наиболее близкому аналогу.

Рассмотрим несколько возможных ситуаций.

(1) Из сведений об изобретении выявляется, что признаки В и В' имеют одинаковую функцию (например, растворитель, обогреватель) или проявляют одно и то же свойство (термостойкость, возможность поворота на угол до 50 град.), или при неизвестности этих сведений они подпадают под группу с общим имеющимся в описании заявки названием (например, редкоземельный элемент), причем из источника, в котором раскрыт ближайший аналог, выявляются соответствующие сведения о признаке В.

В этом случае заявителю предлагается скорректировать формулу изобретения путем указания в ограничительной части, кроме признаков А, Б, общего понятия — функции, свойства или общего названия, под которое подпадают признаки В и В', а в отличительной части формулы — всех альтернативно выраженных признаков, поскольку возможность альтернативного выбора из числа их конкретных форм выполнения присуща именно изобретению, но не присуща его ближайшему аналогу. При этом указание таких признаков в отличительной части формулы изобретения осуществляется в форме: «... в качестве... (указывается функция или свойство или другое обобщающее название, приведенное в ограничительной части) содержит В или В'».

При несогласии заявителя с такими изменениями формулы в решении о выдаче патента она сохраняется в предложенной им редакции (см. пункт 19.7 Правил), однако при указании источников, принятых во внимание при проведении экспертизы, приводятся сведения о выявленном наиболее близком аналоге.

(2) Из сведений о ближайшем аналоге функция или свойство, присущие В, не выявляются и специалисту на основании известных знаний не ясны, а в описании заявленного изобретения доказано, что с использованием признаков В и В' достигается один и тот же технический результат, однако общее понятие, объединяющее их в группу средств с какими-либо общими характеристиками (кроме весьма широкого родового признака, например, вещество, металл, узел и т.п.), не найдено и не приведено.

В этом случае коррекции формулы не требуется.

Описанный выше подход распространяется и на случаи, когда среди альтернативных признаков изобретения есть совпадающие с двумя и более альтернативными признаками ближайшего аналога (например, он содержит признаки А, Б, В и Г' или Г», изобретение содержит признаки А, Б, Д и Г или Г или Г»).

1.5.7.3 В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано следующим образом:

Объект, содержащий А, Б, В, отличающийся тем, что он включает Г, Д, Е, причем Е = 100 — 500.

Найден ближайший аналог — средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Е, причем Е = 80 — 300. Ввиду наличия признаков Г и Д заявленное изобретение ново и в тех частных случаях, когда значение признака Е находится в части интервала 100 — 300, принадлежащей наиболее близкому аналогу. Поэтому оно подлежит проверке на соответствие условию изобретательского уровня, и при положительном выводе в отношении этого условия может быть принято решение о выдаче патента.

Однако, поскольку признак Е присущ как изобретению, так и наиболее близкому аналогу, для адекватного отражения этого обстоятельства в формуле изобретения перед принятием решения о выдаче патента заявителю следует рекомендовать включить в ограничительную часть имеющееся в описании заявки название признака Е (например, «при нагревании», «с ускорением», «под углом», «хлорид натрия» и т.п.), а в отличительной части указать заявленный интервал величин, характеризующих признак Е.

При несогласии заявителя на такую коррекцию экспертиза при вынесении решения о выдаче патента действует аналогично изложенному выше в п. 1.5.7.2(1).

1.5.7.4. В формуле, представленной заявителем, изобретение охарактеризовано так же, как в предыдущем случае (п. 1.5.7.3).

Обнаружен ближайший аналог — средство того же назначения, содержащее А, Б, В, Г, Д, Е, причем Е = 80 — 300. Технические результаты, достигаемые изобретением и аналогом, совпадают.

В этом случае изобретение можно было бы признать новым лишь при исключении из первоначально заявленного интервала его части от 100 до 300 включительно. Поэтому на этапе проверки новизны заявителю следует дать соответствующую рекомендацию, руководствуясь подпунктом (7) пункта 19.5.2 Правил. При этом необходимо разъяснить заявителю правовые последствия отказа от коррекции и при дальнейшей экспертизе заявки руководствоваться подходом, аналогичным изложенному выше в п. 1.5.7.1.

1.5.8. Проверка новизны изобретения в отдельных специфических ситуациях

(введен Приказом Роспатента от 20.07.2001 № 100)

1.5.8.1. В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации (далее — Закон) изобретение считается новым, если оно не известно из уровня техники.

Ниже рассматриваются ситуации, в которых заявленное изобретение формально представляется новым, поскольку не выявлен источник информации, в котором изобретение было бы раскрыто с приведением всех признаков, включенных в независимый пункт формулы, однако характер признаков, отсутствующих в источнике, специфичен.

В этих ситуациях для получения правильного вывода относительно новизны изобретения необходимо особо внимательное применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила):

«Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения».

Несомненно, что для отрицания новизны с учетом приведенной формулировки нормы Правил достаточно наличия в выявленном источнике характеристики средства, включающей все признаки заявленного. В большинстве случаев, когда отрицается новизна, имеет место именно такая ситуация. Однако это не означает, что для отрицания новизны необходимо во всех случаях выявить источник, в котором раскрыто средство, охарактеризованное именно в этом источнике всеми признаками, включенными в независимый пункт формулы.

Приведенная формулировка не требует именно такого ее понимания. Она требует лишь известности средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения (включая характеристику назначения), но не наличия в источнике, из которого известно средство, всех без исключения признаков в том виде, как они включены заявителем в формулу изобретения. Поэтому если в конкретном случае можно доказать, что все признаки независимого пункта формулы заявленного изобретения присущи известному средству, описанному в выявленном источнике, то независимо от полноты его характеристики непосредственно в этом источнике применение нормы подпункта (3) пункта 19.5.2 Правил для отрицания новизны изобретения не будет ошибкой.

1.5.8.2. В первой группе ситуаций отличия заявленного средства от известного в том виде, как оно описано в выявленном источнике, исчерпываются признаками, которые при осуществлении известного средства реализуются «автоматически».

Пример 1.

Носитель рекламы, состоящий из отдельных рекламных листов, образованных подложкой и прямоугольными рекламными вставками, отличающийся тем, что каждая рекламная вставка выполнена съемной на самоклеящейся основе и имеет длину 10 см, ширину 4 см и площадь 40 см2.

Выявлен источник информации, в котором описан носитель рекламы, совпадающий с предложенным по всем признакам, включая форму и линейные геометрические размеры рекламных вставок, но без признака, характеризующего их площадь.

В этом случае можно сделать вывод, что последний признак является следствием формы и линейных размеров рекламных вставок. Они одинаковы для известного и заявленного устройств. Следовательно, указанный признак объективно присущ как известному, так и заявленному устройствам. Несмотря на то что этот признак не включен в характеристику известного объекта, этот объект и заявленный объект тождественны.

Поэтому можно констатировать, что выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения, и отрицать на этом основании новизну заявленного изобретения со ссылкой на подпункт (3) пункта 19.5.2 Правил.

Другими словами, понятия, являющиеся логическими определениями этих объектов в формуле изобретения и выявленном источнике, несмотря на имеющиеся отличия в их словесных формулировках, равнозначны (как, например, равнозначны понятия «великий русский писатель Лев Толстой» и «великий русский писатель Лев Толстой, живший в Ясной поляне»).

Следует учесть, что если бы в источнике информации была приведена площадь рекламных вставок 40 см2, но не было бы сведений об их форме, то вывод об отсутствии новизны нельзя было бы признать обоснованным, так как такую же площадь могут иметь прямоугольные вставки размером 5 x 8 см2 или 2 x 20 см2, круглые вставки диаметром примерно 7,15 см и т.д.

Пример 2.

Предложен жаропрочный сплав, содержащий элементы А, Б, В, Г и Д, отличающийся тем, что он дополнительно содержит элементы Е и Ж при следующем содержании % (масс.):

    А       - 0,30 - 0,38
    Б       - 5,60 - 5,98
    В       - 23,0 - 25,8
    Г       - 26,0 - 26,8
    Е       - не более 0,03
    Ж       - не более 0,05
    Д       - остальное,

причем соотношение  содержаний  элементов (А + Б):В должно быть не

более 0,277.

В процессе проведения экспертизы по существу обнаружен источник информации, в котором описан жаропрочный сплав, полностью совпадающий с предложенным сплавом по признакам, характеризующим его качественный и количественный состав. Однако указанный признак, характеризующий соотношение ингредиентов (А + Б) : В не более 0,277, в этом источнике отсутствует.

Анализ материалов заявки и обнаруженного источника информации, содержащего сведения об известном сплаве, позволяет сделать вывод, что данный признак является следствием одинаковых для известного и заявленного сплавов признаков, характеризующих количественное содержание в них элементов А, Б и В (при максимальном содержании А и Б и минимальном содержании В отношение суммы А и Б к В равно именно 0,277). Поэтому данный признак объективно присущ как известному, так и заявленному сплавам. Несмотря на отсутствие его в характеристике известного сплава, он реализуется в этом сплаве «автоматически», без необходимости выполнения каких-либо условий дополнительно к тем, которые определяют общий для обоих сплавов качественный и количественный состав.

Приведенное простейшее соотношение (А + Б) : В <= 0,277 легко могло быть заменено любой другой (произвольной) функциональной зависимостью, содержащей предельные значения содержаний некоторых ингредиентов и константу, вычисляемую исходя из вида этой произвольно выбранной зависимости и предельных значений содержания ингредиентов в известном сплаве (например, Е2 + Ж2 <= 0,0034 или Е2 + Ж2 — 0,0034 <= 0).

Не следует смешивать описанный выше пример со случаем, когда при исследовании уровня техники выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу «уже — шире».

Если бы был предложен, например, сплав с признаком 0,20 <= (А + Б) : В <= 0,25, то указанный при этом численный диапазон был бы более узким, чем это возможно при произвольном сочетании А, Б и В в указанных выше пределах. Если бы при этом в заявке было указано также, что данный сплав предназначен, например, для изготовления лопаток турбин авиационных двигателей, то формула заявленного изобретения могла бы быть уточнена путем соответствующей конкретизации формулировки назначения жаропрочного сплава и изобретение могло бы быть признано новым (при условии, что уровень техники не содержит информации о такой области использования известного жаропрочного сплава).

В этом случае обсуждаемый признак означал бы наличие дополнительного ограничения на выбор соотношения компонентов А, Б и В: каждый из них по-прежнему выбирается в указанных пределах, но сочетание их должно быть не любым, а удовлетворяющим приведенному выше дополнительному условию.

Пример 3.

Данный пример относится к случаю, когда в формулу изобретения введена «лишняя» характеристика элемента (узла устройства, материала, из которого изготавливается деталь, операции или режима способа, состава вещества и т.п.) в дополнение к исчерпывающей характеристике этого элемента через один или несколько других признаков, содержащихся в формуле.

В электрической схеме проводник выполнен из сплава, содержащего медь, никель и марганец при их следующем содержании в % (масс):

                     Медь            58 - 60
                     Никель          32 - 40
                     Марганец        1 - 2,

при  этом  его  прочность на растяжение находится в пределах (40 -

72. x 1Е5 Н/м2.

В условиях данного примера предполагается, что прочность на растяжение полностью определяется качественным и количественным составом сплава и известна для этого сплава из уровня техники (может быть определена по соответствующим справочникам). Поэтому в случае, если будет обнаружен источник информации, в котором описана идентичная электрическая схема и указано, что проводник выполнен из сплава идентичного количественного и качественного состава, отсутствие в этом источнике информации о прочности на растяжение проводника из такого сплава не должно являться препятствием для вывода о несоответствии заявленного устройства условию патентоспособности «новизна». Независимо от наличия в этом источнике такой информации все признаки заявленного устройства объективно присущи известному средству.

Пример 4.

Аналогичный изложенному выше подход может быть применен и в случае, когда в формулу включена некоторая характеристика элемента заявляемого средства, относящаяся к какому-либо свойству или качеству этого элемента, обычно не применяемому для характеристики этого элемента или вообще ранее неизвестному свойству, но объективно ему присущая в силу его определенной конструкции, состава или известных физико — химических свойств. Это не будет противоречить требованию Патентного закона об известности изобретения из уровня техники как условии отсутствия новизны, поскольку неизвестным в данном случае является не объект, а одно из его свойств.

Например, предложен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий нанесение электроизоляционной слоистой композиции, содержащей полимерный материал основы и наполнитель, на подложку, отличающийся тем, что указанная композиция содержит жидкий каучук типа СКТН-3 в количестве Х масс.ч., жидкость типа ГКЖ-94 с кинематической вязкостью, составляющей 600 — 1000 мм2/сек при температуре 250 — 420 град. С, в количестве Y масс.ч., порошок для прессования в количестве Z масс.ч. и отвердитель.

Установлено, что известен способ получения устойчивого к растрескиванию электроизоляционного материала, включающий все признаки заявленного способа, за исключением кинематической вязкости ингредиента «жидкость типа ГКЖ-4» при определенной температуре. Можно предположить, что приведенные значения кинематической вязкости в указанном интервале температур являются физическим свойством конкретного вещества — жидкости типа ГКЖ-94, и для реализации рассматриваемого признака при осуществлении способа не требуется ничего иного, кроме использования в способе именно этого вещества.

Если это действительно так, то несмотря на то, что рассматриваемая характеристика не описана в имеющемся источнике информации (а может быть, и вообще никогда не определялась), она объективно присуща указанному веществу. В таком случае нельзя признать заявленное изобретение новым.

Но для того, чтобы сделать такой вывод, необходимо убедиться в справедливости сделанного предположения на основании материалов заявки или ответов заявителя на поставленные экспертизой вопросы.

Например, в заявке могут содержаться пояснения заявителя к механизму достижения желаемого технического результата, для которого важно наличие указанной кинематической вязкости в названном диапазоне температур, и сведения о том, что жидкость ГКЖ-94, как установлено заявителем, обладает именно такой кинематической вязкостью. Аналогичные данные могут быть приведены заявителем в дополнительных материалах в ответ на просьбу экспертизы пояснить связь технического результата с признаками изобретения.

Пример 5.

Возможен также случай, когда в формуле изобретения присутствует признак, охарактеризованный через терминологическое название средства и одновременно — через его качество или свойство, имеющее неразрывную связь с функцией этого средства.

Например, в формулу изобретения включен признак «вал для передачи крутящего момента», а в источнике информации описана вся совокупность признаков устройства, включая вал, но без указания на то, что вал предназначен для передачи крутящего момента. Однако известно, что вал, согласно его определению, предназначен именно для передачи крутящего момента. Указание на это в формуле изобретения является «лишним», и присутствие такого указания в источнике информации, содержащем все остальные признаки формулы изобретения, для вывода об отсутствии новизны у предлагаемого изобретения не требуется.

Таким образом, общим для всех рассматриваемых примеров, относящихся к первой группе ситуаций, является равнозначность понятий, которыми охарактеризованы рассматриваемый и известный объекты, что и позволяет отрицать новизну рассматриваемого объекта.

1.5.8.3. В ситуациях второй группы характеристика заявленного средства в формуле изобретения совпадает с характеристикой его в выявленном источнике, за исключением одного или нескольких признаков, по-разному выражающих одни и те же особенности средства.

Так, в формуле изобретения может присутствовать признак, относящийся к значению какой-либо физической величины, а в имеющемся источнике информации приведена та же совокупность признаков с единственным отличием: использовано значение иной физической величины; при этом обе физические величины связаны друг с другом известными зависимостями и их значения соответствуют друг другу.

Пример 6.

Предложено оборудование летательного аппарата, содержащее источник света и связанный с ним оптически прозрачный элемент, отличающееся тем, что оно снабжено светофильтром, участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 — 950 нм, составляющим 30 — 80%.

В известном источнике информации описана та же совокупность признаков, что и в заявленном устройстве, кроме того, что признак, относящийся к выполнению участка светофильтра, изложен иначе, а именно: «участок светофильтра выполнен из материала с коэффициентом пропускания излучения в диапазоне длин волн 630 — 950 нм, составляющим 20 — 70%».

Если рассматривать приведенный источник информации с позиций подпункта (1) пункта 19.5.2 Правил, то этот источник не содержит признаков, идентичных всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения. Признак «участок которого выполнен из материала с коэффициентом поглощения излучения в диапазоне длин волн 630 — 950 нм, составляющим 30 — 80%» отсутствует.

Однако вместо него имеется признак, выраженный через величину коэффициента пропускания, составляющего, как известно из уровня техники, 100% в сумме с коэффициентом поглощения. Поэтому признак «коэффициент поглощения 30 — 80%», хотя и отсутствует в обнаруженном источнике, присущ известному устройству, и, следовательно, заявленное устройство не ново.

Другим примером может быть использование в источнике информации физической характеристики, обратной той, которая упомянута в формуле изобретения (период колебаний и частота; электрическое сопротивление и проводимость и т.п.) при соответствующих друг другу численных значениях этих величин.

Поскольку заявленному средству в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, присущи только признаки известного средства, описанного в обнаруженном источнике информации, не может идти речь о новизне заявленного средства, хотя признаки в формуле изобретения и источнике информации выражены по-разному.

Во всех рассмотренных случаях, относящихся ко второй группе ситуаций, как и в случаях первой группы, имеет место равнозначность понятий, которыми характеризуются известное и рассматриваемое средства, что и дает основание для отрицания новизны последнего.

Следует обратить внимание на то, что в ситуациях второй группы было бы нетрудно доказать непатентоспособность заявленного изобретения, прибегнув к использованию условия «изобретательский уровень». Однако с точки зрения возможных отдаленных последствий признание заявленного изобретения не имеющим изобретательского уровня не эквивалентно правильной квалификации изобретения как непатентоспособного ввиду несоответствия его условию «новизна».

Так, например, если вывод экспертизы о непатентоспособности изобретения ввиду несоответствия условию «изобретательский уровень» стал известен заявителю до публикации сведений о заявке, он может воспользоваться правом, предоставляемым ему статьей 28 Закона, и преобразовать заявку в заявку на полезную модель в надежде на то, что заявленное предложение ново; при соблюдении условий п. п. 4 или 5 статьи 19 Закона он может также подать новую заявку на полезную модель с испрашиванием приоритета по дате поступления заявки на изобретение, признанное непатентоспособным. Однако, так как на самом деле новизна отсутствует, выданное свидетельство может быть оспорено и признано недействительным, и это окажется следствием того, что заявитель был введен в заблуждение выводом экспертизы о причине непатентоспособности изобретения.

1.6. ПРОВЕРКА ИЗОБРЕТЕНИЯ НА СООТВЕТСТВИЕ УСЛОВИЮ ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ «ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКИЙ УРОВЕНЬ»

1.6.1. Условие патентоспособности «изобретательский уровень» и источники информации, привлекаемые при оценке соответствия изобретения этому условию

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Даты, являющиеся определяющими для включения источника информации в уровень техники, указаны для разных видов источников в пункте 22.3 Правил.

При проверке изобретательского уровня в уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (дата раскрытия определяется для разных видов источников информации, как указано выше).

Наличие указанной льготы делает невозможным включение в уровень техники, в частности, более ранней публикации автора, содержащей сведения об изобретении, а также ранее поданной заявки, сведения о которой опубликованы или опубликовано описание к патенту, если состав ее заявителей и / или авторов хотя бы частично совпадает с составом заявителей и / или авторов рассматриваемой более поздней заявки.

Если из общедоступного источника информации, содержащего сведения, относящиеся к изобретению, не следует, что они раскрыты заявителем (или одним из заявителей) и / или автором (или одним из авторов), указанные сведения учитываются при выводе о возможном несоответствии изобретения условию «изобретательский уровень», о чем сообщается заявителю в запросе экспертизы.

Если в ответе на запрос не приводятся доказательства того, что соответствующая информация, ставшая общедоступной менее чем за 6 месяцев до даты поступления заявки в Патентное ведомство, получена от заявителя и / или автора изобретения, в последующем такие сведения используются в обычном порядке без предоставления льготы, установленной пунктом 1 статьи 4 Закона.

Необходимо обратить особое внимание на то, что шестимесячный период действия льготы предшествует дате поступления заявки в Патентное ведомство, а не дате приоритета. Поэтому в случаях, когда испрашивается приоритет более ранний, чем дата поступления заявки, раскрытие информации хотя и менее чем за шесть месяцев до даты приоритета, но более чем за шесть месяцев до даты поступления заявки в Патентное ведомство может препятствовать установлению соответствия изобретения условию изобретательского уровня.

Необходимо помнить также о том, что, в отличие от оценки новизны заявленного изобретения, при проверке его изобретательского уровня не принимаются во внимание ранее поданные заявки, даже имеющие более ранний приоритет, если сведения о них не опубликованы до даты приоритета изобретения по рассматриваемой заявке. Это вытекает из уже упоминавшегося пункта 1 статьи 4 Закона, согласно которому при оценке изобретательского уровня проверяется, не следует ли изобретение явным образом из уровня техники, при понимании последнего как совокупности только таких сведений, которые стали общедоступными до даты приоритета. Исключение, касающееся ранее поданных неопубликованных заявок, предусмотрено Законом только в отношении проверки новизны изобретения.

1.6.2. Общие принципы оценки изобретательского уровня

1.6.2.1. Как уже указывалось ранее, при оценке изобретательского уровня заявленного изобретения устанавливается, не следует ли оно для специалиста явным образом из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил изобретение признается соответствующим указанному требованию, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

• определение наиболее близкого аналога (прототипа);
• выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от этого наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
• выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ этих решений для установления известности влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

При выявлении наиболее близкого аналога следует руководствоваться соответствующими положениями, приведенными в пункте 3.2.4.2 Правил. Особое внимание необходимо обратить на требование совпадения назначения известного средства, относимого к аналогу, с характеристикой назначения, указанной в формуле изобретения.

Что же касается технического результата, то, как указано в подпункте (1) пункта 3.2.4.3 Правил, он представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., которые могут быть получены при осуществлении (изготовлении или использовании) средств, воплощающего изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в уменьшении крутящего момента вала, в снижении коэффициента трения, в предотвращении заклинивания, снижении вибрации, повышении противоопухолевой активности, локализации действия лекарственного препарата, в устранении дефектов структуры литья, в регулировании параметров ударного импульса, в улучшении контакта рабочего органа со средой, в уменьшении искажения формы сигнала, в предотвращении окисления продукта, достижении его полной чистоты, в снижении просачиваемости жидкости, в предотвращении растрескивания.

1.6.2.2. При поиске известных решений, которым присущи отличительные от прототипа признаки заявленного изобретения, применяются различные подходы, в зависимости от характера отличительных признаков.

Если эти признаки являются функционально самостоятельными, такими как: узел, деталь устройства (блок, привод, фреза, подшипник и т.п.), ингредиент композиции (пластификатор, наполнитель, химическое соединение, сплав определенного состава, растворитель, поверхностно — активное вещество и т.п.), прием способа (шлифование, вибрация, сушка и т.п.), вещество, материал, приспособление, используемые в способе, то в процессе анализа уровня техники проводится поиск решений, которым могут быть присущи эти функционально самостоятельные признаки. Поиск таких признаков проводится как в известных объектах, так и в их частях, безотносительно к назначению этих объектов и их частей.

Если отличительные признаки являются не функционально самостоятельными, а, например, такими, как: количественные признаки; признаки, описывающие геометрическую форму; наличие электрической, кинематической и др. связи; взаимное расположение; последовательность во времени; свойство и т.п., то поиск таких признаков не может проводиться в отрыве от тех функционально самостоятельных признаков, к которым они относятся (независимо от того, является ли соответствующий функционально самостоятельный признак общим с прототипом или отличительным от него). Поэтому в первую очередь обращаются к источникам информации, в которых могут содержаться сведения о самих функционально самостоятельных признаках, затем к сведениям о принципах их функционирования, зависимостях, закономерностях, существующих в данной области техники, из которых может быть выявлено влияние функционально несамостоятельных признаков указанного типа на технический результат.

Наиболее распространена ситуация, когда в уровне техники обнаружена информация о признаках, являющихся отличительными признаками заявленного изобретения.

Если из этой информации выявляется влияние этих признаков на достижение технического результата, указанного в заявке на изобретение, последнее не отвечает условию изобретательского уровня.

Если отличительных признаков несколько и каждый из них влияет в заявленном изобретении на достижение своего технического результата, для отрицания изобретательского уровня возможно обнаружение информации о каждом из этих признаков (и его влиянии на соответствующий технический результат) в разных источниках. Если же отличительные признаки влияют на достижение одного и того же технического результата, но порознь друг от друга, то также возможно обнаружение информации о них в разных источниках. Если же несколько отличительных признаков обусловливают возможность достижения технического результата лишь в совокупности, необходимо обнаружение всей такой совокупности отличительных признаков и сведений о ее влиянии на технический результат.

Если в обнаруженной информации отсутствуют сведения об обеспечиваемом изобретением техническом результате и из нее не выявляется влияние отличительных в заявленном изобретении признаков на достижение такого результата, изобретение отвечает условию изобретательского уровня.

Рассмотрим пример. Заявлен комплекс охранной сигнализации для зала картинной галереи, содержащий датчики, срабатывающие при прикосновении к наиболее ценным картинам, и телевизионную систему, в состав которой входят телекамера, выполненная с возможностью наведения на любую из охраняемых картин, и подключенный к ней видеомагнитофон. Комплекс отличается тем, что телевизионная система выполнена с возможностью автоматического наведения телекамеры на ту картину, датчик которой сработал, причем телекамера выполнена чувствительной к инфракрасным (невидимым) лучам. Кроме того, отличием комплекса является наличие в его составе видеомагнитофона, подключенного к телекамере.

В комплексе, являющемся прототипом заявленного, управление наведением телекамеры осуществлялось дистанционно оператором, находящимся за пультом в дежурном помещении, по наблюдаемому им изображению на телеэкране с учетом известного ему расположения картин и того, какой датчик сработал (соответствующая информация отображается на мнемосхеме).

Технический результат, усматриваемый заявителем, заключается в повышении скорости и точности наведения телекамеры благодаря исключению оператора из этого процесса и его автоматизации, а также в улучшении качества изображения покушающегося на ограбление независимо от наличия естественного или применения покушающимся искусственного освещения, в том числе и в случае, когда он обходится без освещения, пользуясь прибором ночного видения. Технический результат заключается также в возможности фиксации этого изображения.

В данном случае одно из отличий относится к функционально самостоятельному признаку — телевизионной системе, выполненной с автоматическим наведением телекамеры, оптическая ось которой устанавливается в одном из заранее выбранных направлений, в зависимости от того, какой датчик сработал. Признак, характеризующий такую способность (свойство) телевизионной системы, не является функционально самостоятельным. Кроме того, телевизионная система по соответствующим входам соединена с выходами датчиков (наличие такого соединения — признак, не являющийся функционально самостоятельным).

Следующее отличие относится к функционально самостоятельному признаку — телекамере, являющейся частью телевизионной системы. Оно заключается в выполнении ее чувствительной к инфракрасным лучам, т.е. относится к свойству, которым должна обладать телекамера.

Еще одно отличие заключается в дополнении комплекса видеомагнитофоном (функционально самостоятельный признак) и подключении его к телекамере (признак, не являющийся функционально самостоятельным).

В результате поиска в отношении первого функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе — прототипе, — телевизионной системы установлена известность такой же системы, применяемой в комплексе охранной сигнализации банка, где в каждом помещении имеется телевизионная система с телекамерой, автоматически наводимой на тот или иной находящийся в помещении сейф, в зависимости от того, какой из них пытаются вскрыть. В этом же источнике информации обнаружен и не являющийся функционально самостоятельным признак, характеризующий наличие связей телевизионной системы по соответствующим входам с выходами датчиков (в данном случае срабатывающих от прикосновения не к картинам, а к сейфам). Таким образом, для названных отличительных признаков выявлены известность их самих и известность их влияния на достигаемый технический результат.

При поиске в отношении второго функционально самостоятельного признака, имеющего иное выполнение, чем в комплексе — прототипе, — телекамеры установлена известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам и обеспечивающей получение изображения объекта в условиях отсутствия естественного или искусственного освещения в видимом диапазоне спектра. Таким образом, и для этого отличительного признака установлена его известность в сочетании с известностью влияния на достигаемый технический результат.

Наконец, функционально самостоятельный отличительный признак (наличие видеомагнитофона) в сочетании с признаком, характеризующим его подключение к телекамере (не являющимся функционально самостоятельным), также обнаружен вместе со сведениями о том, что такой совокупностью признаков обеспечивается возможность фиксации изображения объектов, находящихся в поле зрения телекамеры.

Ввиду отсутствия указания на какие-либо иные виды технического результата, кроме рассмотренных, заявленное изобретение не может быть признано имеющим изобретательский уровень: оно следует для специалиста явным образом из уровня техники, поскольку для получения желаемого результата использованы известные из уровня техники средства, приемы, для которых известна возможность получения с их помощью такого же результата.

Однако ситуация была бы другой, если бы был выявлен технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением, отличный или дополнительный к рассмотренным. Например, если бы в комплексе — прототипе было предусмотрено включение в охраняемом зале искусственного освещения при срабатывании хотя бы одного из датчиков для обеспечения работы входящей в его состав телекамеры, то для заявленного комплекса мог бы быть выявлен такой технический результат, как отсутствие фактора, демаскирующего его работу. Наличие такого фактора в комплексе — прототипе предоставляет лицу, покушающемуся на ограбление, информацию о том, что оно замечено, и это дает ему возможность своевременно скрыться. Ни одно из обнаруженных при поиске известных решений не позволяет выявить результат, состоящий в исключении названного фактора: известность телекамеры, чувствительной к инфракрасным лучам, свидетельствует о том, что из уровня техники для специалиста следует, что такую камеру нужно использовать в телевизионной системе для работы в условиях отсутствия естественного и искусственного освещения, но информация о том, как исключить источник информации, которым является вспышка света для покушающегося на ограбление, в уровне техники нет. Поэтому в такой ситуации (в условиях данного примера, когда не выявлены другие источники информации) о заявленном изобретении нельзя было бы сказать, что оно следует явным образом из уровня техники, его можно было бы признать соответствующим условию изобретательского уровня.

1.6.2.3. При оценке технического результата необходимо учитывать не только качественно иной по сравнению с прототипом результат, но и изменение количественной меры результата, присущего прототипу. Кроме того, известность влияния отличительных признаков на достижение анализируемого результата, выявляемая из уровня техники, не препятствует признанию изобретения имеющим изобретательский уровень, если в нем обеспечивается большая степень влияния, чем это следует из уровня техники.

Например, предложена питательная среда для выращивания анаэробных бактерий, содержащая источник азота, хлористый натрий и воду, отличающаяся тем, что она дополнительно содержит глюкозу и тиомочевину, а в качестве источников азота — коллаген и пептон при следующем соотношении компонентов, г/л воды:

    коллаген                                8,7 - 11,7
    пептон                                  12,0 - 15,0
    хлористый натрий                        0,4 - 0,5
    глюкоза                                 0,3 - 0,4
    тиомочевина                             1,3 - 2,6.

Изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в ускоренном росте бактерий.

Известно, что глюкоза и тиомочевина служат в питательных средах источниками углерода, а коллаген и пептон — источниками азота.

Известно также, что в питательных средах для выращивания анаэробных бактерий обязательно присутствие специальных добавок — стимуляторов роста.

Предложенная среда, не содержащая известных добавок, стимулирующих рост, а включающая в свой состав только источники азота и углерода, известные не как стимуляторы роста, а как традиционные компоненты среды, необходимые вообще для выращивания анаэробных бактерий, должна быть признана отвечающей изобретательскому уровню, так как из уровня техники не выявляется влияние указанных выше компонентов на достижение технического результата — ускорения (стимулирования) роста бактерий.

1.6.2.4. Если в отношении какого-либо отличительного признака изобретения (функционально самостоятельного или признака, не являющегося функционально самостоятельным, в сочетании с тем функционально самостоятельным, к которому он относится) влияние на технический результат заявителем не определено и если обнаружено известное решение, содержащее такой же признак, то достаточным для вывода о несоответствии изобретения условию изобретательского уровня является приведение ссылки на известность решения с таким признаком без подтверждения известности его влияния на какой-либо результат.

Такой же подход применяется и в тех случаях, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается (подпункт (7) пункта 19.5.3 Правил).

Этот вывод является правомерным, когда сведения о других отличительных признаках (если они имеются) и их влиянии на указанный технический результат обнаружены в уровне техники.

И наоборот, если в уровне техники не обнаружено решение с таким признаком, изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, несмотря на отсутствие связи этого признака с каким-либо техническим результатом, так как в этом случае не может быть доказано, что изобретение следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Например, может быть заявлена группа изобретений, одно из которых относится к новому материалу, а другое — к крышке для укупорки стеклянных банок, имеющей одинаковую с известной геометрическую форму, но выполненной из этого нового материала. Такая крышка должна быть признана соответствующей условию изобретательского уровня, даже если заявитель не укажет никакого технического результата, обусловленного выполнением крышки из этого материала. Ситуация не изменится и в том случае, когда упомянутый материал не будет заявлен как одно из изобретений группы, но его признаки использованы для характеристики крышки.

1.6.2.5. Известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации, в том числе и в случае, если изобретение имеет только один отличительный признак. В частности, сам признак может быть описан исчерпывающим образом (т.е. в точности так же, как он охарактеризован в заявке) в одном источнике, а свойства средств, содержащих такой признак, — в другом (других) источнике (источниках). При этом в последних может содержаться либо прямая ссылка на источник, в котором раскрыт признак, либо из контекста ясно, что речь идет именно о нем.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3 Правил допускается также привлечение аргументов, основанных на общеизвестных вообще и в конкретных областях техники знаниях, без указания источника информации (например, при использовании в изобретении законов Ома или Архимеда, теоремы Пифагора; свойства тела, не имеющего опоры, падать вниз, а не вверх, и т.п.). Однако если заявитель будет настаивать на указании такого источника информации, экспертиза обязана привести соответствующую ссылку.

1.6.2.6. Проверка заявленного изобретения, охарактеризованного в многозвенной формуле с зависимыми пунктами, проводится в отношении независимого пункта. Если охарактеризованное в нем изобретение соответствует изобретательскому уровню, проверка в отношении зависимых пунктов не проводится.

Проверка группы изобретений, объединенных единым изобретательским замыслом, проводится в отношении каждого независимого пункта в отдельности.

Если в указанных выше ситуациях изобретение по какому-либо независимому пункту (пунктам) не соответствует условию изобретательского уровня, заявителю сообщается об этом и предлагается высказать свое мнение о целесообразности дальнейшего рассмотрения заявки и, в случае согласия с выводами экспертизы и подтверждении такой целесообразности, представить скорректированную формулу изобретения.

Аналогичные действия совершаются, если не соответствует изобретательскому уровню изобретение, охарактеризованное в единственном пункте формулы изобретения.

Заявитель может представить также дополнительные сведения о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, которые могут изменить первоначальный вывод о несоответствии этого изобретения условию изобретательского уровня.

1.6.2.7. В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5 Правил, если в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

С учетом этого проводится и оценка изобретательского уровня заявленного изобретения, в характеристике которого имеется указанная особенность.

При этом в отношении разных совокупностей могут быть получены разные выводы по результатам проверки изобретательского уровня. В этом случае при дальнейшем рассмотрении заявки следует руководствоваться подпунктом (5) пункта 19.8 Правил.

1.6.3. «Негативные» и «позитивные» правила, используемые при проверке изобретательского уровня

В большинстве встречающихся в практике экспертизы ситуаций вместо использования описанной в п. 2 общей методики можно воспользоваться приведенными ниже (п. п. 1.6.3.1, 1.6.3.2) правилами. Если конкретная ситуация полностью соответствует той, к которой относится одно из этих правил, то можно констатировать отсутствие (наличие) изобретательского уровня, не прибегая к анализу по общей методике, т.к. для такой ситуации на основе предшествующего отечественного и зарубежного опыта экспертизы уже установлено, что изобретение следует (не следует) явным образом для специалиста из уровня техники.

1.6.3.1. Согласно пункту 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, в следующих случаях.

(1) Изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой(ыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

Например, известный прибор для измерения объема газа снабжен анализатором газа, подсоединенным к прибору, при этом достигается только результат расширения функциональных возможностей в том смысле, что при измерении объема смеси различных газов можно установить состав этой смеси.

При известности этого анализатора как самостоятельного прибора или как работающего в этом качестве в других устройствах технический результат оценивается как обусловленный именно дополнением известного прибора известной из уровня техники частью.

Другой пример: известная композиция для изготовления нагревательных элементов дополнена графитом и бентонитом, что позволяет достичь технического результата, состоящего в придании электропроводности и прочности элементам. При известности информации о том, что графит является электропроводным, а бентонит обладает свойствами прочного связующего в формовочных смесях, получаемый результат оценивается как обусловленный влиянием на свойства композиции ее дополнительных ингредиентов графита и бентонита.

Однако, если в первом случае, кроме расширения функциональных возможностей, происходит, например, повышение точности измерения состава газа по сравнению с точностью этого анализатора, указанной в информации о нем, а во втором — количественное увеличение характеристик электропроводности и / или прочности по сравнению с указанными в информации, то такие изобретения соответствуют изобретательскому уровню.

(2) Изобретения, основанные на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены.

Например, в известной композиции для борьбы с сорняками кукурузы вместо гербицида — трихлорацетата натрия применяют 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-симм.-триазин и достигают высокой степени селективности композиции.

Известно, что 2-хлор-4,6-бис(этиламино)-симм.-триазин является гербицидно активным по отношению к сорнякам кукурузы и практически безопасен для самой кукурузы, что и обусловливает высокую степень селективности композиции в отношении сорняков.

Однако, если при такой замене технический результат количественно возрастает и влияние такой замены на количественный рост известного технического результата не известно, изобретение соответствует изобретательскому уровню.

Пусть, например, предложен состав для пропитки тканого, волокнистого материала, предназначенного для изготовления изделий, используемых преимущественно для тепловой изоляции от воздействия металлических расплавов, включающий наполнитель, огнеупорную глину и фосфатное связующее — однозамещенный фосфат магния, отличающийся тем, что он содержит в качестве наполнителя стабилизированный диоксид циркония при следующем соотношении компонентов, мас.%:

стабилизированный

    диоксид циркония                          31 - 52,
    огнеупорная глина                         3 - 7,
    однозамещенный фосфат магния              остальное.

Изобретением достигается результат — увеличение высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали.

В данном составе наполнитель — моноклинный диоксид циркония — заменен на стабилизированный диоксид циркония, который имеет свойство стабильности кубической структуры в широком диапазоне температур (моноклинный диоксид циркония претерпевает структурные превращения в интервале более низких температур). Кроме того, при температурах пропитки в присутствии фосфатов стабилизированный диоксид циркония частично распадается, образуя свободные оксиды, которые взаимодействуют с фосфатной связкой, образуя связующее сложного состава, обладающее адгезионной способностью, что обусловливает значительное повышение устойчивости материала к расплавам материалов и высокотемпературной прочности.

Известно, что для исключения фазовых превращений и предотвращения появления трещин при изменении температур в процессе эксплуатации керамики диоксид циркония стабилизируют, однако сведений о том, что он при высоких температурах и в присутствии фосфатов образует адгезионнопрочное связующее, не обнаружено.

Таким образом, влияние отличительного признака состава — стабилизированного диоксида циркония — на достижение технического результата — высокотемпературной прочности и устойчивости к расплавам чугуна и стали — не известно из уровня техники, что позволяет признать заявленное изобретение соответствующим условию изобретательского уровня.

(3) Изобретения, основанные на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата (упрощения, уменьшения массы, габаритов, материалоемкости, повышения надежности, сокращения продолжительности процесса и др.).

Например, из известной композиции исключили взрывоопасный растворитель — керосин — для достижения безопасности ее использования и удешевления, при этом свойства композиции не изменились, но применять ее можно в виде порошка, а не раствора.

Другой пример: из известной электрической схемы исключили сумматор, поскольку в суммировании данных необходимость отпала, так как на выходе необходимо получить данные об отдельных параметрах. В этом случае происходит упрощение схемы.

Далее: из известного способа исключили прием очистки конечного продукта, так как неочищенный продукт применим в определенной области техники, в результате способ стал дешевле, продолжительность его сократилась.

Все описанные случаи исключения части объекта с одновременным исключением ее функции приводят к достижению обычного для такого исключения результата и, как правило, к сужению возможных областей применения.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня, как правило, нет необходимости в анализе иных, кроме описывающих прототип, источников информации, так как из сведений о прототипе обычно ясна функция исключаемой части, а из описания заявленного предложения выявляется, что эта часть не является необходимой для функционирования объектов в той области, где они должны применяться.

Следует иметь в виду, что, если при исключении какого-либо элемента его функция не исключается, а переходит к другому (другим) элементу (элементам) объекта, а сам объект функционирует с теми же или лучшими показателями и в той же сфере, как и до исключения из него этого элемента, подобное изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если из известных сведений об оставшихся элементах объекта не следует, что какой-либо из них способен проявлять функцию исключенного элемента.

Например, из известного дубильного состава исключили поверхностно — активное вещество, необходимое для составов подобного рода, что привело к уменьшению загрязнения окружающей среды и удешевлению состава при сохранении всех его дубильных свойств на прежнем уровне. Если сведений о том, что конкретные дубильные вещества, входящие в состав, и другие его компоненты обладают свойствами, обусловливающими их функцию и поверхностно — активного вещества, не обнаружено, подобное предложение признается соответствующим условию изобретательского уровня, так как не известно влияние оставшихся компонентов состава на достижение результата сохранения всех его свойств и характеристик как дубильного вещества.

(4) Изобретения, основанные на увеличении количества однотипных элементов, действий для усиления технического результата, обусловленного наличием в среде именно таких элементов, действий.

Например, для усиления прочности соединения деталей известного устройства увеличено число штырей на одной детали и число отверстий на другой; для увеличения степени чистоты продукта в известном способе его получения один и тот же прием очистки проводят несколько раз.

При квалификации таких предложений как не соответствующих условию изобретательского уровня анализу подвергаются только прототип, из которого ясны функция элемента или действия и их влияние на технический результат, и заявленное предложение, из которого ясно, что получен тот же результат, только усиленный благодаря увеличению количества этих элементов или действий.

К такой ситуации не может быть отнесено, например, предложение выполнять на трубе близко к ее концам две выемки (вместо одной посередине), что приводит к принципиально новой технологии прокладки подземных коммуникаций (в этом случае влияние увеличения числа однотипных элементов на достижение технического результата не известно из уровня техники).

(5) Изобретения, основанные на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами материала.

Например, известную форму для изготовления керамических изделий выполняют из трепела (вместо гипса) и достигают результата — уменьшения веса формы, повышения ее прочности и улучшения качества черепка изделия за счет быстрого отсасывания влаги из пористой формы.

Известно, что трепел является более легкой, чем гипс, пористой породой (гипс является монолитом), прочной из-за своего состава (75 — 90% аморфного кремнезема) и структуры (сцементированные мельчайшие частицы), в то время как гипс хрупок. Известно также, что пористые материалы характеризуются высокой проницаемостью для жидкостей и газов. Эти известные свойства трепела влияют на достижение указанных результатов, поэтому такое предложение по замене гипса на трепел как материал, имеющий лучшие свойства указанного характера, признается не соответствующим условию изобретательского уровня.

(6) Изобретения, основанные на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связями между ними.

Например, предложено аналоговое вычислительное устройство для выполнения операции умножения (получения выходного напряжения, пропорционального произведению напряжений на двух входах устройства). Устройство содержит элементы для суммирования и вычитания входных напряжений, подключенные к выходам этих элементов квадраторы (элементы, напряжение на выходе которых пропорционально квадрату входного напряжения), и второй элемент для вычитания, подключенный к выходам упомянутых квадраторов и формирующий разность соответствующих напряжений. Выход этого вычитающего элемента является выходом всего устройства. В качестве технического результата выступает расширение арсенала средств данного назначения — выполнения операции умножения.

    Установлено,  однако,  что  известно математическое тождество:
       2              2
(Х + У)   -  (Х  -  У)  =  4ХУ.  Известен,  кроме  того,   принцип

построения схем аналоговых вычислительных устройств, заключающийся

в  соединении  элементов,   выполняющих  те  или  иные  простейшие
операции,    в    соответствии    с   математическим   выражением,
воспроизводимым   устройством.   В   данном   случае  в заявленном

устройстве реализуется именно этот принцип: исходя из приведенного известного тождества осуществлено соединение входов суммирующего и

вычитающего  элементов  со  входами  устройства (в результате чего
напряжения    на    выходах    этих   элементов   пропорциональны,
соответственно,  Х  +  У  и  Х - У);   для  получения  напряжений,
                           2              2
пропорциональных   (Х  + У)   и   (Х  - У) ,  к выходам упомянутых
элементов   подключены   квадраторы;   для  формирования  разности
       2             2
(Х + У)   -  (Х  - У)   выходы  квадраторов  подключены  ко входам
второго   вычитающего    элемента;   на   выходе   последнего,   в
соответствии   с   функциями   и   описанным характером соединения
элементов,  формируется  напряжение, пропорциональное произведению

ХУ.

Таким образом, установлено, что в предложенном устройстве выбор его частей и связь между ними осуществлены на основании известных правил, рекомендаций. При этом названный технический результат (выполнение операции умножения, т.е. получения выходного напряжения, пропорционального произведению входных) обусловлен именно свойствами элементов и связями между ними. Поэтому согласно рассматриваемому «негативному» правилу заявленное устройство не соответствует условию изобретательского уровня.

(7) Изобретения, основанные на применении известного устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению, если новое назначение обусловлено его известными свойствами, структурой, выполнением и известно, что именно такие свойства, структура, выполнение необходимы для реализации этого назначения.

(8) Изобретения, основанные на изменении количественного(ых) признака(ов), представлении таких признаков во взаимосвязи, либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Например, в способе обработки рудных пластов с использованием приспособления, имеющего режущую кромку в виде кривой второго порядка, в уравнение которой входят скорость обработки и параметры обрабатываемой среды, для уменьшения энергозатрат предложено изменить значения коэффициентов при упомянутых скорости и параметрах в уравнении кривой второго порядка.

Если влияние этих скорости и параметров на величину энергозатрат при обработке рудных пластов известно, заявленное предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

Если в известном способе получения вещества А предложено повысить температуру проведения реакции и в результате процесс ускоряется, а выход вещества А повышается, то такой способ признается не соответствующим изобретательскому уровню, так как известно, что при повышении температуры реакции идут быстрее, известно также, что для данной группы реакций при их ускорении происходит сдвиг процесса в сторону образования веществ типа вещества А.

Если, например, в строительной конструкции размеры деталей, их взаимное расположение, материал деталей предложено выбирать исходя из определенных зависимостей, при этом достигается технический результат упрочнения конструкции и если указанные зависимости известны и используются в прочностных расчетах, такое предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

При использовании обсуждаемого правила следует внимательно проверять соблюдение содержащихся в нем условий. Рассмотрим примеры, когда эти условия не выполнены и вывод об отсутствии изобретательского уровня на основании данного правила был бы ошибочен.

Предложена глобоидная передача, содержащая глобоидный червяк и колесо, протяженность огибающей зоны выходной части зубьев которого не превышает четверти ширины венца, отличающаяся тем, что длину L нарезанной части червяка выбирают из условия:

┌ ┐2

2 2 L /4 = R -	R А — ------------------------------------------ u tg [arctg (0,02 + tg фиmin) — ДЕЛЬТА/2ро

где R — радиус расчетной окружности колеса;

А — межосевое расстояние передачи;

u — передаточное число;

ДЕЛЬТА — максимальная протяженность огибающей зоны на выходной части зуба колеса;

фиmin — минимальный угол подъема витка червяка;

ро — радиус кривизны витка червяка в нормальном сечении к крайней входной образующей витка.

Изобретением достигается результат, заключающийся в сохранении начального уровня виброактивности передачи в течение всего периода эксплуатации.

Глобоидная передача, являющаяся наиболее близким аналогом, имеет недостаток, состоящий в увеличении уровня ее виброактивности после значительного износа зуба колеса. При соблюдении указанной выше зависимости между длиной нарезанной части червяка и параметрами передачи даже значительный износ зуба колеса не влияет на уровень виброактивности передачи, т.е. сохраняет ее первоначальный уровень.

Известно, что для снижения изменения виброактивности от износа зуба параметры передачи, определяющие длину нарезанной части червяка, выбирают исходя из соотношения:

L = 2R sin нюс,

где R — радиус расчетной окружности колеса;

нюс — половина расчетного угла обхвата.

Поскольку в новой зависимости параметр угла обхвата nс не фигурирует, а, кроме указанных параметров, использованы и другие, влияние которых на технический результат сохранения виброактивности на начальном уровне независимо от степени износа зуба колеса не известно, как не известны и какие-либо закономерности, на основании которых можно получить новую зависимость, изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

Заявлена композиция для тушения огня на основе вещества А и добавки вещества Б в количестве 5 — 10 мас.%, способная образовывать пленку на поверхности металлических изделий, роль которой состоит в тушении огня на таких поверхностях. Известна композиция для тушения огня, содержащая смесь тех же веществ А и Б с содержанием Б — 15 — 50 мас.%, не пригодная для тушения огня на металлических конструкциях.

Подбор количественных соотношений известных компонентов композиции привел в данном случае к достижению неизвестного технического результата. Поэтому изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.3.2. Требованию изобретательского уровня, согласно пункту 19.5.3 Правил, соответствуют, в частности:

(1) способы получения новых индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой;

(2) способы получения известных индивидуальных соединений (класса, группы) с установленной структурой, если они основаны на новой для данного класса или группы соединений реакции или на известной для данного класса или группы соединений реакции, условия проведения которой не известны;

(3) индивидуальное соединение, подпадающее под общую структурную формулу группы известных соединений, но не описанное как специально полученное и исследованное и при этом проявляющее новые, не известные для этой группы свойства в качественном или количественном отношении (селективное изобретение);

(4) композиция, состоящая, по крайней мере, из двух известных ингредиентов, обеспечивающая синергетический эффект, возможность достижения которого не вытекает из уровня техники (т.е. проявляющая свойства обоих ингредиентов, но количественные показатели хотя бы одного из этих свойств выше показателей известных свойств отдельного ингредиента).

Например, заявлено фармакологически активное средство, являющееся анальгетиком и антисептиком, состоящее из А и Б в соотношении 20 — 40% и 60 — 80% мас.% соответственно (в таблетке содержится 0,01 г А и 0,03 г Б).

Известно, что А применяется как анальгетик, а Б — как антисептик, однако в таблетках, содержащих только А, его 0,05 г, а в таблетках, содержащих только Б, его 0,06 г.

Из указанной информации следует, что в заявленном изобретении А и Б оба проявляют более высокую активность присущего им характера (благодаря чему и стало возможным значительно уменьшить их содержание в таблетке по сравнению с лекарственными средствами, известными из уровня техники, при достижении того же лечебного эффекта). Такое изобретение как создающее синергетический эффект соответствует изобретательскому уровню.

1.6.3.3. В подпункте (5) пункта 19.5.3 Правил подчеркнуто, что не следует рассматривать заявленное изобретение как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

    Например,  если  бы  было заявлено изобретение,  относящееся к
аналоговому   вычислительному   устройству,    описанному  выше  в
п.  3.1.6,   и   не   была   установлена   известность   тождества
       2          2
(Х + У)  - (Х - У)   = 4ХУ,  которое  впервые  описано  заявителем
при   объяснении    работы   заявленного   устройства,   кажущаяся
очевидность не могла бы быть основанием для вывода  об  отсутствии

изобретательского уровня.

Аналогично, если заявлено средство для лечения головной боли, отличающееся от известного наличием ингредиента, обладающего сосудорасширяющим действием, и заявителем объяснено, что более быстрое наступление обезболивающего эффекта обусловлено ускорением «доставки» обезболивающего ингредиента в нужное место благодаря расширению сосудов, вывод об отсутствии изобретательского уровня был бы неправомерен без подтверждения известности подобного приема ускорения действия лекарственных препаратов.

1.6.4. Примеры оценки соответствия заявленных изобретений условию изобретательского уровня

1.6.4.1. Предложена полимерная композиция на основе поливинилхлорида, содержащая пластификатор, стабилизатор и наполнитель, отличающаяся тем, что она в качестве наполнителя содержит аэросил при следующем соотношении ингредиентов (мас.%): пластификатор 38,0 — 40,0, стабилизатор 0,7 — 0,8, аэросил 1,5 — 4,0, поливинилхлорид — остальное.

Изобретением достигается результат уменьшения потери прозрачности изделия из этой композиции после контакта с водой при нормальной и повышенной температуре.

В уровне техники обнаружена информация о том, что аэросил используется в полимерных композициях в качестве наполнителя, известно также его использование в прозрачной полимерной композиции на основе поливинилхлорида в количестве 0,8 — 2,0 мас.% (поливинилхлорида — около 45 мас.%), при этом степень снижения прозрачности изделия из известной композиции после выдержки в кипящей воде в течение 1 часа и в воде при температуре 25 град. С в течение 30 суток не отличается от таких же показателей заявленной композиции.

Таким образом, влияние отличительного признака изобретения — аэросила во взятом количестве на достигаемый результат известно, и, следовательно, предложение не соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.4.2. Предложен способ резистивного нагревания токопроводящей жидкости с помощью электродов, погруженных в жидкость, отличающийся тем, что жидкость нагревают в слое, заполненном твердыми, не растворимыми в ней частицами, например, кварцевого песка.

Изобретением достигается результат очистки электродов от накипи и уменьшения взрывоопасности процесса. Второй результат обусловлен тем, что между электродами объем нагреваемой жидкости весьма мал, так как она вытесняется твердыми частицами. Это способствует практически мгновенному нагреванию этой жидкости и возможности быстро отключить электроды.

Известно, что если в нагреваемую жидкость ввести твердые нерастворимые частицы, то соли жидкости, выделяясь из нее при нагревании, осаждаются не на сплошных поверхностях (емкости, электродов), а в основном на твердых частицах. На этом явлении основан метод предотвращения образования накипи на таких поверхностях, в данном случае на электродах.

При наличии такой информации влияние отличительных признаков заявленного способа — заполнение твердыми частицами нагреваемой жидкости — на технический результат — очистку электродов от накипи — известно из уровня техники.

Однако информации о том, что наличие слоя твердых частиц в нагреваемой жидкости приводит к практически мгновенному нагреванию жидкости между электродами, не обнаружено, что означает неизвестность из уровня техники влияния указанных отличительных признаков на этот технический результат. Следовательно, способ соответствует условию изобретательского уровня.

1.6.4.3. Приведенные выше методы оценки изобретательского уровня заявленного изобретения, основанные на подпунктах (2) и (3) пункта 19.5.3 Правил, не являются единственно допускаемыми Правилами. Возможны и иные пути анализа, проводимого при проверке изобретательского уровня, способные обеспечить достоверный вывод о том, что изобретение для специалиста следует или не следует явным образом из уровня техники. При этом система доказательства будет зависеть от характера изобретения, от того, насколько эксперту близка техническая проблема, к которой относится анализируемое изобретение, и т.п.

Рассмотрим следующий пример.

Заявлен способ транспортирования плоских картонных заготовок в зону их штабелирования, заключающийся в том, что заготовки размещают на ленточном транспортере и осуществляют их принудительный прижим к ленте транспортера путем подачи на заготовки воздушного потока.

Технический результат, на достижение которого направлено изобретение, заключается в устранении проскальзывания картонной заготовки относительно ленты транспортера.

В описании изобретения заявитель указал (а эксперт при проведении информационного поиска убедился), что аналог заявленного изобретения, т.е. средство того же назначения, отсутствует.

Какой путь оценки изобретательского уровня здесь возможен?

Видимо, следует, в первую очередь, установить, возникала ли ранее проблема устранения проскальзывания транспортируемого материала и, если возникала, то как она решалась.

Анализ уровня техники показал, что известен способ транспортирования металлических листов путем их размещения на транспортерной ленте и принудительного прижима листов к ленте для устранения их проскальзывания. Прижим осуществляли путем воздействия на транспортируемые металлические листы магнитным полем.

Понятно, что известный способ прижима транспортируемых предметов неприменим к картонным заготовкам. Поэтому следует далее установить, что известно из уровня техники по этому вопросу.

Выявлена известность способа нанесения разметки на картонную плоскую заготовку путем размещения заготовки на столе и нанесения на ее поверхность отметок с помощью перфоратора, перемещающегося над столом по заданной траектории. При этом картонную заготовку прижимают к поверхности стола путем подачи на нее воздушного потока.

Таким образом, известен и использованный в заявленном способе прием, обеспечивающий прижим картонной плоской заготовки к поверхности.

Установлена также известность и общей схемы заявленного способа, т.к. в уровне техники обнаружен способ транспортирования в зону штабелирования кожаных плоских заготовок, путем их размещения на ленточном транспортере.

Выявленные из уровня техники сведения достаточны, чтобы специалист смог известным способом реализовать назначение по транспортированию в зону штабелирования плоских заготовок именно из картона и при этом решить также известным способом проблему устранения их проскальзывания относительно транспортерной ленты.

Описанный метод проверки изобретательского уровня заявленного изобретения по сравнению с «традиционными», проводимыми по определенному алгоритму (подпункты (2) и (3) пункта 19.5.3 Правил) более сложен и не исключает некоторого субъективизма, неизбежность которого при оценке изобретательского уровня (неочевидности) давно подтверждена мировой практикой патентной экспертизы.

Рассмотренный выше подход может оказаться пригодным, в частности, в тех случаях, когда заявителем в формуле изобретения приведена чрезмерно конкретизированная характеристика назначения, не вносящая какой-либо специфики в способ реализации такого назначения (именно это обстоятельство должно быть, в первую очередь, установлено специалистом, каким является эксперт).

К подобным характеристикам назначения могут быть отнесены, например, следующие: «Способ упаковки в картонную тару пластмассовых крышек», «Способ определения вязкости нефти Уренгойского месторождения», «Способ сборки журнальных столов», «Устройство для сортировки болтов, имеющих резьбу с малым шагом» и т.п.

В указанных случаях выявить аналог (т.е. средство такого же назначения) часто бывает невозможно, что не должно быть препятствием (в таких ситуациях это препятствие в определенной степени формального характера) для проверки соответствия заявленного изобретения условию «изобретательский уровень», с тем чтобы гарантировать надежность патента, если состоится его выдача.

1.7. ЗАПРОС ИСПРАВЛЕННЫХ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ПО СУЩЕСТВУ

1.7.1. В соответствии с пунктом 19.6 Правил запрос дополнительных материалов направляется заявителю только в том случае, если без таких материалов невозможно проведение экспертизы заявки по существу, включая принятие решения. В подпункте (1.1) этого пункта приведен неисчерпывающий перечень обстоятельств, являющихся основаниями для запроса.

Согласно подпункту (3) того же пункта приводимое в запросе мнение экспертизы по какому-либо вопросу следует подкреплять аргументами технического или правового характера со ссылками, в случае необходимости, на техническую литературу и соответствующие нормативные документы.

При направлении заявителю предложений, связанных с корректировкой формулы изобретения, таких как уточнение характеристики существенного признака, исключение из формулы несущественного признака и т.п., целесообразно указать на правовые последствия такой корректировки и отказа от нее.

Рекомендуется руководствоваться следующим общим принципом: до завершения проверки патентоспособности изобретения самостоятельными основаниями для запроса могут быть лишь обстоятельства, заключающиеся в наличии таких препятствий для проведения этой проверки, которые не могут быть преодолены без обращения к заявителю.

Следует также исходить из того, что процесс экспертизы заявки по существу включает действия по принятию и направлению заявителю решения о выдаче или об отказе в выдаче патента, без выполнения которых она не может считаться завершенной (кроме случаев, когда заявка отзывается заявителем, считается или признается отозванной). Поэтому после установления патентоспособности изобретения наличие недостатков формулы изобретения, не воспрепятствовавших получению такого вывода, но являющихся нарушением требований, предъявляемых нормативным документом - Правилами, - может быть и самостоятельным (единственным) основанием для направления заявителю запроса с предложением устранить эти недостатки.

К числу упомянутых нарушений относятся:

• наличие в формуле изобретения признаков, изменяющих сущность заявленного изобретения (или наличие в материалах, представленных заявителем, указания на включение таких признаков в формулу), не принятых во внимание при проверке патентоспособности изобретения (подпункт (4) пункта 20 Правил);
• наличие в формуле изобретения признаков, охарактеризованных понятиями, не обеспечивающими возможность их идентифицирования и не принятыми во внимание при проверке патентоспособности изобретения в соответствии с абзацем пятым подпункта (3) пункта 19.4 Правил;
• изложение независимого пункта формулы изобретения не в виде одного предложения (подпункт (2) пункта 3.3.2.3 Правил);
• наличие в формуле недопустимых элементов (пункт 4 Правил).

В запросе, направляемом во всех этих случаях, следует обратить внимание заявителя на то, что заявка будет признана отозванной, если он не представит в установленный срок ответ, содержащий должным образом скорректированную формулу изобретения (либо согласие с предложением экспертизы о внесении ею изменений в формулу или конкретной предложенной редакцией формулы) либо отмену указания о включении в формулу признаков, приводящих к изменению сущности заявленного изобретения, или просьбу о продлении срока ответа. В запросе следует указать, кроме того, что к таким же последствиям приведет представление ответа, в котором заявитель возражает против корректировки формулы изобретения или не отменяет свое указание о включении в формулу признаков, обусловливающем изменение сущности заявленного изобретения, не приведя нормативно обоснованной аргументации.

К недостаткам, при наличии которых не следует направлять запрос на данном этапе производства заявки, относится, в частности, использование заявителем устаревшей или не в полной мере соответствующей принятой в конкретной области техники терминологии, не воспрепятствовавшее установлению патентоспособности изобретения.

Не следует направлять заявителю запрос, содержание которого исчерпывается предложением внести в формулу изобретения исправления стилистического или иного характера.

Не требует направления запроса и может быть осуществлена самим экспертом без предварительного согласования с заявителем коррекция формулы в решении о выдаче патента, заключающаяся в устранении опечаток и грамматических ошибок (пункт 19.7 Правил).

1.7.2 В запросе экспертизы не допускается:

а) ограничиваться перечнем источников информации, на которых предполагается основывать решение об отказе в выдаче патента, без приведения всей системы доказательств, подтверждающих правомерность вывода экспертизы;

б) требовать от заявителя подтверждения возможности осуществления изобретения без приведения доказательств того, что имеющиеся в заявке сведения не подтверждают такую возможность, или без обоснования недостаточности таких сведений либо их недостоверности. Доказательства в случае необходимости должны быть подкреплены ссылками на источники информации;

в) запрашивать доказательства фактического получения и / или наличия указанных в заявке свойств (например, биологической активности и / или низкой токсичности) для каждого соединения заявленной группы с разными по химической природе радикалами (когда группа описывается общей структурной формулой), кроме случаев, когда в отношении некоторых таких соединений у экспертизы есть сомнения в возможности их получения описанным способом и / или проявления ими свойств, основанные на значениях специального характера;

г) требовать от заявителя доказательств невозможности достижения технического результата за пределами интервала значений или при отступлении от единичного значения, использованных в качестве количественной характеристики существенного признака.

Недопустимо также требовать включения в независимый пункт формулы изобретения количественных характеристик ингредиентов композиции без обоснования влияния таких характеристик на достигаемый результат (например, в случае протекания в исходных композициях физико — химических процессов при образовании веществ, для получения которых они предназначены).

В то же время экспертиза вправе запрашивать примеры, подтверждающие нижний и верхний пределы интервала значений количественных характеристик, если они включены в независимый пункт формулы и интервал велик, а представленные в заявке примеры касаются лишь средних значений интервала. При этом должны быть приведены доводы технического характера, обосновывающие сомнения в возможности достижения результата, иллюстрируемого приведенным в заявке примером, при значительном отклонении от условий этого примера, обусловленном шириной заявленного интервала. Для обоснования необходимости представления дополнительных примеров наряду с такими доводами приводится ссылка на абзац третий пункта 3.2.4.5 Правил, согласно которому должна быть показана возможность получения технического результата в указанном в независимом пункте интервале;

д) если в формулу изобретения включено общее понятие, указывать на неправомерность использования его заявителем на том основании, что в заявке приведено недостаточное, по мнению экспертизы, количество примеров конкретного выполнения изобретения.

Основанием для запроса по поводу такой неправомерности может служить, в частности, приведение экспертизой примеров выполнения изобретения, охватываемых упомянутым общим понятием, не обеспечивающих реализацию указанного в заявке назначения (при реализации этого назначения в примерах, приведенных заявителем), или примеров, в которых не обеспечивается получение усматриваемого заявителем технического результата (достигаемого в примерах заявителя);

е) предлагать заявителю исключить одно из изобретений заявленной группы, приводя аргументы о «двойном патентовании» в случаях, когда заявлена группа изобретений, представленная объектами разного вида (например, способ и устройство для его осуществления, устройство (вещество) и способ его изготовления), и при этом признаки одного изобретения находятся во взаимно однозначном соответствии с признаками другого, отличаясь лишь формой выражения, обусловленной видом объекта.

Не следует так действовать и в случае, когда одним и тем же заявителем поданы две заявки на изобретения, соотносящиеся друг с другом, как указано выше;

ж) предлагать заявителю внести в ограничительную часть независимого пункта формулы изобретения характеристику частной формы выполнения признака, выраженного в этом пункте общим понятием, когда данная частная форма включена заявителем в зависимый пункт формулы и совпадает с признаком ближайшего аналога, если в отношении заявленного изобретения данная частная форма не относится к числу признаков, необходимых для достижения технического результата во всех случаях выполнения или использования изобретения;

з) если формула изобретения содержит идентифицируемые признаки, не подпадающие под перечни, указанные в подпунктах (2) - (9) пункта 3.2.4.3 Правил, квалифицировать их как неприемлемые для характеристики заявленного объекта, поскольку эти перечни не являются исчерпывающими.

Необходимо также иметь в виду, что в Правилах не содержится каких-либо ограничений в отношении наличия в формуле изобретения математических выражений и характера входящих в них параметров, что не допускает в процессе экспертизы приведение доводов о необходимости их исключения, если выбранная заявителем форма представления признаков изобретения не препятствует возможности их идентифицирования (подпункт 4 пункта 3.3.1 Правил) и проверке патентоспособности такого изобретения.

Вместе с тем экспертиза вправе предложить заявителю более удачную, по ее мнению, форму представления математических выражений, эквивалентную первоначальной в математическом отношении, либо замену их эквивалентной словесной формулировкой, однако такое предложение нецелесообразно делать до получения положительного вывода о патентоспособности изобретения;

и) привлекать для вывода о несоответствии условию новизны заявленного изобретения сведения о средстве того же назначения, хотя бы один признак которого является не идентичным признаку независимого пункта формулы изобретения, а эквивалентным ему, т.е. выполняющим ту же функцию с таким же результатом, но являющимся иным по форме выполнения.

Если не обнаружен более близкий аналог, такое средство квалифицируется как прототип заявленного изобретения. Последнее, отличаясь от прототипа упомянутым эквивалентным признаком, признается новым и требует последующей проверки на соответствие условию изобретательского уровня;

к) предлагать заявителю изменить формулу изобретения, составленную с разделением на ограничительную и отличительную части, в связи с выявлением экспертизой более близкого, по ее мнению, аналога заявленного изобретения, чем выбранный заявителем прототип, если совпадение заявленного изобретения с прототипом, выбранным заявителем, и аналогом, выявленным экспертизой, имеет место в отношении разных признаков.

Допускается предлагать заявителю изменить такую формулу изобретения, если аналогу, выявленному экспертизой, присущи все признаки, общие для заявленного изобретения и прототипа, выбранного заявителем, и, кроме того, упомянутый аналог имеет еще один или несколько признаков, общих с заявленным изобретением.

Поскольку неправильное распределение признаков между ограничительной и отличительной частями с учетом выявленного экспертизой наиболее близкого аналога не является недостатком, препятствующим проведению проверки патентоспособности изобретения, упомянутое предложение может быть изложено в запросе, если последний направляется по иным основаниям, связанным с необходимостью представления заявителем материалов и сведений, без которых дальнейшее проведение проверки патентоспособности невозможно.

Обращаясь с таким предложением к заявителю, следует разъяснить ему, что оно обусловлено необходимостью соблюдения требований подпункта (1) пункта 3.3.2.3 Правил и что дальнейшая проверка патентоспособности изобретения будет проводиться с учетом выявленного экспертизой наиболее близкого аналога, если заявитель не представит убеждающие экспертизу доводы о том, что указанным требованиям в большей степени соответствует выбранный заявителем прототип;

л) во всех случаях, когда экспертиза предлагает заявителю прототип изобретения, в том числе взамен указанного в заявке, предлагать заявителю провести сравнительный анализ в части достигаемого технического результата без объяснения причин недостаточности имеющихся в заявке сведений для продолжения экспертизы по отношению к новому прототипу.

С учетом этого упомянутое предложение не следует направлять заявителю до проведения сопоставительного анализа самим экспертом. Основанием для обращения к заявителю с таким предложением может быть, в частности, установление того, что указанный в заявке технический результат, достигаемый изобретением, обеспечивается и выявленным экспертизой ближайшим аналогом, вследствие чего возникает вопрос, в отношении какого технического результата (кроме результата в виде расширения арсенала средств данного назначения) существенны отличительные от этого аналога признаки заявленного изобретения.

1.8. ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЕРТИЗЫ ИЗОБРЕТЕНИЙ НА «ПРИМЕНЕНИЕ»

1.8.1. Применение по новому назначению как вид изобретения

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона одним из видов изобретений, на которые распространяется правовая охрана, является «применение известного ранее устройства, способа, вещества, штамма по новому назначению».

Изобретение «на применение» отличается от прочих изобретений происхождением, связанным с иным характером изобретательской деятельности.

Если большинство изобретений направлено на создание нового средства удовлетворения общественной потребности путем его синтеза и поэтому выражаются в виде устройства, способа, вещества, штамма, то изобретения «на применение» обеспечивают создание нового средства за счет выявления неизвестного свойства (новых возможностей) известного объекта, позволяющего его использовать по иному назначению.

При этом имеется в виду, что обнаруженное свойство присуще объекту как таковому и лишь проявляется в определенных условиях применения.

Пример.

Вещество «А» известно как удобрение. Изобретатель установил, что оно способно уничтожать моллюсков. В результате народное хозяйство получило новое моллюскоцидное средство, представляющее собой вещество «А».

Изобретения «на применение», как правило, характерны для веществ в силу того, что последние в наименьшей степени связаны с назначением.

Так, существуют вещества природные; вещества, полученные в эксперименте; отходы производства и т.д., для которых утилитарное назначение не определено. Установление такого назначения может быть квалифицировано как изобретение «на применение» (первое применение).

Кроме того, даже те вещества, которые первоначально были специально синтезированы с какой-либо целью, как правило, обладают целым рядом свойств, способных проявляться в зависимости от условий использования, и поэтому могут иметь различные назначения.

Аналогичная ситуация имеет место и для штаммов.

В то же время любое устройство или способ является результатом только целеполагающей деятельности человека, т.е. создается для выполнения определенных функций, имеет определенную предназначенность. Поэтому без внесения в него существенных изменений реализовать нечто иное, как правило, не представляется возможным.

При этом большими возможностями с рассматриваемой точки зрения обладает устройство, чем способ.

Известное устройство может быть использовано по новому назначению, например, при изменении условий его работы; за счет установления нового свойства материала, из которого устройство изготовлено.

Пример.

Заявлено «применение кожухотрубного конденсатора в качестве сепаратора пара».

Конденсатор содержит установленный в корпусе пучок вертикальных трубок, связанных с системой подачи охлажденной воды. Подвод пара в конденсатор осуществляется в верхней части корпуса. По мере перемещения пара в нижнюю часть корпуса он, соприкасаясь с поверхностью трубок, переходит в конденсат, который отводится из нижней части корпуса.

При использовании устройства в качестве сепаратора пара паровой поток подается в нижнюю часть корпуса. Восходящий поток пара контактирует с поверхностью трубок и, в частности, с водяной пленкой, стекающей по ним, что обеспечивает отделение от потока жидкой фазы, выводимой из нижней части корпуса. Чистый пар отводится в верхней части корпуса.

Изменение условий работы известного устройства, а именно, изменение направления движения парового потока, позволило использовать устройство по другому назначению (вместо конденсатора — сепаратор).

Таким образом, известные вещества, штаммы и устройства могут реализовать новое назначение за счет внешней побудительной причины в виде иных нетрадиционных условий использования без какого-либо изменения их как таковых.

Что же касается применения известного способа по новому назначению, то изобретения подобного вида маловероятны. Связано это с тем, что способ есть не что иное, как процесс выполнения действий над материальным объектом. Он характеризуется наличием действий над определенными предметами, порядком и условиями их осуществления, под которыми следует понимать как режим, так и использование веществ и устройств, необходимых для выполнения действий. Необходимость реализации нового назначения, как правило, требует изменения самого процесса или объекта, на который он направлен, и, следовательно, изменения способа.

В этом случае решение не является изобретением «на применение».

Поэтому заявки на «применение способа» подаются заявителями достаточно редко. Чаще всего они относятся к области определения каких-либо величин.

Пример.

Заявлено «применение импедансного способа ультразвуковой дефектоскопии для определения фактической площади касания контактов».

Известный способ заключается в обработке соответствующего изделия ультразвуком с последующей фиксацией сигнала, по характеру которого судят о наличии дефектов в изделии.

Способ определения фактической площади касания контактов реле также предполагает воздействие на объект исследования ультразвуком и последующий анализ фиксируемого сигнала.

В отличие от первого он предполагает иной объект воздействия, а именно, контакты реле, находящиеся в соприкосновении, и иное умозаключение — о величине площади касания контактов.

В связи с этим следует констатировать изменение известного способа и некорректность притязаний заявителя.

Аналогичный вывод может быть сделан и тогда, когда новое применение способа определения хотя и не связано с изменениями процесса или объекта воздействия, но требует выполнения иных действий вычислительно — логического характера, поскольку известный способ реализует свое традиционное назначение только в совокупности с такими действиями.

1.8.2. Проверка патентоспособности изобретения «на применение»

1.8.2.1. Проверка соответствия условиям

Экспертиза патентоспособности изобретения «на применение» начинается с проверки его соответствия условиям пункта 2 статьи 4 Закона. К ним относятся принадлежность применяемого объекта к определенному перечню и известность объекта. Известность объекта определяется исходя из уровня техники, включающего любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета заявленного изобретения.

При выявлении несоответствия заявленного изобретения названным условиям заявителю направляется запрос, в котором сообщается о некорректности формулы изобретения и о возможности ее уточнения путем представления в форме, принятой для объекта изобретения соответствующего вида, характеризуемого совокупностью его признаков, изложенных в первоначальных материалах заявки.

Пример.

Заявлено «применение луча соцветия фенхеля в качестве зубочистки».

Согласно пункту 2 статьи 4 Закона объектом изобретения может явиться применение устройства, способа, вещества, штамма.

Луч соцветия фенхеля является частью растения, не относится к указанному перечню, и потому формула изобретения не является корректной.

В связи с тем, что на изобретение в представленном виде не может быть выдан патент, т.к. объект не относится к числу патентоспособных, заявитель может изменить формулу изобретения, изложив ее в следующей редакции:

«Зубочистка, содержащая рабочую часть, отличающаяся тем, что она выполнена из луча соцветия фенхеля».

Аналогичная ситуация имеет место и в случае, приведенном ниже.

Пример.

Заявлено «применение деминерализованной трубчатой аллокости в качестве сосудистого протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов».

Применяемый объект представляет собой биоткань, не относится к перечню, приведенному в пункте 2 статьи 4 Закона, и потому формула изобретения не является корректной. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде протеза для пластики магистральных кровеносных сосудов.

Пример.

Заявлено «применение проволочной пружины, выполненной из материала, обладающего эффектом памяти формы, в качестве внутрисосудистого каркаса». Из уровня техники не известна проволочная пружина, изготовленная из указанного материала. В связи с этим формула изобретения не может быть признана правомерной.

Так как выполнение проволоки из материала, обладающего эффектом памяти формы, является существенным с точки зрения реализации заявленного назначения, формула изобретения не может быть уточнена путем исключения признака материала. Изобретение может быть охарактеризовано в традиционной формуле в виде внутрисосудистого каркаса.

По причине неизвестности объекта не может быть признана корректной также многозвенная формула на группу изобретений, первый пункт которой относится к новому индивидуальному химическому соединению, а какой-либо из последующих пунктов к его применению. В подобном случае заявителю может быть предложено изменить формулировку этого пункта, охарактеризовав в нем средство определенного назначения.

При этом заявка будет относиться к группе изобретений, в отношении которой можно считать соблюденным требование единства, т.к. одно из изобретений — индивидуальное химическое соединение как таковое — используется в другом — средстве указанного назначения.

Если заявитель не сочтет возможным изменение первоначальной формулы изобретения, признанной экспертизой некорректной, по заявке выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения (одного из заявленных изобретений) условиям патентоспособности, изложенным в пункте 2 статьи 4 Закона.

Если первоначальная или уточненная формула изобретения корректна, проводится проверка соответствия изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня.

1.8.2.2. Особенности проверки соответствия изобретения «на применение» условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня

Изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости, если установлено, что известный объект при его использовании способен реализовать назначение, приведенное в формуле изобретения. Для определения соответствия изобретения указанному условию необходимо проанализировать сведения, приведенные в описании изобретения, подтверждающие возможность осуществления изобретения.

Изобретение признается новым, если для применяемого объекта не установлена известность из уровня техники того назначения, которое указано заявителем в формуле изобретения. Назначение может быть выражено, например, с помощью терминологического обозначения (деэмульгатор, гербицид, сепаратор и т.п.); с использованием конструкции «средство для...» (средство для лечения токсикосептических состояний, средство для тушения пожара) или конструкции типа: «антибактериальное средство». Наряду с терминологическим обозначением может быть приведена сфера использования объекта (заявленное назначение — стимулятор роста льна — долгунца, в отличие от известного — стимулятор роста риса). Изобретение признается новым при соблюдении указанного условия и в том случае, если область использования средства осталась прежней.

Пример.

Заявлено «применение „Б“ в качестве средства для лечения ревматоидного артрита». Ранее «Б» было известно как лечебный препарат при неспецифическом язвенном колите. Экспертиза установила, что авторы выявили впервые противоревматическую активность препарата, что позволило его рекомендовать в указанном качестве.

В результате установления нового свойства известного лечебного препарата общество приобрело новое средство для лечения определенного заболевания. При этом не имеет значения то, что оно по-прежнему используется для лечения человека.

Изобретение соответствует условию изобретательского уровня, если новое назначение известного объекта не следует из его известных свойств, состава, структуры, конструктивного выполнения. При оценке соответствия изобретения указанному условию следует определить:

• характеристику применяемого объекта, «отвечающую» за выполнение им нового назначения, например, свойство, ингредиенты или фрагменты структуры вещества, элементы конструкции и т.д.;
• ее известность для этого объекта из уровня техники;
• известные средства заявленного назначения, обладающие указанной характеристикой;
• следует ли из уровня техники влияние этой характеристики на реализацию назначения.

Если механизм функционирования объекта в новом качестве не раскрыт в описании изобретения или изложен недостаточно полно, что не позволяет установить упомянутую характеристику непосредственно по материалам заявки, возможна иная последовательность действий. Анализируются сведения об известных средствах заявленного назначения и другая необходимая информация, относящаяся к рассматриваемому вопросу; определяется искомая характеристика, а затем устанавливается, принадлежит ли она применяемому объекту и известен ли этот факт.

Пример.

Заявлено «применение „В“ в качестве средства для лечения гашишной наркомании». Ранее препарат был известен как средство, применяемое в кардиологической практике. Заявленное изобретение является новым.

Известно, что противонаркоманический эффект средств, применяемых для лечения гашишной наркомании, основан на их психотропных свойствах, а также способности оказывать положительное влияние на продуктивную познавательную деятельность при воздействии наркотиками. Известно также из публикаций, посвященных исследованию вещества в экспериментальных условиях, что «В» обладает перечисленными свойствами. Следовательно, возможность реализации веществом нового назначения явным образом вытекает из известных сведений о свойствах этого вещества и средств для лечения гашишной наркомании. Заявленное изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.

Пример.

Заявлено применение «Г» известного состава в качестве радиопоглощающего материала. Вещество представляет собой порошок, содержащий 80% окиси железа; утилитарного назначения не имеет.

В связи с этим изобретение признается новым.

Известны магнитокерамические радиопоглощающие материалы, основным компонентом которых является окись железа (до 80%). Именно ее наличие определяет соответствующие свойства материала.

Таким образом, из состава применяемого вещества вытекает возможность его использования в заявленном качестве.

Изобретение не соответствует условию изобретательского уровня.

При определении соответствия изобретения «на применение» условию изобретательского уровня эксперт может столкнуться с ситуацией, когда возможность реализации объектом указанного в формуле назначения следует из уровня техники. Однако материалы заявки содержат такие сведения о свойствах объекта, проявляемых им при предлагаемом применении, которые позволяют уточнить формулировку назначения. При этом может оказаться, что эти свойства не были известны для применяемого объекта и, следовательно, из уровня техники не вытекает возможность применения известного объекта по назначению в уточненной его формулировке.

В такой ситуации заявленное изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня, если заявителем будет произведена необходимая корректировка формулы изобретения. При этом должно быть соблюдено требование закона, согласно которому представляемые заявителем дополнительные материалы не должны изменять сущность заявленного изобретения. В данном случае уточненная формулировка назначения, включаемая в формулу изобретения вместо первоначальной, должна терминологически соответствовать содержащимся в заявке сведениям, на основании которых производится уточнение (разумеется, допустимо и использование синонимов терминов, содержащихся в описании).

Пример.

Заявлено «применение „Д“ в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения».

Из уровня техники известно, что а) вещество обладает антигипоксическим свойством; б) при нарушении мозгового кровообращения развивается гипоксия ткани мозга.

Отсюда вытекает возможность его применения по указанному назначению.

Из описания изобретения следует, что препарат может быть использован не только в случаях хронического нарушения мозгового кровообращения, но и в острой фазе ишемического инсульта, характеризующейся острым спазмом сосудов, благодаря его способности оказывать сосудорасширяющее действие и разжижать кровь. Указанные свойства были установлены впервые изобретателем.

Поскольку возможность такого использования препарата не следует из уровня техники, при соответствующем уточнении заявителем формулы изобретения («применение Д в качестве средства для лечения нарушений мозгового кровообращения в острой фазе ишемического инсульта») оно может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня.

Если упомянутые сведения, наличие которых позволило бы уточнить формулировку назначения, не приведены в заявке, уточненное назначение как признак, подлежащий включению в формулу изобретения, в первоначальных материалах заявки не содержался. В этом случае уточнение формулы заявленного изобретения без изменения его сущности невозможно, а по отношению к изобретению, характеризуемому формулой в первоначальной редакции, неизбежен вывод о несоответствии условию изобретательского уровня.

Аналогичный вывод может быть сделан и в том случае, когда свойство объекта раскрыто в описании изобретения, однако его наличие не позволяет заявителю уточнить назначение объекта.

1.8.3. Структура формулы изобретения «на применение»

Адекватные изобретению «на применение» права из патента обеспечивает формула изобретения следующей конструкции: «применение... (приводится характеристика объекта) в качестве... (указывается новое назначение объекта)».

Формула изобретения может быть однозвенной и многозвенной. При этом она должна соответствовать общим требованиям, предъявляемым пунктом 3.3.2 Правил. Так, независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению. В связи с этим не допускается при характеристике назначения использовать альтернативные понятия, определяющие различные сферы использования объекта, или признаки, не основанные на одном и том же свойстве, техническом результате (например, «применение... в качестве красителя или жаропонижающего средства»; «применение... в качестве средства для лечения язвенной болезни или артрита»).

Указанное требование не считается нарушенным при следующей формулировке изобретения: «применение... в качестве красителя для шерстяных или хлопчатобумажных тканей»; «применение оксиэтилкарбоксиметилцеллюлозы или оксипропилкарбоксиметилцеллюлозы в качестве модификатора для флотации калийсодержащих руд».

В многозвенной формуле могут быть охарактеризованы одно изобретение (с развитием и / или уточнением в зависимых пунктах совокупности признаков, приведенных в независимом пункте) или группа изобретений, представленных в нескольких независимых пунктах.

В зависимых пунктах формулы изобретения «на применение» развитие совокупности признаков, приведенной в независимом пункте, может осуществляться путем конкретизации применяемого объекта и / или назначения.

Пример.

1. Применение триазолилацетофеноноксимов формулы..., в которой R1..., R2..., в качестве селективного фунгицида для борьбы со спорами на растениях.

2. Применение по п. 1 2,4-дихлор- а — /(1,2,4-триазолин — (1)/-ацетофеноноксим-о-бензилового эфира (или Применение по п. 1... в качестве селективного фунгицида для борьбы со спорами на пшенице).

Примечание. 2,4-дихлор- а — /(1,2,4-триазолин — (1)/-ацетофеноноксим-о-бензилового эфира является частным представителем ряда веществ, охарактеризованного в п. 1 формулы.

В разных независимых пунктах формулы, включающей изобретение (изобретения) на «применение», могут быть охарактеризованы, в частности, изобретения, одно из которых предназначено для другого (например, применение и способ использования); для использования в другом (применение и композиция (устройство), ингредиентом (частью) которой(ого) является применяемое вещество (изделие), выполняющее назначение в соответствии с охраняемым применением, и т.п.) или варианты.

Пример.

1. Применение 1 — (2-бензотиазолил) — 1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы и ячменя.

2. Способ использования 1 — (2-бензотиазолил) — 1,3-диметилмочевины в качестве гербицида в посевах пшеницы и ячменя, заключающийся во внесении в почву после всходов растений в количестве 1 — 5 кг/га.

Пример.

1. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и крахмала при соотношении 1:3 — 1:5 в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

2. Применение смеси карбоксиметилцеллюлозы и дициандиамидоформальдегидной смолы при соотношении 1:2 — 1:3 в качестве депрессора глинистых шламов при флотации калийных руд.

1.8.4. Особенности решения экспертизы об отказе в выдаче патента по заявке, относящейся к изобретению «на применение»

Если экспертиза пришла к выводу о непатентоспособности изобретения, решение излагается по развернутой схеме.

Сначала характеризуется заявленное изобретение и, если это возможно и необходимо для оценки его патентоспособности, приводится характеристика применяемого объекта, «отвечающая» за выполнение им заявленного назначения. Затем излагаются известные сведения, свидетельствующие о несоответствии изобретения требованию новизны или изобретательского уровня, и указываются библиографические данные источников информации. Здесь же приводится анализ патентоспособности изобретения.

Если изобретение не соответствует требованию промышленной применимости или относится к решениям, противоречащим общественным интересам, принципам гуманности и морали, приводятся доводы экспертизы, обосновывающие невозможность реализации применяемым объектом указанного назначения или наличие указанных противоречий, и, если это необходимо, библиографические данные источника(ов) информации, на котором(ых) базируются эти доводы.

В заключительной части решения излагается вывод экспертизы относительно невозможности выдачи патента на изобретение.

1.9. ЭКСПЕРТИЗА ИЗОБРЕТЕНИЙ В ОБЛАСТИ ХИМИИ И МЕДИЦИНЫ В НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

1.9.1. Заявка на изобретение относится к группе химических соединений, описываемой общей структурной формулой, или способам их получения

1.9.1.1. Если независимый пункт формулы изобретения относится к группе химических соединений, описываемой общей структурной формулой, требование подпункта (1) пункта 3.3.2.4 Правил, согласно которому независимый пункт формулы должен относиться к одному изобретению, считается соблюденным (а следовательно, считается соблюденным и требование единства изобретения), когда соединения этой группы проявляют одинаковые свойства (в частности, активность), обусловливающие одно и то же назначение, указанное в первоначальных материалах заявки (независимо от того, приведено ли это назначение в формуле изобретения).

1.9.1.2. Если формула изобретения содержит независимый пункт, относящийся к группе химических соединений, описываемой общей структурной формулой, удовлетворяющих условиям приведенного выше пункта 1.9.1.1, и наряду с ним — один или несколько независимых пунктов, относящихся к конкретным соединениям из этой группы, требование единства изобретения не следует считать нарушенным. Группа изобретений, характеризуемых такой формулой, может считаться соответствующей требованиям к изобретениям — вариантам.

Заявитель может преобразовать независимые пункты формулы, относящиеся к конкретным соединениям группы, в зависимые.

1.9.1.3. Если в одном независимом пункте формулы изобретения охарактеризовано несколько групп химических соединений, описываемых разными структурными формулами, требования пункта 3.3.2.4 Правил являются нарушенными.

Такое нарушение является основанием для направления заявителю запроса (подпункт (1.14) пункта 18.3; подпункт (5) пункта 19.4 и подпункт (1.1) пункта 19.6 Правил).

В случае сохранения указанного нарушения дальнейшие действия при проведении экспертизы заявки по существу осуществляются с учетом положений подпункта (9) пункта 19.4 и подпункта (1.1) пункта 19.6 Правил.

Указанный подход применяется как в случае, когда группы химических соединений, характеризуемых разными структурными формулами, являются вариантами (т.е. имеют одинаковое назначение), так и в случае, когда такие группы не могут быть квалифицированы как варианты.

1.9.1.4. Если в одном независимом пункте формулы изобретения охарактеризовано нескольких разных способов получения одной и той же группы химических соединений, описываемой общей структурной формулой, имеет место нарушение требования пункта 3.3.2.4 Правил. При выявлении такого нарушения экспертиза руководствуется положениями пунктов Правил, названных в приведенном выше в пункте 1.9.1.3.

1.9.1.5. Заявленные в разных независимых пунктах формулы изобретения несколько групп химических соединений, описываемых разными структурными формулами, имеющих одинаковое назначение, могут быть квалифицированы как изобретения — варианты.

То же самое относится к нескольким способам получения одной и той же группы химических соединений, описываемой общей структурной формулой.

1.9.1.6. Заявленные в разных независимых пунктах формулы изобретения способ получения группы соединений и способ получения части соединений этой группы, подпадающих под общую структурную формулу, не могут быть квалифицированы как изобретения — варианты, так как их нельзя признать соответствующими требованию пункта 2.3 Правил, согласно которому изобретения — варианты должны иметь одинаковое назначение.

1.9.2. В заявке на изобретение испрашивается охрана применения нового объекта по определенному назначению

Если заявляется применение (использование) нового соединения (группы соединений, описываемой общей структурной формулой) по определенному назначению как единственное изобретение или как одно из группы изобретений, в которую включен независимый пункт на само новое соединение (группу соединений), заявитель уведомляется, что в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Закона к объектам изобретения относится применение известного вещества по новому назначению. В связи с этим заявителю предлагается в обоих случаях сформулировать пункт на применение (использование) в виде пункта на средство с определенным назначением, например, «Гербицид, отличающийся тем, что он представляет собой производные (называется класс, группа) формулы (приводится структурная формула).».

При этом заявителю сообщается также, что, если формула изобретения не будет скорректирована указанным образом, патент не будет выдан, так как в первом случае испрашивается патентная охрана для объекта, не предусмотренного Законом (применение нового вещества по определенному назначению), а во втором — такой объект содержится в заявленной группе (подпункт (5) пункта 19.8 Правил).

О рассмотрении таких изобретений см. также выше, п. 1.8.2.1.

1.9.3. Заявка на изобретение относится к композиции

В формуле изобретения — композиции приводится количественный состав ингредиентов, если он влияет на достигаемый технический результат.

В частности, количественное содержание всех ингредиентов необходимо для характеристики композиций, которые представляют собой сложные системы типа сплавов, стекол, твердых растворов и т.п., а также при превращении которых в конечный продукт происходят физико — химические процессы (например, бетонные, полимерные смеси и подобные составы). В указанных видах композиций количественные характеристики наряду с качественным составом влияют на свойства их самих или получаемых из них материалов.

В тех случаях, когда при подаче заявки независимый пункт формулы изобретения на композицию указанного вида не содержит количественных характеристик, заявителю предлагается уточнить этот пункт путем включения в него таких характеристик из описания или из зависимых пунктов.

Это предложение должно быть обосновано существенностью количественных характеристик как влияющих не только на указанный в описании технический результат, но и на выполнение композицией ее функции (например, быть бетоном или сплавом определенного назначения).

Если заявитель отказывается от предложения экспертизы, вследствие чего заявленная композиция не соответствует условию промышленной применимости, когда без количественных характеристик изобретением не реализуется указанное в описании назначение, или условию новизны, когда без количественных характеристик изобретение не ново, или условию изобретательского уровня, когда без количественных характеристик не достигается указанный в описании технический результат, который мог бы обусловить соответствие этому условию, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента (подпункт (4) пункта 19.8 Правил).

1.9.4. Заявка на изобретение относится к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, при реализации совокупностью общего назначения

В соответствии с подпунктом (2) пункта 3.3.2.4 Правил независимый пункт формулы не признается относящимся к одному изобретению, если содержит характеристику совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения.

Данное правило не препятствует предоставлению правовой охраны, в частности, диагностическим и аналитическим наборам, в составе которых есть несколько веществ, емкостей, зондов, носителей или других элементов, если каждый элемент набора выполняет определенную функцию, а все элементы в совокупности служат для реализации общего назначения — диагностики определенного заболевания или проведения анализа определенного характера.

Учитывая, что Законом предусмотрено предоставление правовой охраны изобретениям, относящимся к объектам определенного вида, заявленный набор, удовлетворяющий названным выше условиям, должен быть охарактеризован таким образом, чтобы его можно было квалифицировать в качестве одного из предусмотренных Законом объектов. Очевидно, что в качестве набора не может выступать способ и что наиболее вероятны наборы, относящиеся к устройствам или веществам.

Пример.

Набор для диагностики энтеровирусной пневмонии у животных, включающий емкости с антигенами и емкости со специфическими сыворотками, отличающийся тем, что в качестве антигенов использованы ... (названия веществ), а в качестве сывороток использованы ... (названия веществ) и набор дополнительно содержит емкости с флуоресцирующими иммуноглобулинами к штаммам ... (названия штаммов).

Пример.

Набор для определения антител к вирусу иммунодефицита человека первого и второго типов, включающий иммуносорбент на основе антигенов вируса иммунодефицита человека и реагенты для определения присутствия антител, отличающийся тем, что антигены представляют собой ... (названия веществ), иммобилизованные на твердом носителе.

1.10. ПРОВЕРКА ПАТЕНТОСПОСОБНОСТИ ИЗОБРЕТЕНИЯ, СООТНОСЯЩЕГОСЯ С ИЗВЕСТНЫМ РЕШЕНИЕМ ПО ПРИНЦИПУ «ШИРЕ — УЖЕ» ИЛИ «УЖЕ — ШИРЕ»

1.10.1. В процессе проведения экспертизы заявки на изобретение по существу при исследовании уровня техники может быть выявлено известное решение, с которым заявленное изобретение соотносится по принципу «шире — уже» или «уже — шире».

Первая ситуация имеет место в случае, когда, по крайней мере, один из признаков заявленного изобретения выражен с использованием интервала количественных значений какой-либо характеристики, включающего в себя более узкий интервал или конкретное значение, характеризующие известное решение. При этом прочие признаки изобретения, включая назначение объекта, если оно указано в формуле, совпадают с признаками известного решения.

Вторая ситуация возникает тогда, когда интервал количественных значений характеристики или единичное значение, определяющие признак заявленного изобретения, являются частью соответствующего интервала известного решения.

Пример.

Заявлен способ получения окиси молибдена из молибденового концентрата, заключающийся в его обжиге с использованием дутья, содержащего метан и воздух при соотношении 1:(5 — 70).

Из уровня техники известен способ получения окиси молибдена, характеризующийся вышеприведенными признаками, с той лишь разницей, что соотношение метана и воздуха в дутье составляет 1:(14 — 20).

Данное заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «шире — уже».

Пример.

Заявлена полимерная композиция следующего состава (мас. проц.):

полиэтилен 23 — 30,

полистирол 6 — 8,

поликарбонат — остальное.

Известна полимерная композиция, содержащая указанные ингредиенты в количестве соответственно 20 — 34, 2 — 10 мас. проц. и остальное.

Эти заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже — шире».

1.10.2. Известное решение в рассмотренных случаях является препятствием для признания изобретения патентоспособным.

Последнее в том виде, как оно заявлено, не может быть признано соответствующим условию новизны, т.к. либо включает в себя известное решение, либо само является частью, принадлежащей известному решению.

Исключение составляют «селективные» изобретения, относящиеся к органическим индивидуальным химическим соединениям.

Такие изобретения признаются новыми.

1.10.3. Учитывая возможность уточнения формулы изобретения на основе описания, в особенности в случае «шире — уже», при выявлении известного решения, препятствующего признанию заявленного изобретения новым, заявителя следует известить о возникновении такого препятствия.

Оно может быть устранено следующим образом.

(1) Если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «шире — уже», достаточным является уточнение в формуле изобретения количественного значения характеристики путем исключения из первоначально указанного интервала тех величин, которые характеризуют известное решение.

Пример.

Заявлен способ обработки твердых сплавов абразивной суспензией, которую подают с частотой 20000 — 60000 Гц.

Известный способ их обработки предусматривает подачу абразивной суспензии с частотой 40000 — 50000 Гц.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «шире — уже». Формула изобретения может быть уточнена следующим образом:

«Способ обработки твердых сплавов абразивной суспензией, отличающийся тем, что суспензию подают с частотой F, удовлетворяющей условиям:»

20000 <= F < 40000 Гц или 50000 < F <= 60000 Гц».

(2) Если изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже — шире» и информация о последнем не содержит сведений о конкретных объектах, выполненных с использованием характеристик, принадлежащих заявленному интервалу, уточнение формулы изобретения может быть осуществлено за счет указания или конкретизации в ней назначения, определяющего область использования, не предусмотренную для известного решения.

Такое уточнение возможно лишь в том случае, когда описание изобретения содержит необходимые для этого сведения.

Пример.

Заявлен погружной винтовой электронасос, в роторе которого выполнен приемный канал, а между ротором и статором установлена герметизирующая гильза.

Отношение длины части ротора, образующей приемный канал, к длине корпуса статора равно (2 — 3):1.

Известное решение представляет собой погружной винтовой электронасос, в котором соотношение указанных величин равно (1 — 5):1.

При этом сведения о насосе с конкретным их соотношением отсутствуют.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже — шире».

В описании изобретения сообщается, что заявленный насос может перекачивать вязкие жидкости, т.к. при указанном соотношении в герметизирующей гильзе и роторе индуктируются вихревые токи такой силы, что выделяемое при этом тепло достаточно для разогрева жидкости, находящейся в приемном канале ротора, и снижения ее вязкости настолько, что возможно перекачивание.

Информация об известном насосе не содержит сведений о возможности перекачивания вязких жидкостей.

Первоначальная формула изобретения может быть уточнена следующим образом: «Погружной винтовой электронасос для перекачивания вязких жидкостей...».

Пример.

Заявлено нефтяное топливо, содержащее в качестве присадки полимеры, среднее число атомов углерода в Н-алкильных группах которых составляет 12 — 14.

Известное нефтяное топливо аналогичного состава содержит в качестве присадки полимеры той же структуры с числом атомов углерода в Н-алкильных группах 6 — 16 (охраняется патентом).

Заявленная и известная композиции соотносятся между собой по принципу «уже — шире».

Из описания заявленного изобретения следует, что топливо может применяться в условиях отрицательных температур (до -10 град С). В описании к патенту приведены характеристики топлива при использовании полимера со средним числом атомов углерода 10 и 16, согласно которым топливо может быть использовано при температурах выше 0 град С.

В связи с этим формула заявленного изобретения может быть уточнена путем указания установленной заявителем области использования топлива.

1.10.4. Изобретение, формула которого претерпела изменение в соответствии с вышеприведенными рекомендациями, может быть признано новым, поскольку уровень техники не содержит информации об объекте соответствующего назначения (приведенного в уточненной формуле), обладающем указанной совокупностью признаков.

Если же заявитель не сочтет возможным изменение формулы изобретения, выносится решение об отказе в выдаче патента ввиду несоответствия заявленного изобретения условию новизны.

1.10.5. Изобретение, признанное новым, далее подвергается проверке на соответствие условию «изобретательский уровень» (пункт 19.5.3 Правил).

Изобретение, отличающееся от известного решения количественным значением какой-либо характеристики (которое первоначально соотносилось с ним по принципу «шире — уже»), согласно Правилам признается соответствующим условию «изобретательский уровень», если возможность достижения определенного заявителем технического результата (в том числе и такого, который может быть реализован при использовании известного решения) не следует из известных до даты приоритета зависимостей и закономерностей.

Изобретение, формула которого уточнена в отношении назначения (первоначально соотносившееся с известным решением по принципу «уже — шире»), признается соответствующим рассматриваемому условию в следующих случаях:

а) назначение является новым, т.е. не известным ранее;

б) назначение само по себе известно, но либо не известно свойство, которым должен обладать объект для реализации такого назначения, либо не известно, что этим свойством обладает объект, для которого испрашивается правовая охрана;

в) возможность реализации объектом указанного для него назначения вытекает из уровня техники, однако заявителем указан технический результат, достигаемый только в заявляемом интервале значений количественного признака, который нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники.

Пример.

Заявлена полимерная композиция определенного состава. В описании изобретения приведена информация о том, что она обладает стойкостью к растрескиванию в кипящей воде, что позволяет изготавливать из нее изделия медицинского назначения, подвергаемые стерилизации.

Относительно полимерной композиции, противопоставленной экспертизой и являющейся ближайшим аналогом по составу, было известно, что она обладает диэлектрическими свойствами и может быть использована как электроизоляционный материал.

Заявленное изобретение и известное решение соотносятся между собой по принципу «уже — шире». Информация, приведенная в описании изобретения, позволила заявителю уточнить формулу в отношении назначения объекта (полимерная композиция для изготовления изделий, подвергающихся стерилизации в кипящей воде).

Так как средство данного назначения указанного состава из уровня техники не известно, изобретение признается новым.

Анализ уровня техники показал, что назначение заявленной композиции не следует из известной информации, т.к. из нее не известно приведенное в описании свойство композиции заявленного состава, делающее возможным это назначение. В связи с этим изобретение может быть признано соответствующим условию изобретательского уровня.

Пример.

Заявлен алюминиевый конструкционный сплав определенного состава. Согласно описанию изобретения он обладает таким сочетанием твердости и пластичности, которое позволяет изготавливать изделия, подвергаемые импульсным воздействиям определенной (высокой) интенсивности. В уточненной формуле изобретения заявитель указал соответствующее назначение сплава.

Известный алюминиевый конструкционный сплав, частным случаем которого является заявленный, предназначен для изготовления деталей, работающих в режиме, не предусматривающем импульсного нагружения.

Как следует из анализа уровня техники, изобретатель впервые установил, что при заявленном соотношении ингредиентов сплав обладает таким сочетанием значений механических свойств, которое позволяет его использовать по указанному назначению.

Изобретение соответствует условию изобретательского уровня.

Пример.

Заявлено органическое индивидуальное химическое соединение (назначение в формуле не указано). В описании изобретения приведены сведения о его токсичности и о возможности использования для борьбы с клещами на теле животного. Указанное вещество является представителем известного ряда соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, относительно которых в соответствующем источнике информации сообщается, что их токсичность достаточна для уничтожения клещей. Так как вещество в заявленном виде не известно из уровня техники, изобретение признается новым. Уточнение формулы изобретения путем приведения в ней назначения не требуется. Анализ уровня техники показал, что изобретатель впервые обнаружил уровень токсичности заявленного вещества, позволяющий уничтожать клещей, но не причинять вред животному. Таким образом, из уровня техники не следует возможность реализации заявленным веществом назначения, приведенного в описании изобретения.

Пример.

Заявлено органическое индивидуальное химическое соединение, относительно которого в описании изобретения сообщается, что оно может быть использовано в качестве гербицида в посевах свеклы. Соединение относится к известному ряду соединений, охарактеризованных общей структурной формулой, которые в указанном качестве не известны.

Так как данное соединение не было описано ранее как полученное и исследованное, оно признается новым.

Уточнение формулы изобретения путем указания в ней назначения вещества не требуется.

Уровень техники содержит сведения об аналогичных заявленному по структуре соединениях, имеющих ту же предназначенность. Из них следует возможность реализации заявленным веществом указанного назначения. Вместе с тем изобретатель разрешил актуальную проблему, связанную с тем, что гербициды, используемые в посевах свеклы, не только подавляют сорняки, но и отрицательно влияют на развитие культуры.

Он обнаружил, что заявленное соединение лишено указанного недостатка, т.е. оно обладает свойством, которое не следует из уровня техники.

Изобретение соответствует условию «изобретательский уровень».

2. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА ВЫДАЧУ СВИДЕТЕЛЬСТВА НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

2.1. ОБЪЕКТЫ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона к полезным моделям относятся конструктивное выполнение средств производства и предметов потребления, а также их составных частей.

Другими словами, полезная модель — это созданное человеком устройство, которое характеризуется всеми присущими ему признаками, неисчерпывающий перечень которых приведен в подпункте (2) пункта 3.2.4.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель (далее — Правила-ПМ).

К ним относятся:

• наличие конструктивного элемента;
• наличие связи между элементами;
• взаимное расположение элементов;
• форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
• форма выполнения связи между элементами;
• параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
• материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом;
• среда, выполняющая функцию элемента.

Под устройством применительно к полезной модели, так же как и к изобретению, следует понимать не только собственно устройство (машину, аппарат, прибор, деталь машины и т.п.), но и набор конструктивных средств, каждое из которых имеет свое назначение, а вместе они выполняют общее назначение (например, набор хирургических инструментов для проведения определенной операции, набор устройств для ловли раков и т.п.), а также изделия типа многослойных материалов, волокон, электродов, гранул с оболочкой и т.п. его элементы.

2.2. ПРОЦЕДУРА ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

В соответствии со статьей 23 Закона по заявке на полезную модель проводится лишь формальная экспертиза на соответствие документов заявки установленным требованиям. Проверка соответствия полезной модели условиям новизны и промышленной применимости не осуществляется.

Требования к заявке на полезную модель, изложенные в Правилах-ПМ, по большинству позиций повторяют соответствующие требования, предъявляемые к документам заявки на изобретение, объектом которого является устройство.

Имеющиеся особенности определяются как требованиями, предъявляемыми Законом, так и имеющимися различиями в Правилах составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правилах-ПМ.

Особенности, обусловленные требованиями пункта 2 статьи 17 Закона, относятся к составу документов заявки. Чертеж является обязательным документом заявки на полезную модель, а в случае изобретения, относящегося к устройству, он представляется лишь при необходимости.

Кроме того, различия имеются в требованиях, предъявляемых соответствующими правилами к формуле полезной модели и к формуле изобретения.

Для изобретения формула с разделением на ограничительную и отличительную части не является единственным видом формулы. Допускается составление формулы без выделенной новизны.

Для полезной модели независимый пункт формулы может составляться без разделения на ограничительную и отличительную части только в случае, если он характеризует полезную модель, не имеющую, по мнению заявителя, аналогов.

Это обстоятельство следует учитывать в случае поступления от заявителя заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель. В случае необходимости в уведомлении об удовлетворении упомянутого заявления нужно обратить внимание заявителя на различия в требованиях к формуле изобретения и к формуле полезной модели, а также сообщить о необходимости приведения формулы преобразованной заявки в соответствие с требованиями Правил-ПМ.

Проведение формальной экспертизы заявок на полезную модель регулируется теми же положениями Закона, что и формальная экспертиза заявок на изобретение.

В отличие от последней, в процессе формальной экспертизы заявок на полезную модель при испрашивании заявителем льготного приоритета на основании пунктов 2 - 5 статьи 19 Закона дополнительно решается вопрос о возможности его установления. Условия установления такого приоритета приведены в пункте 16.8 Правил-ПМ.

Кроме того, при поступлении по заявке на полезную модель дополнительных материалов, исправляющих или уточняющих документы заявки, представленных по инициативе заявителя, проверяется соблюдение установленного Законом срока представления таких материалов.

В случае представления указанных дополнительных материалов по истечении двух месяцев с даты поступления заявки они в соответствии с подпунктом (1) пункта 16.11 Правил-ПМ не принимаются во внимание при рассмотрении заявки, о чем заявитель уведомляется.

Если при проведении формальной экспертизы заявки на полезную модель выявлено, что она оформлена с нарушением установленных требований, заявителю направляется запрос с указанием обнаруженных недостатков и соответствующих норм Правил-ПМ, а также предложением представить отсутствующие и исправленные документы в течение двух месяцев с даты получения запроса.

Заявитель вправе продлить срок представления запрашиваемых материалов, представив ходатайство об этом до истечения указанного выше срока.

Если в установленный срок запрашиваемые материалы или ходатайство о продлении срока не будут представлены, заявка признается отозванной.

Срок, пропущенный заявителем, восстановлению не подлежит.

Перечень оснований для запроса, приведенный в пункте 16.3 Правил-ПМ, свидетельствует о том, что при экспертизе заявки на полезную модель, так же как в случае изобретения, предусмотрена проверка соответствия документов не только требованиям к их оформлению, но и к содержанию. Прежде всего это касается формулы полезной модели и ее описания.

В связи с тем, что экспертиза полезной модели ограничена стадией формального рассмотрения, которое, как правило, завершается вынесением решения о выдаче охранного документа, указанные документы следует проверять особенно тщательно.

2.3. ПРОВЕРКА ФОРМУЛЫ ПОЛЕЗНОЙ МОДЕЛИ И ЕЕ ОПИСАНИЯ. ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ЗАПРОСА

Коль скоро полезная модель является устройством, формула, в которой она может быть охарактеризована, должна иметь вид, аналогичный традиционной формуле изобретения, относящегося к устройству.

Ни из Закона, ни из Правил-ПМ не следует возможность выражения ее в другом виде, например, в виде применения известного устройства по иному назначению. Поэтому, если притязания выражены таким образом, следует предложить заявителю изложить их с использованием формулы, указанной выше.

В пункте 3.3 Правил-ПМ приведены требования, которым должна соответствовать формула полезной модели, а в пункте 16.3 (подпункты 1.10 - 1.16, 1.18 - 1.20) перечислены возможные недостатки ее составления, требующие направления заявителю запроса с предложением их устранения.

Одним из таких недостатков является некорректное выражение признака полезной модели, что не позволяет в дальнейшем его идентифицировать, т.е. однозначно установить содержание понятия, исходя из уровня техники.

При выявлении такого недостатка необходимо иметь в виду, что запрос заявителю по этому обстоятельству имеет смысл направлять лишь тогда, когда материалы заявки содержат сведения, позволяющие уточнить этот признак.

В противном случае по заявке следует вынести решение о выдаче свидетельства, в котором можно сообщить об обнаруженном недостатке и соответствующих правовых последствиях (неопределенности прав, основанных на свидетельстве).

Если зависимый пункт формулы полезной модели содержит признак, заменяющий или исключающий признак независимого пункта, которому он подчинен, или включает признаки, совокупность которых имеет характер, указанный в абзаце третьем подпункта (2) пункта 3.3.2.4 Правил-ПМ, заявителю в запросе предлагается, в частности:

• перенести в независимый пункт заменяющий признак, изложив его и заменяемый признак в виде альтернативы, или исключить зависимый пункт с заменяющим признаком;
• изъять из независимого пункта признак, который исключается в зависимом пункте, и включить его в зависимый пункт как частный случай выполнения полезной модели, включив в независимый пункт обобщающее эти признаки понятие, если оно присутствует в описании полезной модели.

Когда в формуле вместо признаков устройства приведены только данные об эксплуатационных показателях и потребительских свойствах, эффектах и явлениях, имеющих место при осуществлении и / или использовании полезной модели, а в описании хотя бы на функциональном уровне раскрыто ее конструктивное выполнение, заявителю в запросе предлагается внести его в формулу вместо упомянутых данных или в дополнение к ним. При этом заявителю сообщается, что в случае отказа от такого корректирования формулы заявка будет признана отозванной в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона.

Если по заявке представлены дополнительные материалы с уточненной формулой полезной модели или с предложениями о ее уточнении, в которых обнаруживаются признаки, отсутствовавшие в первоначальном описании, даже если они изображены на чертеже или упомянуты в реферате, такие признаки не принимаются во внимание, а дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленной полезной модели (подпункт (4) пункта 16.11 Правил-ПМ).

При сообщении в запросе заявителю о том, что дополнительные материалы изменяют сущность заявленной полезной модели и могут быть оформлены в качестве самостоятельной заявки в установленные сроки и в установленном пунктом 3 статьи 19 Закона и пунктом 16.8.2 Правил порядке, целесообразно выразить просьбу довести до сведения экспертизы мнение заявителя по поводу его дальнейших действий: будет ли он подавать новую заявку и отзывать рассматриваемую или настаивает на выдаче свидетельства по этой заявке, или он хочет иметь свидетельства по той и другой заявке.

В последних случаях по рассматриваемой заявке, даже если дополнительные материалы содержали новые признаки, без которых не реализуется назначение полезной модели или не достигается указанный в описании технический результат, выносится решение о выдаче свидетельства с формулой в первоначальной редакции.

Если заявитель не представит свое мнение в установленный срок или просьбу о его продлении, заявка признается отозванной.

Предложения в запросе о включении или исключении признаков из независимого пункта формулы полезной модели правомерны только в тех случаях, когда:

• признаки ограничительной части не соответствуют признакам ближайшего аналога (прототипа), указанного в разделе описания «Уровень техники»;
• ограничительная часть не содержит признаков полезной модели, кроме родового понятия, отражающего ее назначение, в то время как в разделе «Уровень техники» описан прототип, имеющий и другие общие с полезной моделью признаки;
• в ограничительной части содержатся родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, и другие признаки, в то время как раздел «Уровень техники» вообще отсутствует;
• отличительная часть содержит не только те признаки, которые раскрыты в разделе описания «Сущность полезной модели», но и иные, в нем не указанные;
• отличительная часть не содержит некоторых признаков, указанных в разделе описания «Сущность полезной модели»;
• отличительная часть содержит признаки, указанные в разделе описания «Сущность полезной модели» как частные случаи выполнения и / или использования полезной модели.

В случаях нарушения требования единства полезной модели (пункт 2.3 Правил-ПМ) и отказе заявителя скорректировать формулу или указать полезную модель, подлежащую рассмотрению, в соответствии с подпунктом (1) пункта 16.5 Правил-ПМ рассматривается полезная модель, указанная первой (или первая группа полезных моделей, связанная единым творческим замыслом).

При этом в очередном запросе заявителю указывается на необходимость исключения из формулы пунктов на полезные модели, не рассмотренные экспертом. При невыполнении этого указания в установленный срок заявка признается отозванной.

При выявлении нарушения требований о том, чтобы независимый пункт формулы или независимый пункт вместе с подчиненным ему зависимым относились к одной полезной модели (подпункт (2) пункта 3.3.2.4, подпункт (3) пункта 3.3.2.5 Правил-ПМ), заявителю в соответствии с подпунктами (1.14) и (1.15) пункта 16.3 Правил-ПМ направляется запрос с предложением представить уточненное описание и формулу, относящиеся к одной полезной модели либо к группе полезных моделей, образующих единый творческий замысел, и, при необходимости, уплатить (доплатить) соответствующие пошлины. Если в установленный срок заявителем будет представлен ответ на запрос без скорректированной требуемым образом формулы полезной модели и / или не представлен документ, подтверждающий уплату (доплату) соответствующей пошлины, формальная экспертиза проводится в отношении тех объектов, которые выбраны заявителем, либо, при отсутствии такого выбора, экспертиза не проводится и заявителю в направляемом запросе сообщается об этом и вновь предлагается скорректировать формулу и / или произвести доплату пошлины. При этом заявитель уведомляется, что в случае непредставления им в установленный срок запрошенных материалов или ходатайства о продлении указанного срока заявка в соответствии с пунктом 4 статьи 21 Закона будет признана отозванной.

Когда формула из нескольких независимых пунктов включает среди прочих предложение, не охраняемое в качестве полезной модели, заявителю в запросе предлагается исключить соответствующий пункт. При невыполнении этого предложения по заявке выносится решение об отказе в выдаче свидетельства.

Описание полезной модели согласно пункту 2 статьи 17 Закона должно раскрывать ее с полнотой, достаточной для осуществления.

Это требование конкретизировано в пункте 3.2 Правил, в котором приведена структура документа и содержание его разделов. Правила (подпункты (1.8), (1.9), (1.16) пункта 16.3) содержат также перечень оснований для направления заявителю запроса в случае, когда описание не соответствует установленным требованиям. Он касается, в основном, следующих обстоятельств:

• отсутствие предусмотренных структурных разделов;
• наличие указаний на невозможность публикации содержащихся в описании сведений;
• несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу.

Особую роль для заявок на выдачу свидетельства на полезную модель играет строгое выполнение требований Правил-ПМ в части наличия всех структурных разделов описания полезной модели.

Во первых, чтобы ограничить возможность подачи заявок на полезные модели с испрашиванием неправомерно расширенного объема охраны, важно выполнение требования наличия в описании раздела «Уровень техники», где приводятся сведения об известных заявителю аналогах полезной модели с выделением из них наиболее близкого по совокупности признаков.

Во-вторых, необходимо выполнение всех требований Правил в отношении содержания раздела описания «Сущность полезной модели».

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой. При этом указано, что полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Поэтому в случае возникновения вопроса о правомерности предоставления полезной модели правовой охраны окажется необходимым установление существенности признака, включенного в формулу полезной модели.

В подпункте (1) пункта 3.2.4.3 Правил-ПМ имеется требование при описании сущности полезной модели сформулировать технический результат. В соответствии со сформулированным техническим результатом и определяется существенность признаков формулы полезной модели. Отсутствие в описании полезной модели обоснования существенности признака с точки зрения достигаемого технического результата может вызвать трудности, в частности, при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель.

Однако следует помнить, что в связи с тем, что по заявке проводится проверка выполнения только формальных требований, должно проверяться наличие предписанных Правилами-ПМ структурных разделов описания без анализа существа полезной модели.

Наиболее распространенной является ситуация, когда выявляется несоответствие описания и формулы полезной модели друг другу. Эта ситуация также требует особого внимания экспертизы. Она имеет место, например, в случае, когда совокупности признаков полезной модели, приведенные в формуле и разделе описания «Сущность полезной модели», различаются между собой.

При выявлении такого недостатка заявителю следует указать на необходимость его устранения путем уточнения одного или другого документа (или их обоих).

2.4. РАССМОТРЕНИЕ ЗАЯВОК НА ИДЕНТИЧНЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ ИЛИ ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ И ИЗОБРЕТЕНИЕ, ИМЕЮЩИЕ ОДНУ И ТУ ЖЕ ДАТУ ПРИОРИТЕТА

При поступлении в Патентное ведомство заявок на идентичные изобретение и полезную модель или на идентичные полезные модели, даты приоритета которых совпадают в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона охранный документ может быть выдан только по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер (если сведения о более ранней дате отправки по почте отсутствуют). Как поступать экспертизе в подобной ситуации, указано в общих чертах в пункте 16.10 Правил-ПМ.

Подробнее этот вопрос рассматривается ниже для случаев подачи заявок как разными, так и одним и тем же заявителем.

В случае выявления заявок на идентичные полезные модели или полезную модель и изобретение с одним приоритетом, поданных разными заявителями, рекомендуется в сообщениях, направляемых им в соответствии с пунктом 16.10 Правил-ПМ, информировать заявителей:

• о наличии не отозванной заявки другого лица (без его наименования) на идентичную полезную модель или изобретение с тем же приоритетом;
• о регистрационных номерах заявок;
• о возможности выдачи свидетельства или патента по заявке, по которой будет доказана более ранняя дата ее отправки в Патентное ведомство;
• о том, что в соответствии с пунктом 6 статьи 19 Закона свидетельство или патент могут быть выданы по заявке, имеющей более ранний регистрационный номер;
• о праве заявителей на заключение соглашения между ними о правообладании в отношении полезной модели или изобретения;
• об обусловленности этого права согласием каждого заявителя на раскрытие другому библиографических данных его заявки и ее содержания и о возможности заключить такое соглашение после публикации сведений о заявке на изобретение или о выдаче свидетельства на полезную модель по заявке с более ранним регистрационным номером;
• о возможности изменения формулы полезной модели или изобретения.

На практике нередко заявки на идентичные изобретение и полезную модель с одним приоритетом подаются одним и тем же заявителем. Если документы этих заявок оформлены правильно, рекомендуется сообщать заявителю со ссылкой на пункт 6 статьи 19 Закона о возможности получения им одного охранного документа, о том, какая из заявок имеет более ранний регистрационный номер, и о возможности изменения формулы полезной модели или изобретения.

Если более ранний регистрационный номер имеет заявка на изобретение, следует уведомить заявителя об этом, а в отношении заявки на полезную модель также о том, что если формула последней не будет изменена в соответствии с Правилами-ПМ, то свидетельство не будет выдано на основании пункта 6 статьи 19 Закона.

2.5. ДЕЙСТВИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ПРИ ПОСТУПЛЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ЗАЯВКУ НА ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

Преобразование заявки на изобретение в заявку на полезную модель в соответствии со статьей 28 Закона возможно до публикации сведений об этой заявке. Для этого должно быть подано заявление и приложен документ об уплате пошлины в установленном размере.

При поступлении заявления о преобразовании заявки на изобретение в заявку на полезную модель проверяется, не истек ли 5-летний срок с даты поступления заявки на изобретение в Патентное ведомство Российской Федерации.

Если с даты ее поступления прошло пять лет, заявителю сообщается, что преобразование не имеет смысла, так как выданное свидетельство на полезную модель не будет предоставлять его владельцу никаких прав из-за истечения 5-летнего срока его действия, установленного пунктом 3 статьи 3 Закона, который исчисляется с даты поступления заявки на изобретение.

Если 5-летний срок приближается к истечению, заявителю сообщается о возможности подачи им ходатайства о продлении срока действия свидетельства на полезную модель на три года с уплатой пошлины в установленном размере.

В случае удовлетворения просьбы заявителя о преобразовании заявка на полезную модель, являющаяся результатом такого преобразования, рассматривается с учетом требований подпункта (5) пункта 17 Правил-ПМ.

3. ЮРИДИЧЕСКИЕ И ИНЫЕ ВОПРОСЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЕ И ПОЛЕЗНУЮ МОДЕЛЬ

3.1. О ПОДПИСИ АВТОРА, НЕ ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ЗАЯВЛЕНИИ О ВЫДАЧЕ ОХРАННОГО ДОКУМЕНТА

При проверке в ходе формальной экспертизы заявок на выдачу патента на изобретение и свидетельства на полезную модель наличия подписи автора, не являющегося заявителем, в графе заявления, расположенной справа от графы с кодом 97, руководствуются следующим.

В соответствии с назначением данной графы («Подпись(и) автора(ов), переуступившего(их) право на получение патента; дата») и с учетом нормы подпункта (11) пункта 3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и аналогичных норм Правил для заявок на полезную модель эта графа заполняется только в случае, когда имеет место указанная переуступка.

Поскольку пункт 2 статьи 8 Закона предоставляет право подачи заявки на служебное изобретение (полезную модель) работодателю (если договором между ним и автором не предусмотрено иное), наличие в заявлении знака «X» перед текстом «Заявитель является работодателем и соблюдены условия пункта 2 статьи 8 Закона» не противоречит отсутствию подписи автора в упомянутой графе, и запрашивать представление документа с такой подписью в этом случае не требуется.

Не является противоречивым и не должно вызывать вопросов и предложений к заявителю также сочетание простановки в заявлении упомянутого знака с наличием подписи автора в данной графе, так как это может означать, что договором между автором и работодателем предусмотрено «иное», заключающееся в том, что изначально право на служебное изобретение принадлежит не работодателю, а автору, который переуступил его заявителю — работодателю. В этом случае, очевидно, тоже соблюдены условия пункта 2 статьи 8 Закона.

В ситуации, когда в графе заявления «Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента» не отмечен ни один из вариантов, предусмотренных формой заявления, не приведено какое-либо иное основание и при этом в графе, расположенной справа от графы с кодом 97, отсутствует подпись автора, не являющегося заявителем, следует выяснить у заявителя основания для возникновения права на подачу заявки и получение патента.

3.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОКУМЕНТЫ ЗАЯВКИ, КАСАЮЩИХСЯ АВТОРА (АВТОРОВ), ЗАЯВИТЕЛЯ, ЛИЦА, НА ИМЯ КОТОРОГО ИСПРАШИВАЕТСЯ ПАТЕНТ

При поступлении от заявителя просьбы о внесении в документы заявки изменений, касающихся указания состава автора (авторов) и / или заявителя, а также лица, на имя которого испрашивается патент, проверяется, соблюдены ли условия, установленные статьей 20 и пунктом 1 статьи 21 Закона, касающиеся сроков внесения исправлений, уточнений по инициативе заявителя: по заявке на выдачу патента на изобретение это возможно до принятия решения по результатам экспертизы по существу, а по заявке на выдачу свидетельства на полезную модель — в течение двух месяцев с даты поступления заявки.

3.2.1. Изменение состава авторов

Просьба о внесении изменений в состав авторов рассматривается с учетом того, что заявитель вправе вносить исправления и уточнения в заявление о выдаче соответствующего охранного документа в части указания автора (авторов), а Институт обязан принимать к рассмотрению испрашиваемые заявителем изменения и осуществлять в административном порядке внесение изменений в указание состава авторов только в случае отсутствия спора между заинтересованными лицами. Подтверждением отсутствия спора является наличие в представленном заявлении подписей заинтересованных лиц (заявителя (всех заявителей, если их несколько) и всех авторов, как первоначально указанных (в том числе исключаемых, если таковые имеются), так и включаемых вместо или дополнительно к первоначально указанным). Наличие подписей всех заинтересованных лиц является строго необходимым условием при рассмотрении просьбы об исключении какого-либо лица из авторов.

В случае отсутствия подписей, подтверждающих согласие заинтересованных лиц, просьбу об изменении состава авторов следует рассматривать только после решения вопроса о составе авторов в судебном порядке. При представлении копии соответствующего судебного решения это решение подлежит обязательному выполнению.

В том случае, если рассматривается просьба об исключении из состава авторов умерших граждан, представление копии соответствующего судебного решения является обязательным.

3.2.2. Исправление ошибки в указании фамилии (имени, отчества) физического лица (автора, заявителя, патентообладателя) или наименования юридического лица

На необходимость внесения исправлений в указание фамилии, имени, отчества автора и / или заявителя и / или патентообладателя — физического лица или в указание наименования заявителя / патентообладателя — юридического лица может быть указано заявителем при самостоятельном выявлении допущенной им ошибки при оформлении заявления на выдачу патента на изобретение или свидетельства на полезную модель. В другом случае необходимость внесения таких изменений подтверждается заявителем после сообщения экспертизы о выявленном ею разночтении такого рода в процессе рассмотрения заявки.

Просьба о внесении изменения в указание фамилии, имени, отчества физического лица подлежит удовлетворению при представлении документального подтверждения правильного написания фамилии, имени, отчества этого лица. Представлены могут быть любые документы, содержащие наряду с фамилией, именем и отчеством физического лица данные о его месте жительства (например, паспорт — при предъявлении, заверенная выписка из него, справка из РЭУ с указанием фамилии, имени, отчества и адреса проживания этого лица, справка из отдела кадров организации, предприятия, учреждения, где работает данное лицо).

Просьба о внесении изменения в наименование заявителя / патентообладателя — юридического лица подлежит удовлетворению при представлении документального подтверждения правильного наименования заявителя (патентообладателя) — юридического лица (например, копии акта о регистрации или иного документа, заверенной руководителем и скрепленной печатью данного юридического лица, подтверждающей, что в указании наименования заявителя / патентообладателя при оформлении заявления на выдачу патента на изобретение или свидетельства на полезную модель была допущена ошибка).

3.2.3 Изменение наименования заявителя и / или

Поступившая просьба о внесении изменения в наименование заявителя и / или патентообладателя — юридического лица в связи с его реорганизацией подлежит удовлетворению, если представлен документ (документы), позволяющий однозначно установить факт реорганизации этого юридического лица и правопреемство в отношении права на получение патента на изобретение или свидетельства на полезную модель.

Гражданское законодательство Российской Федерации (статьи 57, 58 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее — ГК РФ) различает пять видов реорганизации: слияние (два и более юридических лиц превращаются в одно), присоединение (одно или нескольких лиц присоединяются к другому), разделение (юридическое лицо делится на два и более юридических лица), выделение (из состава юридических лиц выделяются одно или несколько юридических лиц, при этом юридическое лицо, из которого произошло выделение, продолжает существовать) и преобразование — изменение организационно — правовой формы (юридическое лицо одного вида трансформируется в юридическое лицо другого вида). Реорганизация юридического лица осуществляется по решению его учредителей (участников) либо по решению органа, уполномоченного на осуществление реорганизации либо по решению суда.

При слиянии, присоединении и преобразовании документом, определяющим переход прав и обязанностей, в том числе и на объекты промышленной собственности, в соответствии со статьей 58 ГК РФ является передаточный акт.

При разделении и выделении документом, определяющим переход прав и обязанностей, в том числе и на объекты промышленной собственности, в соответствии со статьей 58 ГК РФ является разделительный баланс.

Передаточный акт и разделительный баланс (согласно статье 59 ГК РФ) подлежат утверждению лицами, принявшими решение о реорганизации, и являются обязательными документами, наряду с учредительными документами юридического лица, представляемыми для регистрации возникающих при реорганизации юридических лиц.

Юридическое лицо считается реорганизованным и соответственно созданным с момента внесения необходимых записей в единый государственный реестр юридических лиц. Орган (регистрационная палата), осуществляющий регистрацию возникающих при реорганизации юридических лиц, а также внесение необходимых изменений в единый государственный реестр, производит соответствующую отметку на титульном листе учредительных документов юридического лица.

В соответствии с требованиями гражданского законодательства документом, подтверждающим факт реорганизации юридического лица (за исключением случаев реорганизации юридических лиц в форме присоединения), являются заверенные соответствующим государственным регистрационным органом или в нотариальном порядке копии учредительных документов вновь созданных юридических лиц. Что касается реорганизации юридического лица в форме присоединения, то подтверждающим факт реорганизации документом является заверенная копия выписки их государственного реестра юридических лиц.

Изменение наименования заявителя / патентообладателя — юридического лица в связи с реорганизацией не следует смешивать со случаем переуступки права на получение охранного документа при рассмотрении поданного в Патентное ведомство заявления после подачи заявки.

В случае соблюдения установленных требований и удовлетворения просьбы в заявление о выдаче охранного документа, находящееся в деле заявки, вносятся необходимые изменения (путем вписывания или вычеркивания соответствующих записей) с простановкой даты внесения изменений и соответствующей визы. О произведенных действиях заявитель уведомляется.

Вносить изменения не требуется, если заявителем одновременно с просьбой представляется уточненное заявление. Последнее принимается в качестве заменяющего листа, предусмотренного пунктом 9 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и аналогичной нормой Правил-ПМ.

3.3. О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗАНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ (ПАТЕНТООБЛАДАТЕЛЯ) ПРИ ПЕРЕХОДЕ ПРАВА НА ПАТЕНТ ПО ПРАВУ НАСЛЕДОВАНИЯ

В пункте 1 статьи 8 Закона и пункте 1.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (и таком же пункте Правил-ПМ) в качестве лица, имеющего право на подачу заявки и получение патента, указаны автор изобретения, работодатель или их правопреемник.

В качестве правопреемника может выступать, в частности, наследник (наследники) автора (авторов) изобретения — физического лица (физических лиц).

При обращении физического лица (физических лиц) с просьбой о внесении изменений в указание патентообладателя при переходе права на патент или на свидетельство на полезную модель по праву наследования в результате смерти патентообладателя следует запросить у данного лица (лиц) документы, подтверждающие его (их) право на ведение дел по получению патента или свидетельства на полезную модель.

Такими документами, с одной стороны, являются документы, свидетельствующие об открытии наследства (свидетельство о смерти наследодателя, решение суда об объявлении гражданина умершим), с другой — документы, свидетельствующие о том, что обратившееся лицо является наследником по закону (выписки из метрических книг, запись в паспорте о детях, супруге и т.д.) или по завещанию (копия завещания), нотариально оформленное свидетельство на право наследования (в котором, в частности, должно быть указано, кто и в какой доле наследует вытекающие из патента на изобретение или свидетельства на полезную модель права).

Из названных документов явным образом должен следовать круг наследников (по закону или по завещанию). В случае, если наследников несколько, они реализуют перешедшие к ним права наследования по взаимному согласию. Таким лицам целесообразно наряду с представлением документов о наследстве представить доверенность на имя одного из наследников, выданную остальными наследниками, который в дальнейшем будет вести переписку по заявке (заявкам) от имени заявителя. В качестве представителя от лица наследников может выступать и лицо, не входящее в число наследников, например, патентный поверенный.

При поступлении требуемых документов до вынесения решения по результатам экспертизы заявки делопроизводство по заявке осуществляется в обычном порядке. Наследник (или назначенный им представитель) полностью замещает умершее лицо: подписывает за него все материалы, ведет переписку и т.д.

Если требуемые документы поступили после того, как принято решение о выдаче патента на изобретение (свидетельства на полезную модель), но регистрация объекта соответствующего объекта промышленной собственности еще не произведена и имеется техническая возможность предотвращения публикации, принимаются необходимые меры для такого предотвращения. В документы, подготовленные для регистрации и публикации сведений о выдаче охранного документа, вносятся необходимые изменения. О внесенных изменениях наследник (наследники) уведомляются.

В случае, когда регистрация изобретения (полезной модели) уже состоялась, у обратившегося лица наряду с указанными выше документами, подтверждающими право на наследство, необходимо запросить саму охранную грамоту. По поступлении требуемых документов в патент на изобретение или в свидетельство на полезную модель вносится соответствующая запись. Грамота охранного документа возвращается патентообладателю. В государственный реестр вносятся необходимые изменения, а сведения об этом публикуются.

Наследник (наследники) при наличии, например, нотариально оформленного свидетельства на право наследования вправе уступить свое право на получение патента или свидетельства на полезную модель любому другому лицу. В этом случае от наследника (наследников) должно поступить заявление, содержащее указание на переуступку права иному лицу, а также согласие этого лица, указанного в заявлении, и сведения о нем. Заявление должно быть подписано наследником (наследниками), переуступающими свое право на получение патента или свидетельства на полезную модель, и указанным лицом, приобретающим это право, в порядке, предусмотренном пунктом 3.1 Правил.

В случае отказа наследника (наследников) от данного ему (им) права на получение патента или свидетельства на полезную модель вопрос об установлении патентообладателя (патентообладателей) решается в судебном порядке. Также в судебном порядке решаются споры между наследниками по вопросу об установлении патентообладателя.

3.4. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОВЕРЕННОСТИ

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона полномочия патентного поверенного удостоверяются доверенностью, выданной ему заявителем.

По определению пункта 1 статьи 185 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) доверенностью признается письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому лицу для представительства перед третьими лицами.

Таким образом, доверенность, упомянутая в пункте 3 статьи 15 Закона:

• должна выдаваться (подписываться) заявителем;
• должна выдаваться на имя физического лица, зарегистрированного в Патентном ведомстве в качестве патентного поверенного;
• в ней должен указываться объем полномочий патентного поверенного.

Требования к доверенности, выдаваемой патентному поверенному, не определены действующими Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, хотя в ранее действовавших правилах соответствующий раздел присутствовал. Объяснить это можно исключительно тем, что руководствоваться при оформлении доверенности в Российской Федерации следует только требованиями ГК РФ (статьи 185 - 189), а при оформлении доверенности за пределами Российской Федерации — законодательством страны, где она совершается, и нормами международных договоров, участницей которых является Российская Федерация.

Необходимо отметить, что требования к доверенности, подтверждающей полномочия патентного поверенного на ведение дела (в сильно сокращенном виде) изложены в пункте 5 Положения о патентных поверенных <*>.

---

<*> Положение о патентных поверенных, утвержденное Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 февраля 1993 г. № 122, вступившим в силу 12 февраля 1993 г.

Таким образом, доверенность, оформляемая в Российской Федерации, совершается, как правило, в простой письменной форме и не требует нотариального заверения, за исключением доверенности, выдаваемой в порядке передоверия, которая должна быть нотариально удостоверена.

Срок действия доверенности не может превышать трех лет. Если срок в доверенности не указан, она сохраняет силу в течение года со дня ее совершения.

Доверенность, в которой не указана дата ее совершения, ничтожна.

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя или иного лица, уполномоченного на это его учредительными документами, с приложением печати этой организации.

Действие доверенности прекращается вследствие: истечения срока доверенности; отмены доверенности лицом, выдавшим ее; отказа лица, которому выдана доверенность; прекращения (ликвидации или реорганизации) юридического лица, от имени которого выдана доверенность; смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим; смерти гражданина, которому выдана доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

Лицо, выдавшее доверенность, может во всякое время отменить доверенность или передоверие, а лицо, которому доверенность выдана, — отказаться от нее. Соглашение об отказе от этих прав ничтожно.

С прекращением доверенности теряет силу передоверие.

Лицо, выдавшее доверенность и впоследствии отменившее ее, обязано известить об отмене лицо, которому доверенность выдана (патентного поверенного), а также Патентное ведомство, для представительства перед которым дана доверенность. Такая же обязанность возлагается на правопреемников лица, выдавшего доверенность, в случаях ее прекращения вследствие прекращения юридического лица, от имени которого выдана доверенность, или смерти гражданина, выдавшего доверенность, признания его недееспособным, ограниченно дееспособным или безвестно отсутствующим.

В случае, если доверенность оформлена на территории другого государства (с указанием в доверенности места ее выдачи), на территории Российской Федерации она может быть использована в случае удовлетворения ее нормам российского права, изложенным выше. В противном случае использование ее возможно только после ее соответствующего удостоверения, если иного не предусмотрено международными договорами, участниками которых являются Российская Федерация и соответствующее государство.

Существует два способа такого удостоверения: консульская легализация и проставление апостиля.

Консульская легализация, осуществляемая в соответствии с Инструкцией о консульской легализации <*>, заключается в подтверждении соответствия документов законодательству государства их происхождения и представляет собой засвидетельствование подлинности подписи должностного лица, его статуса и, в надлежащих случаях, печати уполномоченного государственного органа на документах и актах с целью использования их в другом государстве.

---

<*> Инструкция о консульской легализации, утвержденная МИД СССР 6 июля 1984 г.

Иностранные документы, предназначенные для использования на территории России, могут быть легализованы на территории того государства, где эти документы выданы, или же непосредственно в Российской Федерации. В первом случае документ сначала заверяется в Министерстве иностранных дел или ином уполномоченном органе государства, на территории которого выдан документ, а затем легализуется в консульском учреждении Российской Федерации в данном государстве. Во втором случае иностранный документ сначала заверяется в дипломатическом представительстве или консульском учреждении того государства, на территории которого был выдан документ, а затем легализуется в Департаменте консульской службы МИД России. И в том и в другом случае при необходимости может быть потребован нотариально заверенный перевод документа на русский язык.

В целях упрощения процесса признания иностранных документов в 1961 году в Гааге (Нидерланды) была подписана Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов <*> (Гаагская конвенция). Кроме России участниками Гаагской конвенции являются (по состоянию на 19 февраля 1997 г.): Австралия, Австрия, Андорра, Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Багамские острова, Барбадос, Белоруссия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бруней, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Лесото, Либерия, Лихтенштейн, Люксембург, Маврикий, Македония, Малави, Мальта, Маршалловы острова, Мексика, Нидерланды, Норвегия, Панама, Португалия, Сальвадор, Сан — Марино, Свазиленд, Сейшелы, Сент — Китс и Невис, Словения, США, Суринам, Тонга, Турция, Фиджи, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария, Югославия, Южно — Африканская Республика, Япония.

---

<*> Конвенция, отменяющая требование легализации иностранных официальных документов, от 5 октября 1961 г., вступила в силу для Российской Федерации 31 мая 1992 г., присоединение к Конвенции оформлено Постановлением Верховного Совета СССР от 17 апреля 1991 г. № 2119-1.

В соответствии с Гаагской конвенцией на документах, совершенных компетентными органами одного государства и предназначенных для использования на территории другого государства, проставляется специальный штамп (апостиль). Апостиль «удостоверяет подлинность подписи, качество, в котором выступало лицо, подписавшее документ, и, в надлежащем случае, подлинность печати или штампа, которым скреплен этот документ» (статья 5 Гаагской конвенции). Подпись, печать или штамп, проставляемые компетентным органом на апостиле, не требуют никакого дальнейшего заверения или легализации, а документ, на котором проставлен апостиль, может быть использован в любой из стран — участниц Гаагской конвенции.

Легализация и проставление апостиля не требуются, если международным договором предусмотрена отмена или упрощение этих процедур. Так, двусторонними договорами о взаимной правовой помощи и Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам <*> предусмотрено, что документы, которые на территории одной из Договаривающихся Сторон изготовлены или засвидетельствованы учреждением или специально на то уполномоченным органом в пределах их компетенции и по установленной форме и скреплены официальной печатью, не требуют на территории другой Договаривающейся стороны какого-либо удостоверения (легализации). В отношении таких документов может быть потребован только их нотариально заверенный перевод.

---

<*> Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 г., вступившая в силу 24 марта 1994 г.

Страны, с которыми Российская Федерация имеет двусторонние договоры о правовой помощи: Азербайджан, Алжир, Болгария, Венгрия, Вьетнам, Греция, Ирак, Италия, Кипр, Китай, КНДР, Куба, Кыргызстан, Латвия, Литва, Молдова, Монголия, Йеменская Республика, Польша, Румыния, Тунис, Финляндия, Чехословакия (фактически применяется между Российской Федерацией и Словакией и Чехией), Союзная Республика Югославия (правопреемник СФРЮ).

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам вступила в силу 19 мая 1994 года, а для Российской Федерации — с 10 декабря 1994 года. Однако в соответствии со статьей 85 указанной Конвенции ее действие распространяется и на правоотношения, возникшие до ее вступления в силу. По состоянию на 1 мая 1995 года участниками Конвенции являются следующие государства: Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Российская Федерация, Республика Таджикистан, Туркменистан, Республика Узбекистан, Украина.

Доверенности, выдаваемые патентным поверенным, следует рассматривать в качестве официальных документов. В связи с этим в простой письменной форме без консульской легализации или проставления апостиля могут быть представлены доверенности, оформленные в странах, перечисленных в двух предшествующих абзацах, причем в случае, если предусмотрена возможность передоверия, доверенность должна быть заверена нотариально.

В иных случаях обязательной является консульская легализация либо проставление апостиля.

Если заявителем патентный поверенный назначен до подачи заявки, доверенность, удостоверяющая полномочия патентного поверенного, или ее копия представляется одновременно с заявкой.

Необходимо отметить, что в соответствии с пунктами 7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель для ведения переписки по заявке после ее подачи и защиты своих интересов при рассмотрении заявки заявитель может назначить представителя с выдачей ему доверенности. При этом представителем заявителя — физического лица, проживающего за пределами Российской Федерации, или иностранного юридического лица может быть только патентный поверенный, если иное не предусмотрено международным соглашением с участием Российской Федерации. Для иных заявителей в качестве представителя может быть указан, в частности, один из заявителей, если их несколько, автор изобретения, патентный поверенный или иное лицо. Доверенность (копия доверенности) на представительство представляется при подаче заявки или в процессе делопроизводства и приобщается к заявке. До представления доверенности (копии доверенности) совершаемые действия считаются недействительными и не принимаются во внимание, если только заявитель впоследствии не одобрит действия представителя с выдачей ему соответствующей доверенности (в данном случае используется аналогия нормы статьи 183 ГК РФ).

В случае представления копии доверенности, что предусмотрено пунктами 7 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение и Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, экспертизе следует руководствоваться следующим.

Общепринято, что копия доверенности, заверенная в установленном законом порядке, приобретает такую же юридическую силу, что и подлинник документа. При этом следует иметь в виду, что ксерокопия доверенности, оформленная с помощью множительной техники и обеспечивающая точное механическое дублирование копируемого материала, также может рассматриваться как разновидность копии доверенности.

В этой связи оформление копии (ксерокопии) доверенности должно отвечать требованиям действующего законодательства.

В случае ненадлежащего оформления копии (ксерокопии) доверенности Патентное ведомство вправе запросить у лица, представившего копию (ксерокопию) документа, либо подлинник доверенности (с целью засвидетельствования представленной копии), либо надлежащим образом заверенную копию (ксерокопию) доверенности.

Возможны следующие способы заверения копии (ксерокопии) доверенности:

1. Удостоверение копии (ксерокопии) доверенности в нотариальном порядке согласно требованиям главы XIII Основ законодательства Российской Федерации о нотариате.

2. Удостоверение копии (ксерокопии) доверенности подписью руководителя или уполномоченного на то должностного лица и печатью организации или иного лица, выдавшего подлинник доверенности (в соответствии с порядком, установленным действующим Указом Президиума Верховного Совета СССР от 04.08.83 № 9779-Х).

При одновременном представлении подлинника доверенности и копии (ксерокопии) доверенности возможно дальнейшее засвидетельствование представленной копии (ксерокопии) уполномоченным лицом Института и возврат заявителю подлинной доверенности или ее приобщение к материалам заявки.

3.5. ВЕДЕНИЕ ПЕРЕПИСКИ ЗАЯВИТЕЛЕМ — ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ

При поступлении корреспонденции от заявителя — юридического лица проверяется, соблюдены ли требования к оформлению документа.

Корреспонденция, направленная от имени юридического лица, должна быть подписана уполномоченным лицом, которое вправе представлять интересы данного юридического лица в Патентом ведомстве. Как правило, от имени юридического лица выступает его волеизъявляющий орган. «Орган юридического лица» — правовой термин, обозначающий лицо, которое формирует и выражает волю юридического лица. Чаще всего это единоличный руководитель: директор, генеральный директор, один из членов совета директоров (исполнительный директор, технический директор и др.), главный инженер, главный (генеральный) конструктор, главный врач, президент, вице — президент, председатель правления, ректор учебного заведения.

Личная подпись уполномоченного лица (как правило, это должностное лицо), подписавшего документ, должна сопровождаться указанием его должности. При оформлении документа на бланке должностного лица указание его должности в подписи не требуется. Если документ оформлен не на бланке организации, ее название должно быть включено в указание должности подписавшего лица.

Документ может быть подписан исполняющим обязанности должностного лица с указанием его фактический должности и фамилии.

Подпись должностного лица должна быть скреплена печатью юридического лица, поскольку корреспонденция заявителя, направляемая в Институт, относится к документам, предусмотренным специальными нормативными актами (в данном случае — Патентным законом Российской Федерации и Правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (свидетельства на полезную модель), для которых наличие печати юридического лица предписано пунктом 3.24 ГОСТ Р6.30-97 «Унифицированная система организационно — распорядительной документации. Требования к оформлению документов».

Орган юридического лица (руководитель) вправе наделить полномочиями (назначить представителем юридического лица) для ведения переписки от имени юридического лица любого участника (сотрудника) юридического лица путем выдачи соответствующей доверенности. Представление такой доверенности является необходимым условием для подтверждения полномочия лица на ведение переписки от имени заявителя — юридического лица.

Подпись представителя должна сопровождаться указанием фамилии и инициалов подписавшего.

Корреспонденцию можно признать удовлетворяющей указанным требованиям, если она содержит сопроводительное письмо, подписанное уполномоченным лицом.

Если при проверке будет установлено, что корреспонденция оформлена неверно, следует предложить заявителю представить либо правильно оформленные документы, либо одобрение уполномоченным лицом ранее поданной корреспонденции. До представления корреспонденции, содержащей указанное одобрение, совершенные от имени заявителя действия не могут считаться действительными и не принимаются во внимание.

3.6. ВЕДЕНИЕ ДЕЛ С ПАТЕНТНЫМ ВЕДОМСТВОМ ФИЗИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА ПРЕДЕЛАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ИЛИ ИНОСТРАННЫМИ ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ

В связи с возникающими в ряде случаев вопросами об особенностях подачи заявок на выдачу охранных документов на объекты промышленной собственности, получения охранных документов и поддержания их в силе иностранными юридическими лицами и физическими лицами, проживающими за пределами Российской Федерации, необходимо заметить следующее.

В соответствии с пунктом 3 статьи 15 Закона физические лица, постоянно проживающие за пределами Российской Федерации, иностранные юридические лица либо их патентные поверенные ведут дела по получению патентов на изобретения, свидетельств на полезные модели (далее по тексту — патенты) и поддержанию их в силе, только через патентных поверенных, зарегистрированных в Патентном ведомстве, то есть в Российском агентстве по патентам и товарным знакам (Роспатенте).

Данное положение распространяется в том числе на бывших граждан СССР, проживающих за границами Российской Федерации, вне зависимости от их гражданства.

Определение факта проживания физического лица за пределами Российской Федерации производится по его адресу, указанному в материалах заявки.

К ведению дел по получению патента относится и подача соответствующей заявки.

В соответствии со статьей 37 Закона, если международным договором Российской Федерации установлено иное правило, то применяется правило международного договора. В настоящее время такие международные договоры Российской Федерацией не заключены.

Вести дела по получению патентов и поддержанию их в силе не через российских патентных поверенных могут физические лица, проживающие в государствах — участниках двусторонних соглашений, заключенных Правительством Российской Федерации в соответствии с правом, предоставленным ему пунктом 9 Постановления Верховного Совета Российской Федерации «О введении в действие Патентного закона Российской Федерации» от 23 сентября 1992 г. № 3518-1, а также юридические лица этих государств (по состоянию на 01.04.99 такими государствами являлись Азербайджанская Республика, Республика Армения, Республика Беларусь, Республика Казахстан, Киргизская Республика, Республика Узбекистан и Украина <*>).

---

<*> Соглашения между Правительством Российской Федерации и правительствами Азербайджанской Республики от 18 июня 1994 г., Республики Армения от 25 июня 1993 г., Республики Беларусь от 20 июля 1994 г., Республики Казахстан от 28 марта 1994 г., Киргизской Республики от 13 октября 1995 г., Республики Узбекистан от 27 июля 1995 г., Украины от 20 июня 1994 г. о сотрудничестве в области охраны промышленной собственности.

Кроме того, продолжают действовать соглашения в форме обмена нотами между Министерством иностранных дел Российской Федерации и министерствами иностранных дел Республики Молдова, Республики Таджикистан, Туркменистана <*>, в соответствии с которыми физические и юридические лица соответствующих государств на основе взаимности могут вести дела по получению охранных документов на объекты промышленной собственности и поддержанию их в силе без посредничества российских патентных поверенных.

---

<*> Ноты Министерства иностранных дел Российской Федерации и министерств иностранных дел Республики Молдова от 14 июля 1993 г., Республики Таджикистан от 27 июля 1993 г., Туркменистана от 20 июля 1993 г.

Таким образом, подача заявки на выдачу патента лицом, постоянно проживающим за пределами Российской Федерации в стране, не перечисленной выше, или юридическим лицом такой страны не через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, противоречит Закону. В отношении такой заявки следует запрашивать у заявителя представления недостающих и исправленных документов (заявления о выдаче патента с приведением в нем сведений о патентном поверенном и надлежащим образом оформленной доверенности, выданной патентному поверенному), а в случае неполучения их признавать заявку отозванной. В запросе, направляемом в этом случае, не следует затрагивать какие-либо иные вопросы.

Аналогичным образом следует поступать и при обращении заявителя через патентного поверенного, зарегистрированного в Роспатенте, но не имеющего регистрации по деятельности в соответствующей области услуг (например, при подаче заявки на выдачу патента на изобретение через патентного поверенного, зарегистрированного в области оказания услуг только по товарным знакам).

В случае, если, правильно подав заявку, заявитель в дальнейшем будет обращаться в Роспатент не через патентного поверенного, соответствующие обращения, заявления, просьбы, ходатайства следует оставлять без внимания, как поданные ненадлежащим лицом. Об этом надлежит уведомить патентного поверенного. При этом, если патентный поверенный будет ходатайствовать о рассмотрении указанных документов и ведении дальнейшей переписки с ним, а доверенность, приобщенная к заявке, уполномочивает его на ведение переписки с Патентным ведомством, производство по заявке может быть продолжено.

3.7. ПЕРЕУСТУПКА ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ ПАТЕНТА

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона патент (под которым в соответствии с пунктом 1 статьи 3 Закона понимается патент на изобретение или свидетельство на полезную модель) выдается, в частности, физическим и (или) юридическим лицам (при условии их согласия), которые указаны автором (авторами) или его (их) правопреемником в заявке на выдачу патента либо в заявлении, поданном в Патентное ведомство до момента регистрации изобретения, полезной модели.

В соответствии с абзацем 2 пункта 2 статьи 8 Закона работодатель также вправе передать право на получение патента другому лицу.

При этом работодатель в случаях, когда право на получение патента и на подачу заявки возникает у него в соответствии с нормами Закона, не является правопреемником автора.

Необходимо отметить отдельно, что соответствующие права не могут возникнуть у юридического лица, которое не может быть признано работодателем в случае, если оно хотя бы для одного из авторов изобретения (а в равной мере и полезной модели) не является работодателем, то есть если между ними не заключен трудовой договор. Аналогичной является ситуация, если патент испрашивается или заявка подается более чем одним юридическим лицом, ни одно из которых не является работодателем хотя бы для одного из авторов. В случае, если патент испрашивается или заявка подается физическим лицом (в том числе физическим лицом, являющимся одним из авторов изобретения), это физическое лицо может рассматриваться как работодатель только при том условии, если это лицо осуществляет предпринимательскую деятельность, то есть является предпринимателем без образования юридического лица.

Очевидно, что физическое лицо не может выступать по отношению к самому себе как работодатель.

Таким образом, во всех случаях, когда заявка подается не автором (авторами) или работодателем (работодателями), имеющим (имеющими) право на это, или патент испрашивается не на их имя (включая вышеприведенные случаи), обязательно должна осуществляться уступка прав на получение патента.

Необходимо учитывать, что в качестве заявителя (заявителей) и лица (лиц), на имя которого (которых) испрашивается патент, могут выступать различные лица.

При этом уступку заявителем права на получение патента путем указания об этом в заявке на выдачу патента, очевидно, не следует считать также уступкой прав заявителя, если при подаче заявления указано иное.

Об уступке прав на получение патента свидетельствует непосредственное указание соответствующего лица в соответствующей графе заявления после слов «на имя» (подпункты (3) пунктов 3.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила), Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель (далее — Правила-ПМ)). При этом в графе заявления «Основание для возникновения права на подачу заявки и получение патента» должны быть проставлены знаки «X» во втором или третьем квадратиках (подпункты (9) пунктов 3.1 Правил и Правил-ПМ). В последнем случае необходимым является также наличие подписи автора (подписей авторов) с указанием даты (дат) в графе заявления, находящейся справа от графы, имеющей код 97 (подпункты (11) пунктов 3.1 Правил и Правил-ПМ). В иных случаях наличие таких подписей не требуется.

Приложение к заявке копий договоров о переуступке права на получение патента не является обязательным.

При переуступке права на получение патента после подачи заявки предусмотрена специальная процедура (пункты 10 Правил и Правил-ПМ). При этом в Патентное ведомство подается заявление, содержащее указание на переуступку права иному лицу, согласие лица, указанного в заявлении, и сведения о нем. Заявление подписывается как лицом, на имя которого испрашивался патент, так и лицом, которому переуступается право на получение патента.

Специально отметим, что в случае, если заявитель и лицо, на имя которого испрашивался патент, различны, указанное заявление должно подаваться заявителем либо представляться в Патентное ведомство за его подписью.

Положение о пошлинах не предусматривает специальной пошлины за подачу заявления о переуступке права на получение патента. Однако подача такого заявления в период до вынесения решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу или в течение 2 месяцев с даты поступления заявки на полезную модель, требующая внесения изменений в материалы заявки, после начала формальной экспертизы должна сопровождаться взиманием пошлины, предусмотренной подпунктом «в» пункта 1 Положения о пошлинах.

При поступлении заявления о переуступке права на получение патента в период после вынесения решения по результатам экспертизы заявки на изобретение по существу, а по заявке на полезную модель — по истечении двухмесячного срока с даты поступления заявки, но не позднее даты регистрации охранного документа, указанная пошлина взиматься не должна.

Начиная с даты регистрации соответствующего охранного документа, заявление о переуступке права на получение патента не может быть удовлетворено, поскольку в этом случае должен быть заключен договор об уступке самого патента (свидетельства). Пунктом 6 статьи 10 Закона предусмотрена необходимость регистрации такого договора в Патентном ведомстве, без которой он считается недействительным.

Уступку права на получение патента не следует смешивать со случаем реорганизации юридического лица — заявителя (патентообладателя), при котором у него изменяется наименование, или со случаем изменения фамилии, имени, отчества физическим лицом — заявителем (патентообладателем).

3.8. ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ДАТЫ ПОСТУПЛЕНИЯ ЗАЯВКИ НА ВЫДАЧУ ПАТЕНТА НА ИЗОБРЕТЕНИЕ В ПАТЕНТНОЕ ВЕДОМСТВО

В ряде случаев важным оказывается определение даты поступления заявки на выдачу патента на изобретение в Патентное ведомство. В частности, определение этой даты необходимо при взимании годовых пошлин за поддержание патента в силе, размер которых в соответствии с подпунктом «л» пункта 1 Положения о пошлинах устанавливается по таблице соответствия в зависимости от года, отсчитываемого от даты поступления заявки.

Закон, хотя и использует термин «дата поступления в Патентное ведомство заявки», однако не дает ее определения.

В связи с этим для установления этой даты необходимо использовать положения иных правовых актов.

Пунктом 17.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила) определено, что поступившие в Патентное ведомство (в подведомственный Роспатенту Федеральный институт промышленной собственности) материалы заявки регистрируются с простановкой даты их поступления, если эти материалы содержат, как минимум, заявление о выдаче патента на русском языке.

В дальнейшем для простоты заявку, поданную в Патентное ведомство описанным выше способом по национальной процедуре, вне зависимости от того, подана она отечественным или иностранным заявителем, будем именовать национальной заявкой.

Датой поступления в патентное ведомство международной заявки, то есть заявки, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ) и переведенной на национальную фазу в Российской Федерации, в соответствии со статьей 11(3) РСТ является дата ее международной подачи.

При этом также следует иметь в виду, что в соответствии со статьей 4G(1) Парижской конвенции для заявки, подпадающей под действие этой конвенции, то есть выделенной из заявки, по которой испрашивается конвенционный приоритет, датой поступления считается дата поступления той заявки, из которой она выделена.

Однако в случае, если из такой заявки выделяется в последующем другая заявка, указанное выше положение на последующую заявку не распространяется, поскольку на такую заявку не распространяется действие Парижской конвенции. В этом случае при установлении даты поступления заявки в Патентное ведомство следует руководствоваться законодательством Российской Федерации, то есть упомянутым выше пунктом 17.1 Правил.

Таким образом, с учетом изложенного для выделенной заявки в качестве даты поступления принимается:

• для заявки, выделенной из национальной заявки или выделенной из международной заявки, переведенной на национальную фазу, по которой не испрашивался конвенционный приоритет, — дата поступления выделенной заявки;
• для заявки, выделенной из национальной заявки, по которой испрашивался конвенционный приоритет, — дата поступления заявки, из которой она выделена;
• для заявки, выделенной из международной заявки, переведенной на национальную фазу, по которой испрашивался конвенционный приоритет, — дата международной подачи заявки, из которой она выделена.

3.9. РАССМОТРЕНИЕ ХОДАТАЙСТВ О ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ЗАЯВКИ ПО СУЩЕСТВУ И ХОДАТАЙСТВ О ПРОВЕДЕНИИ ПО ЗАЯВКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОИСКА

При рассмотрении ходатайств руководствуются следующим.

1. Ходатайство о проведении экспертизы заявки по существу может быть подано заявителем или третьим лицом.

Ходатайство считается поданным заявителем, если оно подписано тем же лицом, которое указано в качестве заявителя в графе (71) заявления о выдаче патента, или всеми без исключения лицами, когда в этой графе заявления их указано несколько. От имени заявителя — юридического лица ходатайство подписывается руководителем организации или иным лицом, уполномоченным на это учредительными документами юридического лица, с указанием его должности, при этом подпись скрепляется печатью юридического лица.

Если после подачи заявки произошла уступка прав заявителя, то ходатайство подписывается лицом (или всеми лицами без исключения), к которому (к которым) эти права перешли на основании заявления, поданного в Патентное ведомство, содержащего указание о переуступке этих прав.

2. В том случае, когда ходатайство подается представителем заявителя в соответствии с пунктом 7 Правил, оно подписывается лицом, указанным в качестве такового в приобщаемой к заявке доверенности, оформленной в установленном порядке <*>.

---

<*> Требования к доверенности на представительство перед Патентным ведомством приведены выше в пункте 3.4.

3. В том случае, когда ходатайство оформлено так, как если бы оно подавалось заявителем (ходатайство представлено на бланке организации — заявителя, либо подпись лица, подписавшего его, скреплено печатью организации — заявителя и т.п.), или текст ходатайства содержит прямое указание на то, что просьба о проведении экспертизы исходит от заявителя (заявителей, если их несколько), но при этом ходатайство подписано не в соответствии с пунктом 1 настоящего раздела, действия экспертизы должны быть следующими.

Заявителю (по адресу для переписки, указанному в заявке) направляется письмо, в котором указывается на нарушение оформления корреспонденции, направляемой заявителем, и предлагается представить ходатайство, оформленное в установленном для этого случая порядке, или изложенное в свободной форме одобрение действий лица, подписавшего ранее представленное ходатайство.

4. В том случае, когда по заявке, поданной несколькими заявителями, ходатайство о проведении экспертизы по существу подписано не всеми заявителями и содержание ходатайства свидетельствует о том, что просьба о проведении экспертизы исходит только от них, по адресу для переписки, указанному в заявке, заявителю сообщается о поступлении такого ходатайства, а также о том, что оно только в том случае будет считаться поданным заявителем, если будет представлено ходатайство, подписанное в порядке, установленном для корреспонденции, подаваемой заявителем.

5. Если ходатайство о проведении экспертизы по существу, поданное от имени заявителя, подписано лицом, указанным в содержащейся в заявке доверенности в качестве представителя заявителя, но эта доверенность не подтверждает, что такое действие представителя находится в пределах предоставленных ему полномочий, заявителю сообщается о допущенных нарушениях оформления корреспонденции, подаваемой представителем, и предлагается представить ходатайство, подписанное заявителем в установленном порядке, или изложенное в свободной форме одобрение действий представителя.

6. В том случае, когда оформление представленного ходатайства о проведении экспертизы заявки по существу не дает оснований полагать, что оно является ходатайством заявителя, и текст ходатайства не содержит соответствующих указаний (наличие при этом подписи автора, не указанного в качестве заявителя, таким основанием не является), ходатайство рассматривается как поданное третьим лицом, а экспертиза заявки проводится с учетом подпункта 6 пункта 19.2 Правил.

7. В случаях, указанных выше в пунктах 3 - 5 настоящего раздела, датой подачи ходатайства считается дата его первоначального поступления.

Если на момент завершения экспертизы заявки по существу от заявителя не поступит ходатайство, подписанное в порядке, установленном для корреспонденции, подаваемой заявителем, или применительно к случаям, указанным в пунктах 3 и 5, письменное одобрение действий лица, подписавшего поданное ходатайство, в адрес подателя ходатайства направляется копия решения по результатам рассмотрения заявки с соблюдением порядка, предусмотренного подпунктом (6) пункта 19.2 Правил.

8. Ходатайство о проведении по заявке информационного поиска рассматривается в порядке, указанном в пунктах 3 - 6 настоящего раздела.

Если на момент завершения информационного поиска по заявке не поступили правильно оформленное ходатайство или письменное одобрение действий лица, подписавшего ранее поданное ходатайство, и не произошла публикация сведений о заявке на изобретение (или сведений о выдаче свидетельства на полезную модель), отчет о поиске направляется подателю ходатайства только после соответствующей публикации на основании подпункта (6) пункта 22.1 Правил.

3.10. ОБ ИЗМЕНЕНИИ ФОРМУЛЫ ИЗОБРЕТЕНИЯ ПО ЗАЯВКАМ, ПОДАННЫМ НЕ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПЕРЕВОДА НА РУССКИЙ ЯЗЫК, В НЕКОТОРЫХ СПЕЦИФИЧЕСКИХ СИТУАЦИЯХ

В соответствии со статьей 20 Закона материалы заявки, в том числе формула изобретения, могут уточняться и исправляться без изменения сущности заявленного изобретения. Последнее условие конкретизируется в подпункте (5) пункта 20 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение с акцентом на том, что изменения формулы изобретения, предусматривающие включение в нее независимых пунктов, не относящихся к заявленному изобретению, во внимание не принимаются.

Применение данного правила имеет особенности в случаях, когда подаваемая в Патентное ведомство заявка на выдачу патента составлена не на русском, а на другом языке и к ней приложен или представлен в установленный срок перевод на русский язык.

Если в формуле изобретения заявки, поданной в Патентное ведомство не на русском языке, содержится независимый пункт, относящийся к объекту, не включенному в формулу изобретения, переведенную на русский язык, последующая просьба заявителя о включении такого независимого пункта в перевод заявки на русский язык должна быть удовлетворена при условии уплаты пошлины в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 Положения о пошлинах.

К таким заявкам могут относиться:

• заявки из зарубежных стран без испрашивания более раннего приоритета;
• конвенционные заявки;
• международные заявки.

При рассмотрении конвенционной заявки не могут приниматься во внимание пункты формулы изобретения, изложенные лишь в копии первой заявки, поданной в стране — участнице Парижской конвенции, но не содержащиеся в формуле заявки на иностранном языке, поданной в Роспатент.

Перевод на русский язык международной заявки согласно статьям 22(1) или 39(1)(а) РСТ должен соответствовать международной заявке в том виде, в каком она завершила международную фазу. Если в приведенной в упомянутом переводе формуле изобретения отсутствует независимый пункт, содержавшийся в формуле изобретения на дату международной подачи заявки или в формуле изобретения, измененной в соответствии со статьями 19(2) и 34(2)(b) РСТ, последующая просьба заявителя о включении такого пункта в формулу изобретения должна быть удовлетворена при условии уплаты упомянутой пошлины.

Изложенный порядок распространяется как на заявки, поданные начиная с 14.10.92, так и на ранее поданные заявки, делопроизводство по которым продолжается в установленном порядке.

3.11. ПАТЕНТНЫЕ ПОШЛИНЫ

В соответствии со статьей 33 Закона Положение о пошлинах за патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, регистрацию товарных знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения товаров, предоставление права пользования наименованиями мест происхождения товаров (далее — Положение о пошлинах) определяет перечень действий, за совершение которых взимаются патентные пошлины, их размеры и сроки уплаты, а также основания для освобождения от уплаты пошлин, уменьшения их размеров или возврата пошлин.

Положение о пошлинах утверждено Постановлением Совета Министров — Правительства Российской Федерации от 12 августа 1993 г. № 793. Постановлениями Правительства Российской Федерации от 12 августа 1996 г. № 947, 16 апреля 1997 г. № 423, 20 августа 1997 г. № 1058, 31 марта 1998 г. № 372 в Положение о пошлинах вносились изменения и дополнения. Постановление Правительства Российской Федерации от 12 августа 1994 г. № 954, которым также вносились изменения и дополнения в Положение о пошлинах, утратило силу с 1 октября 1996 г.

Размеры пошлин для отечественных (и приравненных к ним) заявителей и правообладателей с 1 октября 1996 г. установлены в долях минимального размера оплаты труда (МРОТ). Изменения размеров пошлин в связи с изменением МРОТ вступают в силу с даты введения нового МРОТ, но не ранее даты опубликования законодательного акта, устанавливающего этот новый минимальный размер.

Пошлины уплачиваются в установленном порядке путем перевода соответствующих сумм на расчетный счет уполномоченной организации, которой является Федеральный институт промышленной собственности.

Документом, подтверждающим уплату пошлины, является копия платежного поручения, имеющего штамп банка об оплате, или квитанция банка об уплате пошлины наличными средствами либо перечислением с лицевого счета.

Уплаченная пошлина возврату не подлежит, за исключением случаев, когда ее уплата была произведена в размере, превышающем установленный Положением о пошлинах, или когда действие, за которое была уплачена пошлина, не совершалось.

В этих случаях по ходатайству заявителя, лица, уплатившего пошлину, излишне уплаченная сумма пошлины в установленном порядке возвращается либо, если срок с даты уплаты до даты подачи ходатайства не превышает 3 месяцев, по просьбе ходатайствующего лица засчитывается в счет уплаты других пошлин, предусмотренных Положением о пошлинах, уплата которых допустима на дату подачи ходатайства.

В отношении физических лиц, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, или иностранных юридических лиц пошлины за совершение юридически значимых действий, предусмотренные Положением о пошлинах, уплачиваются в долларах США в размерах согласно приложению к Положению о пошлинах.

Пунктами 3, 4 и 7 Положения о пошлинах устанавливается круг лиц, имеющих льготы по уплате пошлин, и перечень таких льгот.

В соответствии с пунктом 3 Положения о пошлинах льготы предоставляются физическим лицам (изобретателям). В соответствии с пунктом 4 Положения о пошлинах льготы предоставляются заявителям (патентообладателям), вне зависимости от того, являются ли они физическими или юридическими лицами. В соответствии с пунктом 7 льготы предоставляются государственным организациям, финансируемым из федерального бюджета.

Для получения льгот, предусмотренных пунктом 3 Положения о пошлинах, необходимо выполнение трех условий:

• физическое лицо, испрашивающее льготы, должно иметь постоянное местожительство в Российской Федерации;
• указанное лицо должно быть единственным автором изобретения;
• указанное лицо испрашивает патент на свое имя или является единственным обладателем патента.

При этом указанное лицо, в случае, если оно является ветераном Великой Отечественной войны или ветераном боевых действий на территории других государств, в соответствии с подпунктом «а» пункта 3 Положения о пошлинах освобождается от уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами «а» - «д», «ж» и «и» пункта 1 Положения о пошлинах, а также годовых пошлин за первые 3 года поддержания патента в силе, за которые взимание пошлины предусмотрено подпунктом «л» пункта 1 Положения о пошлинах (как правило, это третий, четвертый и пятый годы, считая с даты поступления заявки).

Указанное лицо, в случае, если оно является инвалидом или учащимся образовательного учреждения, в соответствии с подпунктом «б» пункта 3 Положения о пошлинах уплачивает указанные пошлины в размере 20% от установленных. Прочим лицам, имеющим право на получение льгот в соответствии с п. 3 Положения о пошлинах на основании подпункта «в» указанного пункта, предоставляется отсрочка от уплаты 75% установленного размера пошлины за проведение экспертизы заявки по существу (предусмотренной подпунктом «г» пункта 1 Положения о пошлинах), а также годовых пошлин за первые 3 года поддержания патента в силе, за которые взимание пошлины предусмотрено подпунктом «л» пункта 1 Положения о пошлинах.

Льготы, предусмотренные подпунктом «б» пункта 3 Положения о пошлинах, предоставляются также коллективу авторов, патентообладателей, каждый из которых является ветераном Великой Отечественной войны, ветераном боевых действий на территории других государств или инвалидом.

Льготы, установленные пунктом 4 Положения о пошлинах (отсрочка от уплаты пошлины за выдачу патента Российской Федерации и за поддержание его в силе до начала использования изобретения, но не более чем на 5 лет), могут быть предоставлены заявителю (патентообладателю):

• по заявке на изобретение, по которой было вынесено решение о выдаче патента на имя Государственного фонда изобретений СССР, а в дальнейшем было подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации;
• по заявке на изобретение, по которой было вынесено решение о выдаче авторского свидетельства СССР, которое выдано не было, ходатайство о выдаче патента СССР не подавалось, а в дальнейшем было подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации;
• по заявке на изобретение, по которой было вынесено экспертное решение о возможности выдачи охранного документа, но охранный документ выдан не был, ходатайство о выдаче патента СССР не представлялось, а в дальнейшем было подано ходатайство о выдаче патента Российской Федерации.

Заявитель (патентообладатель) при этом не обязательно должен быть физическим лицом и не должен постоянно проживать (иметь местоположение) на территории Российской Федерации.

Актуальность данной льготы и возможность ее предоставления после 31 декабря 1998 г. утрачена.

Пунктом 7 Положения о пошлинах заявителю по его ходатайству предоставляется отсрочка от уплаты пошлин, предусмотренных подпунктами «а», «г», «и» и «л» пункта 1 Положения о пошлинах (то есть пошлин за подачу заявки, за экспертизу заявки по существу, за регистрацию изобретения и выдачу патента и за поддержание его в силе), но не более чем на 3 года, считая с даты подачи заявки, при испрашивании патента Российской Федерации на изобретение на имя российского юридического лица, являющегося государственным унитарным предприятием, основанным на праве оперативного управления (казенным предприятием), либо государственным учреждением.

Предоставление указанных отсрочек представляет собой своеобразную льготу — временное освобождение от оплаты определенных пошлин государственных организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Льготы по уплате пошлин могут быть предоставлены и на основании прямых указаний, содержащихся в законодательных актах Российской Федерации.

Так, например, снижение пошлины за поддержание патента в силе на 50% с года, следующего за годом опубликования сведений о подаче заявления о предоставлении любому лицу права на использование объекта промышленной собственности (изобретения, полезной модели, промышленного образца), то есть открытой лицензии, установлено пунктом 3 статьи 13 Закона.

4. ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ ЗАЯВОК НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ

4.1. ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ К МЕЖДУНАРОДНОЙ ЗАЯВКЕ НА НАЦИОНАЛЬНОЙ ФАЗЕ

По международной заявке, переведенной на национальную фазу, может быть испрошен как патент на изобретение, так и свидетельство на полезную модель. Случаи перевода на национальную фазу международных заявок, в которых испрашивалось бы свидетельство на полезную модель, чрезвычайно редки, поэтому в дальнейшем имеются в виду только международные заявки с испрашиванием в них патента Российской Федерации на изобретение.

При рассмотрении международной заявки эксперту следует руководствоваться, в первую очередь, статьей 27 Договора о патентной кооперации (далее — РСТ), содержащей основные требования, которые следует предъявлять к международной заявке, переведенной на национальную фазу.

Согласно статье 27(1) РСТ к форме и содержанию международной заявки должны предъявляться требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией к Договору о патентной кооперации (далее — Инструкция).

Однако необходимо учитывать также положения статьи 27(4), из которых следует, что если Патентный закон Российской Федерации (далее — Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение (далее — Правила) содержат требования к форме и содержанию заявки, которые, с точки зрения заявителя, являются более благоприятными, чем требования, предусмотренные РСТ и Инструкцией, то могут применяться требования Закона и Правил, за исключением тех случаев, когда заявитель настаивает на применении требований РСТ и Инструкции.

Таким образом, если экспертом будет установлено несоответствие заявки в отношении формы и содержания требованиям РСТ и Инструкции, им осуществляется проверка соответствия заявки в отношении формы и содержания требованиям Закона и Правил. Заявителю должно быть сообщено о выявленных несоответствиях требованиям РСТ и Инструкции в таком же порядке, как это делается в отношении заявок, поданных в Патентное ведомство, не являющихся международными. При этом в случае положительного результата проверки в соответствии с Законом и Правилами заявителю сообщается также об этом и его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Договором и Инструкцией.

Так, например, правило 6.4 Инструкции содержит требование, чтобы зависимые пункты с множественной зависимостью не содержали ссылок на другие пункты, которые сами имеют множественную зависимость. Правила такого ограничения не содержат. Поэтому заявитель, получив упомянутое выше сообщение, может оставить формулу изобретения без изменения, согласившись с применением в отношении его заявки требований Закона и Правил, но может и изменить ее таким образом, чтобы были выполнены требования РСТ и Инструкции.

Согласно статье 27(5) РСТ данный договор не ограничивает право каждого договаривающегося государства устанавливать материально — правовые условия патентоспособности. С учетом этого проверка патентоспособности изобретения по международной заявке осуществляется в соответствии со статьей 4 Закона и пунктом 19.5 Правил.

4.2. ПРОВЕРКА ДОПУСТИМОСТИ ВНЕСЕННЫХ В МЕЖДУНАРОДНУЮ ЗАЯВКУ ИЗМЕНЕНИЙ

В соответствии с РСТ заявитель вправе внести изменения в международную заявку на международной фазе, перед началом национальной фазы и на национальной фазе. Все такие изменения подлежат проверке при рассмотрении международной заявки на национальной фазе.

На международной фазе заявитель может внести изменения в формулу изобретения согласно статье 19 РСТ после получения отчета о международном поиске. Изменения в описание, формулу и чертежи могут быть внесены заявителем согласно статье 34(2)(b) РСТ до подготовки заключения международной предварительной экспертизы (в том случае, если заявителем подано требование на ее проведение).

Вносимые в соответствии с упомянутыми статьями изменения не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке. Такие требования предоставляют заявителю более широкие возможности для внесения изменений в материалы заявки, чем предусмотренные Законом и Правилами.

Изменения, относящиеся ко второй из названных выше групп (вносимые заявителем перед началом национальной фазы), могут быть внесены после подготовки заключения международной предварительной экспертизы и до истечения сроков, предусмотренных статьями 22 и 39 РСТ (в частности, одновременно с представлением предусмотренного статьей 22 РСТ перевода международной заявки на русский язык).

Изменения на национальной фазе могут быть внесены в сроки, установленные в статье 20 Закона, т.е. для заявок на изобретения не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

Требования, предъявляемые к изменениям, вносимым заявителем перед началом национальной фазы и на национальной фазе, одинаковы. И те, и другие изменения могут быть внесены в соответствии с требованиями, предъявляемыми статьями 28 и 41 РСТ.

Как следует из этих статей, изменения, во-первых, не должны выходить за рамки того, что раскрыто в первоначально поданной международной заявке, и, во-вторых, должны соответствовать требованиям статьи 20 Закона и пункта 20 Правил во всех случаях, не предусмотренных РСТ и Инструкцией.

В частности, РСТ и Инструкцией не предусмотрено при проверке измененной заявителем формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, устанавливать, относятся ли изменения к заявленному изобретению. Такая проверка осуществляется в соответствии с подпунктом (5) пункта 20 Правил.

Проверка того, не изменяют ли дополнительные материалы сущность заявленного изобретения, осуществляется в отношении дополнительных материалов, представленных не только на национальной фазе, но и на международной фазе. Необходимость такой проверки обусловлена тем, что заявки, в которые были внесены изменения в соответствии со статьей 19 РСТ и по которым не проводилась международная предварительная экспертиза, на международной фазе не проверяются в отношении того, не выходят ли изменения за рамки раскрытого в первоначально поданной международной заявке.

Первоначальными материалами международной заявки, переведенной на национальную фазу, в соответствии со статьей 11(3) РСТ считаются материалы, поступившие на дату ее международной подачи.

4.3. ПРОВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ ЕДИНСТВА ИЗОБРЕТЕНИЯ

При проверке соблюдения требования единства изобретения эксперту, в первую очередь, следует руководствоваться правилом 13 Инструкции и Приложением В «Административных инструкций в соответствии с Договором о патентной кооперации» (далее — Административные инструкции).

Согласно правилу 13(1) Инструкции международная заявка должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, настолько связанных между собой, что они образуют единый общий изобретательский замысел.

Способ определения того, удовлетворено ли требование единства изобретения по отношению к группе изобретений, указан в правиле 13(2) Инструкции. Согласно этому правилу единство изобретения существует только тогда, когда имеется техническая взаимосвязь между заявленными изобретениями, определяемая одним или несколькими одинаковыми или соответствующими «особыми техническими признаками». Выражение «особые технические признаки» означает те признаки, которые определяют вклад, вносимый в уровень техники каждым из заявленных изобретений. Пользуясь терминологией Правил, под упомянутыми выше признаками можно понимать признаки, которыми рассматриваемое изобретение отличается от наиболее близкого аналога.

К группе изобретений, образующих единый общий изобретательский замысел, могут относиться как изобретения одной и той же категории, так и изобретения различных категорий.

Понятие «категория изобретения», применяемое в РСТ и Инструкции, аналогично понятиям «объект изобретения», «вид объекта изобретения» (устройство, способ, вещество и др.), применяемым в Законе и Правилах.

В Приложении В Административных инструкций приведены примеры различных групп изобретений. В частности, рассмотрены три комбинации независимых пунктов формулы, в которых характеризуются изобретения различных категорий.

Первая комбинация включает независимый пункт формулы на продукт и независимый пункт на способ, специально приспособленный для изготовления этого продукта, и независимый пункт на применение этого продукта <*>.

---

<*> Следует обратить внимание на то, что независимый пункт на применение продукта в данной комбинации не относится к объектам изобретения, предусмотренным пунктом 2 статьи 4 Закона, так как в нем испрашивается правовая охрана применения нового продукта.

Вторая комбинация включает независимый пункт формулы на определенный способ и дополняющий его независимый пункт на устройство, специально разработанное для осуществления этого способа.

Третья комбинация включает независимый пункт формулы на определенный продукт и дополняющие его независимый пункт на способ, специально предназначенный для производства этого продукта, и независимый пункт на устройство, специально предназначенное для осуществления этого способа.

К группе изобретений, образующих общий единый изобретательский замысел, могут относиться и изобретения одной и той же категории, которые не могут быть охвачены одним общим пунктом формулы. Такие изобретения могут быть заявлены в двух и более независимых пунктах формулы.

К таким изобретениям относятся, в частности, изобретения, соотносящиеся друг с другом как часть и целое, изобретения — варианты в смысле Правил, изобретения типа «передатчик — приемник» (одно из которых предназначено для использования другого). Другие примеры таких изобретений приведены в Приложении В Административных инструкций.

Особенностью требования единства в соответствии с Инструкцией (правило 13.3) является то, что понятие «единство изобретения» применяется и к одному пункту формулы, в котором признаки выражены с использованием альтернативы. В этом случае, если среди отличительных от наиболее близкого аналога признаков нет иных, кроме выраженных указанным образом, «особые технические признаки» нескольких изобретений, охватываемых такой формулой, очевидно, не могут быть одинаковыми и проверка соблюдения требования единства заключается в проверке того, могут ли они быть отнесены к «соответствующим».

Приложение В Административных инструкций содержит обширный материал, иллюстрирующий подход к установлению того, являются ли признаки соответствующими, в частности, на примере формулы, составленной по структуре Маркуша.

Следует заметить, что согласно пункту (f) Приложения В Административных инструкций изобретения, охватываемые формулой Маркуша, относятся к «вариантам», в отличие от терминологии Правил, в соответствии с которыми к вариантам относятся изобретения, представленные разными независимыми пунктами и относящиеся к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата.

С учетом положений правила 13.1 Инструкции в международную заявку разрешается включить разумное количество зависимых пунктов формулы, раскрывающих специфические признаки изобретения, заявляемого в независимом пункте.

Как отмечено в пункте (с) Приложения В Административных инструкций, единство изобретения в первую очередь должно рассматриваться в отношении независимых пунктов формулы изобретения. Единство изобретения нельзя считать соблюденным, если приведенные выше условия выполняются только в отношении зависимых пунктов, подчиненных соответствующим независимым, относящимся к рассматриваемым изобретениям.

Если экспертом будет установлено, что заявка не удовлетворяет требованию единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции и Приложением В Административных инструкций, то, учитывая положения статьи 27(4) РСТ, такую проверку можно осуществить в соответствии с пунктом 2.3 Правил. Заявителю после проведения такой проверки направляется соответствующее уведомление о результатах проверки в соответствии с требованиями РСТ и Инструкции. Если результат проверки в соответствии с Законом и Правилами положителен, заявителю сообщается также об этом и его праве настаивать на применении к его международной заявке требований, предусмотренных Договором и Инструкцией.

Ситуация, в которой с точки зрения соблюдения единства изобретения требования Закона и Правил более благоприятны, чем требования РСТ и Инструкции, имеет место, например, в следующем случае.

Заявлена группа изобретений. При проверке соблюдения требования единства изобретения в соответствии с правилом 13 Инструкции выявлено, что в заявленных изобретениях отсутствуют одинаковые или соответствующие «особые технические признаки». Однако упомянутая группа изобретений относится к объектам одного вида, одинакового назначения, обеспечивающим получение одного и того же технического результата (вариантам), т.е. согласно пункту 2.3 Правил единство изобретения соблюдено.

Возможен также случай, когда заявленную группу изобретений можно представить в виде двух подгрупп, одна из которых удовлетворяет требованию единства по РСТ и Инструкции, а другая — требованию единства по Закону и Правилам, заявителю сообщается о возможности выбора любой из подгрупп для дальнейшего рассмотрения ее экспертизой, в зависимости от того, воспользуется ли он правом настаивать на применении требований РСТ и Инструкции, или согласится с применением требований Закона и Правил.

Дата поступления заявки и действующее в этот период законодательство	Сведения, привлекаемые при проверке соответствия условию
	«новизна»	«изобретательский уровень» («существенные отличия»)
До 1 июля 1991 г. -	- Охранные	Выбор
Положение об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях (пункты 21 и 50)	документы (в том числе с грифом «ДСП»), выданные в СССР, если они внесены в Госреестр, противопоставляются с даты приоритета — Другие указанные в п. 50 «Положения» источники, а также любые сведения, ставшие известными неопределенному кругу лиц до даты приоритета заявленного изобретения (в частности, документация, переданная из одной организации в другую с целью использования или информации)	прототипа и оценка на соответствие критерию «существенные отличия» осуществляются путем анализа тех же источников информации, что указаны в графе «новизна». Примечание: При принятии по заявке решения о выдаче патента Российской Федерации прототип по охранному документу СССР с грифом «ДСП» может быть сохранен, если представлен документ о снятии указанного грифа.
С 1 июля 1991 г. по 13 октября 1992 г. — Закон	- Сведения, общедоступные до даты	Выбор прототипа и
СССР «Об изобретениях в СССР» (далее — Закон	приоритета изобретения в СССР или зарубежных	оценка на соответствие
СССР), пункт 1 статьи 1	странах (Перечень	условию
(абзацы второй — четвертый), пункт 1 статьи	сведений и даты, с которой они могут	«изобретательский уровень»
14 (абзацы третий и четвертый)	считаться общедоступными, см. в п. 2 («Уровень техники») Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение от 01.07.91). — Заявки других авторов (ни одни из авторов не совпадает), поступившие в период с 01.07.91 по 13.10.92 включительно и в период до 01.07.91, если делопроизводство по ним до 01.07.91 не было завершено, учитываются с даты приоритета в отношении описания и формулы при соблюдении совокупности следующих условий:	осуществляются путем анализа только общедоступных до даты приоритета изобретения сведений, указанных в графе «новизна» Примечание: Если в качестве прототипа заявителем выбрано изобретение по охранному документу СССР с грифом «ДСП», при выдаче патента Российской Федерации он должен быть заменен на другой
	(1) заявка имеет более раннюю, чем рассматриваемая, дату поступления; (2) осуществлена публикация сведений о заявке или по ней зарегистрирован охранный документ СССР или Российской Федерации, публикация о котором (а, следовательно, и о заявке) осуществлена или предопределена	из уровня техники, раскрытый в общедоступном источнике информации
	Примечание:
	Если выявлена заявка, по которой условие (2) еще не выполнено, проводится дальнейшая проверка патентоспособности изобретения без учета этой заявки. Если оказывается, что выявленная заявка в случае выполнения условия (2) будет единственным препятствием для выдачи патента по рассматриваемой заявке, заявителю сообщается, что в настоящее время нет оснований для отказа в выдаче патента, однако при выполнении в будущем условия (2) выявленная заявка может стать основанием для оспаривания патента в случае его выдачи по рассматриваемой заявке. При этом заявителю сообщается о возможности отложить принятие решения по его заявке до наступления определенности с выявленной заявкой. При несогласии заявителя отложить принятие решения принимается решение о выдаче патента по рассматриваемой заявке
	- Изобретения, зарегистрированные в Государственных реестрах СССР или РФ, учитываются с даты приоритета в отношении формулы, с которой выдан охранный документ (в том числе имеющий гриф «ДСП») или с которой предстоит выдача охранного документа
	Примечание (к обоим условиям патентоспособности): В уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если раскрытие осуществлено не ранее чем за 12 месяцев до даты подачи рассматриваемой заявки (п. 1 ст. 14 (абзац третий) Закона СССР). Если по заявке установлен более ранний приоритет на основании пп. 2 - 3 ст. 10 Закона СССР (а не по дате ее подачи), упомянутые 12 месяцев не должны истечь на дату подачи заявки, а не ее приоритета
С 14 октября 1992 г.	- Любые сведения,
- Патентный закон Российской Федерации, пункт 1 статьи 4 (абзацы второй - пятый и седьмой)	ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (Перечень сведений и даты, с которой они могут считаться общедоступными, см. в п. 22.3 («Уровень техники») Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение) — Поданные другими лицами (заявителями) (т.е. нет полного совпадения составов заявителей) заявки с более ранним приоритетом учитываются в отношении формулы и описания при условиях, что:
	(1) заявка не отозвана на момент принятия решения по рассматриваемой заявке по результатам экспертизы по существу;
	(2) заявка подана, начиная с 14.10.92, а при более ранней дате подачи по ней представлено ходатайство о выдаче патента Российской Федерации
	- Поданные другими лицами международные заявки с более ранним приоритетом, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание СССР или Российской Федерации, при условии, что действие их в Российской Федерации не прекращено на момент принятия решения по рассматриваемой заявке по результатам экспертизы по существу. — Поданные другими лицами евразийские заявки с более ранним приоритетом, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции.
	Примечания:
	1. При противопоставлении заявок следует учитывать содержание подпункта (4) п. 19.5.2 Правил 2. Если на момент проведения экспертизы по существу выявленная заявка с более ранним приоритетом признана отозванной на основании пп. 4 или 8 ст. 21 Закона, по более поздней заявке проводится анализ без учета этой заявки. Если при этом оказывается, что рассматриваемое изобретение соответствует всем условиям патентоспособности и по заявке мог бы быть выдан патент, заявителя до принятия решения о выдаче патента целесообразно уведомить о выявленной заявке, наличие которой в случае восстановления по ходатайству ее заявителя пропущенного им срока ответа на запрос может оказаться основанием для оспаривания патента, выданного по рассматриваемой заявке. При направлении заявителю такого уведомления ему сообщается также о возможности отложить принятие решения по его заявке до наступления определенности с выявленной заявкой. При поступлении соответствующей просьбы заявителя ее следует удовлетворить, а при непоступлении такой просьбы в срок, указанный в уведомлении, принять решение о выдаче патента по рассматриваемой заявке
	- Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели (т.е. зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах Российской Федерации изобретения и полезные модели, а также изобретения по патентам и авторским свидетельствам СССР, поскольку признано их действие на территории Российской Федерации, в том числе с грифом «ДСП») учитываются в отношении формулы, приведенной в охранном документе, с даты приоритета.
	Примечание (к обоим условиям патентоспособности): В уровень техники не включаются источники, содержащие общедоступную информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, если заявка на это изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации (п. 1 ст. 4 (абзац седьмой) Патентного закона Российской Федерации). Если по заявке установлен более ранний приоритет на основании п. п. 2 - 5 ст. 19 Закона (а не по дате ее поступления в Патентное ведомство), указанные шесть месяцев не должны истечь на эту дату поступления, а не приоритета заявки.

---