Распоряжение ОАО «РЖД» от 04.12.2012 № 2441р

«Об утверждении Методических рекомендаций по закреплению за совместными предприятиями прав на зарубежные технологии, передаваемые для локализации современного производства в России»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 4 декабря 2012 г. № 2441р

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗА СОВМЕСТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

В целях повышения эффективности инновационной деятельности в ОАО «РЖД» и обеспечения интересов ОАО «РЖД» при осуществлении международного научно-технического сотрудничества:

1. Утвердить и ввести в действие с 3 декабря 2012 г. Методические рекомендации по закреплению за совместными предприятиями прав на зарубежные технологии, передаваемые для локализации современного производства в России.

2. Руководителям департаментов и управлений, железных дорог и других структурных подразделений ОАО «РЖД» ознакомить причастных к реализации зарубежных технологий, их усовершенствованию, доработке и адаптации к российским условиям, в том числе на совместных предприятиях, и обеспечить использование методических рекомендаций, утвержденных настоящим распоряжением.

В. А. Гапанович

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЗАКРЕПЛЕНИЮ ЗА СОВМЕСТНЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ ПРАВ НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ ДЛЯ ЛОКАЛИЗАЦИИ СОВРЕМЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ

Перечень нормативных правовых актов, использованных при подготовке настоящих рекомендаций:

1. Гражданский кодекс Российской Федерации, часть первая от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ, часть вторая от 26 января 1996 г. № 14-ФЗ, часть третья от 26 ноября 2001 г. № 146-ФЗ, часть четвертая от 18 декабря 2006 г. № 230-ФЗ.

2. Федеральный закон от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике» (ред. от 28.07.2012, с изменениями, вступившими в силу 10.08.2012).

3. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите информации» (ред. от 28.07.2012).

4. Федеральный закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой тайне» (ред. от 11.07.2011).

5. Закон РФ «Об основах государственного регулирования внешнеторговой деятельности» от 8 декабря 2003 г. № 164-ФЗ (ред. от 06.12.2011).

6. Федеральный закон от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 6 декабря 2011 г. № 409-ФЗ, с изменениями от 16.11.2011 № 322-ФЗ).

7. Федеральный закон от 18 июля 1999 г. № 183-ФЗ «Об экспортном контроле» (ред. от 07.05.2009).

8. Меморандум о взаимопонимании между Министерством образования и науки Российской Федерации и Американским фондом гражданских исследований и развития о сотрудничестве в области образования, науки и технологий (Москва, 22 июня 2011 года).

9. Совместное заявление о защите прав на интеллектуальную собственность в области научно-технического сотрудничества. Принято Российско-американской комиссией по экономическому и техническому сотрудничеству (комиссией Гор — Черномырдин) 16 июля 1996 г.

I. Общие положения

1.1. Назначение методических рекомендаций

Настоящие методические рекомендации предназначены для обеспечения интересов ОАО «РЖД» при осуществлении международного научно-технического сотрудничества, в частности, при создании совместных предприятий и организации современного высокотехнологичного производства в России на базе использования зарубежных технологий.

Рекомендации направлены на решение задач инновационного развития путем эффективного использования полученных от зарубежных партнеров прав на результаты интеллектуальной деятельности и создания на этой основе собственного научно-производственного потенциала.

Настоящие рекомендации основаны на положениях действующего законодательства. В них также учтены нормативные документы ОАО «РЖД» по правовой охране принадлежащих ему результатов интеллектуальной деятельности.

Рекомендации могут быть использованы структурными подразделениями ОАО «РЖД», его филиалами, дочерними и зависимыми обществами, причастными к инновационной, научно-исследовательской, проектной, конструкторской и производственной деятельности, при реализации зарубежных технологий, их усовершенствовании, доработке, адаптации к российским условиям и создании новой техники, в том числе в рамках деятельности совместных предприятий в сфере железнодорожного транспорта.

Вопросы создания совместных предприятий, в том числе выбора их статуса, организационно-правовой формы, вопросы реорганизации, ликвидации и правопреемства, внутренние отношения, в том числе порядок управления и отношения совместного предприятия с его участниками, не являются предметом рассмотрения данных методических рекомендаций.

1.2. Термины и определения

В настоящих Методических рекомендациях используются следующие основные определения:

• совместное предприятие (предприятие с иностранными инвестициями) — одна из форм предпринимательства в сфере международных экономических отношений, создаваемая путем образования юридического лица на основе совместно внесенной участниками из разных стран собственности, совместного управления, совместного распределения прибыли и рисков;
• технология — совокупность научно-технических знаний, процессов, материалов и оборудования и других результатов научно-технической деятельности, в том числе изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и других объектов, подлежащих правовой охране, а также технических данных и информации, которые могут быть использованы при разработке, производстве или эксплуатации продукции;
• передача технологий — передача результатов научно-технической деятельности на основе лицензионных договоров или договоров купли-продажи, договоров о совместных разработках, обучении или обмене персоналом и иных гражданско-правовых договоров;
• результат научно-технической деятельности — новые знания или решения, зафиксированные на любом информационном носителе, в том числе описание разработанных конструкций и технологий; конструкторская документация; протоколы испытаний, отчеты, программные документы, прогнозы, концепции, стратегии, математические модели, нормативно-технические и нормативно-методические документы (стандарты, регламенты, технические условия, инструкции, методики), технологические карты, в том числе результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана;
• интеллектуальная собственность — результаты интеллектуальной деятельности, которым предоставляется правовая охрана, в том числе произведения науки, программы для электронных вычислительных машин (программы для ЭВМ), базы данных, изобретения, полезные модели, промышленные образцы, селекционные достижения, топологии интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), фирменные наименования, товарные знаки и знаки обслуживания, наименования мест происхождения товаров, коммерческие обозначения;
• правовая охрана результатов интеллектуальной деятельности — совершение юридически значимых действий, направленных на признание в отношении них исключительных и иных интеллектуальных прав.

II. Использование интеллектуальной собственности на совместных предприятиях, осваивающих зарубежные технологии в рамках создания современного высокотехнологичного производства, локализованного в России

В условиях интеграции Российских железных дорог в международные транспортные сети и реализации планов и программ инновационного развития ОАО «РЖД» большое значение приобретает использование уже имеющегося потенциала зарубежных компаний. Привлекая иностранные инвестиции, государство стремится эффективно использовать в экономике иностранные финансовые ресурсы, новые технологии, передовой управленческий опыт, иностранное оборудование для создания высокотехнологичной инновационной продукции.

Зарубежные технологии в настоящее время являются одной из важных составляющих при проведении следующих работ:

• строительства объектов под ключ;
• кооперации с зарубежными фирмами в целях выпуска продукции и совершенствования ее производства;
• совместного проведения НИОКР с зарубежными фирмами по созданию новейших технологий.

Одной из форм предпринимательства в сфере международных экономических отношений, которая весьма активно используется в деятельности ОАО «РЖД», являются совместные предприятия.

Как известно, совместные предприятия создаются путем образования юридического лица на основе совместно внесенной участниками из разных стран собственности, совместного управления, совместного распределения прибыли и рисков. Термин «совместное предприятие» был введен в конце 80-х годов. В настоящее время, в связи с принятием новых законодательных актов, в частности Федерального закона от 9 июля 1999 г. № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации», для обозначения совместных предприятий используется также другой, равнозначный термин — «предприятие с иностранными инвестициями».

Главной целью создания совместных предприятий на территории России является более полное насыщение российского рынка товарами, производимыми совместными предприятиями, привлечение в страну передовых технологий, управленческого опыта, дополнительных материальных и финансовых ресурсов, сокращение импорта за счет выпуска импортозамещающей продукции.

Создание совместных предприятий, использующих зарубежные передовые технологии по производству и ремонту подвижного состава, разработке и эксплуатации тягового подвижного состава, производству путевой техники, поставке комплектующих для железнодорожной техники, является важнейшим инструментом внедрения в России новейшей техники и технологий, которые по уровню и качеству превосходят лучшие мировые достижения или, по крайней мере, не уступают им.

Современное правовое регулирование в области международного научно-технического сотрудничества и прав иностранных инвесторов, размещающих инвестиции на территории России, осуществляется путем сочетания международно-правового и внутреннего, российского регулирования. При этом, в силу положений Конституции Российской Федерации, нормы международных соглашений и принципы международного права пользуются приоритетом. Так, в Федеральном законе № 160-ФЗ «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» дана отсылочная норма на международные договоры Российской Федерации. Исходя из специфики настоящих методических рекомендаций, здесь необходимо упомянуть соглашения, в которых содержатся обязательства государств — членов ВТО по регулированию инвестиций, осуществляемых в форме вложения капитала (вложений в основные фонды действующих или создаваемых предприятий), в форме оказания услуг, в форме новейших технологий и средств индивидуализации товаров и услуг, а именно, Соглашение об инвестиционных мерах, связанных с торговлей (ТРИМС), Генеральное соглашение о торговле услугами (ГАТС) и Соглашение о торговых аспектах прав на интеллектуальную собственность (ТРИПС).

Соответственно, совместная деятельность ОАО «РЖД» с зарубежными компаниями — активными участниками научно-технического сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, по созданию совместных предприятий, передаче и использованию научной и (или) научно-технической продукции, созданию новой продукции, материалов, оборудования или разработке технологических процессов, оказанию научно-технических, инженерно-консультационных и иных услуг, осуществляется на основе договоров или соглашений, заключаемых между ними. Договоры оформляются в соответствии с положениями действующего законодательства и практикой международного научно-технического сотрудничества, в частности, с учетом требований Федерального закона от 23 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике».

При этом компания ОАО «РЖД» и зарубежная компания выступают как стороны сотрудничества, а участвующие в создании совместного предприятия партнеры, входящие в предприятие с российской и с зарубежной стороны, имеющие правоспособность по законодательству, именуются участниками.

В заключаемых сторонами договорах или соглашениях оговаривается намечаемое содержание деятельности, в том числе предстоящее создание совместного предприятия, обязательства сторон и бюджет. Определяются права и обязанности сторон, решаются вопросы финансирования (раздельного или совместного), вопросы использования результатов работ, правовой охраны передаваемой и создаваемой интеллектуальной собственности, материальной ответственности сторон и др.

Зарубежные передовые технологии — это изобретения, ноу-хау и другие результаты интеллектуальной деятельности, имеющие правовую охрану, т.е. интеллектуальная собственность, которая охраняется патентами или представляет собой конфиденциальную информацию. Поэтому договоры ОАО «РЖД» с зарубежными партнерами должны содержать положения, касающиеся правовых оснований для предполагаемого использования принадлежащих зарубежным партнерам прав. В договорах должна быть рассмотрена возможность легального производства и продажи техники, механизмов, оборудования, приборов, а также использования технологических процессов и способов, основу которых составляют зарубежные изобретения и другие зарубежные научно-технические достижения.

В то же время в процессе научно-производственной деятельности совместных предприятий, особенно связанных с производством новой техники, могут возникнуть различные усовершенствования и разработки, которые также будут представлять собой охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности.

Таким образом, использование зарубежных технологий на совместных предприятиях всегда связано с передачей и использованием прав интеллектуальной собственности как на полученные, так и на вновь создаваемые результаты научно-технических работ. Поэтому все договоры ОАО «РЖД» с зарубежными партнерами о научно-техническом содружестве, содержащие положения об использовании зарубежных технологий, техники и других научно-технических, по сути, должны являться лицензионными договорами или включать элементы лицензионных договоров.

Основные положения, касающиеся интеллектуальной собственности, должны быть определены и сформулированы до заключения договора, в период его подготовки. Договор в обязательном порядке должен содержать раздел, касающийся интеллектуальной собственности, распределения прав сторон, охраны деловой конфиденциальной информации. Очень часто все вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, являются предметом отдельного приложения к соглашению, заключаемому между ОАО «РЖД» и зарубежной компанией. В договорах или приложениях к ним должна быть конкретно обозначена вся интеллектуальная собственность, создание, использование, применение либо уступка которой обоснованно предвидится в процессе научно-технического сотрудничества.

Следует обратить особое внимание на тот факт, что заключаемый ОАО «РЖД» договор (соглашение) о научно-техническом сотрудничестве, в случае последующего создания совместного предприятия, будет являться одним из главных документов, определяющих производство новой техники и использование новых технологий на совместном предприятии. Вся научно-техническая и производственная деятельность совместного предприятия должна строиться на основе положений данного договора.

Если в силу сложившихся обстоятельств или специфики предполагаемой работы права договаривающихся сторон в отношении результатов работы в соглашении не определены исчерпывающим образом, необходимо предусмотреть возможность заключения в дальнейшем дополнительного соглашения или дополнений к договору о распределении прав интеллектуальной собственности и их реализации. Эта процедура внесения корректив и дополнений может инициироваться совместным предприятием, но осуществляется она сторонами договора, т.е. ОАО «РЖД» и зарубежным партнером.

III. Общие положения договоров о научно-техническом сотрудничестве, касающиеся передачи и использования прав на полученные и создаваемые технологии

Содержание разделов договоров о научно-техническом сотрудничестве, регулирующих передачу прав на полученные зарубежные технологии и распоряжение правами на созданные усовершенствования, определяется правовыми нормами международного и национального законодательства, а также сложившимися правилами и практикой делового оборота.

Как уже упоминалось выше, часто вопросы, связанные с интеллектуальной собственностью, являются предметом специального приложения к соглашению или договору, заключаемому между ОАО «РЖД» и зарубежной компанией.

При заключении договоров и рассмотрении вопросов, связанных с интеллектуальной собственностью, учитываются следующие факторы:

• вид (характер) договорных обязательств;
• вклад каждой из договаривающихся сторон в выполняемую работу, включая предшествующую интеллектуальную собственность;
• намерения, возможности и обязательства каждой из договаривающихся сторон обеспечить правовую охрану создаваемой интеллектуальной собственности;
• предполагаемое участие договаривающихся сторон в коммерческом использовании создаваемой интеллектуальной собственности, в том числе, когда это возможно, совместное коммерческое использование.

В зависимости от вида и характера конкретных договорных обязательств в договор или приложения к нему, касающиеся вопросов интеллектуальной собственности, могут включаться следующие положения:

• определение основных понятий;
• меры по обеспечению правовой охраны интеллектуальной собственности;
• распределение прав на результаты интеллектуальной деятельности, полученные при реализации договора;
• использование созданных улучшений и усовершенствований;
• обеспечение охраны конфиденциальной информации.

Кроме того, часто в договоры включаются вопросы, касающиеся охраны авторских прав, вознаграждений изобретателям и авторам, порядка передачи технической документации, использования созданных результатов, соблюдения режимов экспортного контроля, урегулирования разногласий и другие.

Стороны обычно определяют в договорах научно-техническую деятельность, осуществляемую совместным предприятием, как совместную деятельность. Такой подход представляется наиболее правильным для соблюдения принципа равенства всех ее участников при распределении прав и распоряжении правами на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности.

В договорах о научно-техническом сотрудничестве, заключаемых ОАО «РЖД» и зарубежными партнерами, должны быть отражены следующие положения, касающиеся передачи и использования прав на полученные и создаваемые технологии:

1. В соответствии со сложившейся практикой делового оборота в договорах должно быть приведено определение основных используемых понятий.

Перечень терминов, включаемых в договор (соглашение), устанавливается по взаимной договоренности сторон и часто определяется спецификой соглашения. При этом необходимо учитывать, что ряд терминов, в особенности связанных с понятием информации и условием ее конфиденциальности, например ноу-хау, коммерческая тайна, конфиденциальная информация, в российском законодательстве и законодательствах других государств не эквивалентны по своему смысловому содержанию. Поэтому при их формулировке необходим учет конкретной практики и законодательных норм сторон соглашения. При этом соглашение или договор не могут изменять имеющегося у сторон правового регулирования интеллектуальной собственности. Стороны соглашения свободны в самостоятельном определении терминов по взаимной договоренности, но должны, насколько возможно, соблюдать международные, общепризнанные определения, принимая во внимание различия в юридических системах сторон. При этом целесообразно использовать определения из международных договоров, ратифицированных Российской Федерацией.

2. В договоре (соглашении) должны быть точно зафиксированы обязательства сторон по обеспечению правовой охраны создаваемых объектов. Стороны обязаны обеспечить надлежащую и эффективную правовую охрану интеллектуальной собственности, созданной в соответствии с договором.

Важным моментом, требующим обязательного отражения в договоре, является установление приоритета подачи заявки на получение патента на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности. Это связано с тем, что в патентном законодательстве многих стран существует требование подавать первую заявку на получение патента в собственное национальное патентное ведомство. В договоре, заключаемом ОАО «РЖД» с зарубежным партнером и предполагающем создание совместных предприятий, находящихся на территории России, это требование должно быть отражено в виде положения о том, что первая заявка на получение патента на созданный результат интеллектуальной деятельности подается в российское патентное ведомство и в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Следует также предусматривать возникновение прав у одной из сторон, если другая сторона, взявшая на себя обязательства по обеспечению правовой охраны, не выполняет их.

3. Вопрос о распределении прав между сторонами, заключаемом ОАО «РЖД» с зарубежным партнером, должен рассматриваться в двух аспектах:

• условия использования прав, полученных от зарубежных партнеров;
• распределение прав на результаты совместной деятельности, связанные как усовершенствование технологий и техники, полученных от зарубежных партнеров, которые возможно будут созданы на совместном предприятии.

Условия использования прав, полученных от зарубежных партнеров, в договоре должны быть описаны достаточно подробно. Обычно в договоре указывается характер и объем этих прав, условия и порядок их реализации, в том числе с учетом территориальных и других аспектов.

При распределении прав на результаты совместной деятельности, представляющие собой усовершенствование технологий и техники, полученных от зарубежных партнеров, в первую очередь, должен быть обеспечен гарантированный доступ сторон и участников к результатам совместной деятельности.

Стороны и их участники обязаны своевременно уведомлять друг друга обо всех полученных результатах работ. Каждая сторона и ее участники обеспечивают возможность получения другой стороной и ее участниками прав на созданную при проведении работ по договору интеллектуальную собственность.

Стороны должны определить свои права на созданные результаты работ. Права на созданную интеллектуальную собственность обычно закрепляются за сторонами и участниками совместно, а распределение получаемых при этом материальных выгод осуществляется с учетом научно-технических и финансовых вкладов каждой из сторон. Изменение равного объема прав каждого из сторон обязательно должно указываться в договоре. Минимальный объем интеллектуальных прав состоит в праве каждой из договаривающихся сторон использовать созданную любой из сторон интеллектуальную собственность для собственных нужд.

4. Особенно важным для совместных предприятий представляется правовая охрана и распределение прав на созданные улучшения и усовершенствования технологий, полученных от зарубежных партнеров. Для более четкой регламентации правовой охраны и закрепления прав на полученные в ходе деятельности совместных предприятий научно-технические результаты в договор должен быть включен специальный раздел «Усовершенствования», предусматривающий обязательства сторон по разработке и реализацию плана использования технологий. Более подробно эти вопросы рассматриваются в следующем разделе настоящих рекомендаций.

5. В случае коммерческого использования создаваемой продукции, особенно в случае ее предполагаемого экспорта, распределение прав и выгод сторон оформляется отдельным лицензионным соглашением. Такое соглашение заключается правообладателем и регламентирует приобретение прав на созданную и производимую продукцию у стороны договора. В соглашении определяются субъекты, приобретающие права, учитываются характер и объем приобретаемых прав, условия и порядок их реализации, а также территориальные и другие аспекты.

Любое предоставление результатов совместной деятельности в распоряжение третьих лиц также должно являться предметом отдельных соглашений, заключаемых между правообладателем и третьими лицами заблаговременно, до предоставления этих результатов.

Для защиты прав на топологии интегральных схем и программные продукты, создаваемые в процессе сотрудничества, рекомендуется предпринимать специальные меры, соответствующие внутреннему законодательству каждой из стран — сторон соглашения.

IV. Усовершенствования и их правовая охрана

Как известно, на совместных предприятиях в сфере железнодорожного транспорта, использующих предоставленные зарубежные технологи, могут осуществляться следующие виды работ:

• разработка технической документации для проектов по совместному созданию или эксплуатации технических объектов и технической продукции;
• подготовка конструкторской и технологической документации для изготовления, ремонта и технического обслуживания технических объектов, разработанных при участии сторон или полученных от зарубежных партнеров при реализации технологического обмена;
• инженерное сопровождение работ по изготовлению, ремонту и техническому обслуживанию технических объектов, разработанных при участии сторон или полученных от зарубежных партнеров при реализации технологического обмена;
• сервисное обслуживание неунифицированных узлов и деталей технических объектов, разработанных при участии сторон или полученных от зарубежных партнеров при реализации технологического обмена;
• поставка комплектующих узлов и деталей для проведения плановых видов ремонта и технического обслуживания технических объектов, разработанных при участии сторон или полученных от зарубежных партнеров при реализации технологического обмена.

Все указанные виды работ предполагают проведение полного спектра проектных, инжиниринговых и сервисных услуг, подготовку технико-экономических обоснований проектов; составление свода необходимых рекомендаций по реализации и ведению проектов; выполнение исследовательских, проектно-конструкторских, расчетно-аналитических работ; организацию и проведение монтажных и пусконаладочных работ; комплексное технико-экономическое сопровождение проекта. При этом основу создаваемых или эксплуатируемых технических объектов или технической продукции составляют полученные от зарубежных партнеров технологии. Однако в ходе деятельности совместных предприятий эти технологии практически всегда адаптируются к реальным российским условиям использования, иногда планово, а чаще всего — в инициативном порядке. В процессе использования технологий производится их модификация и совершенствование.

Модифицированные технологии представляют собой новый результат научно-технической деятельности и должны иметь соответствующую правовую охрану.

При распределении прав на создаваемую интеллектуальную собственность обычно учитываются такие факторы, как научный, технологический и иные вклады каждой из сторон на ее создание, в том числе и факт наличия предшествующей интеллектуальной собственности, как в виде полученных от зарубежных партнеров технологий, так и в виде определенного опыта и научно-практических наработок российской стороны.

В соответствии с общепринятой практикой международного научно-технического сотрудничества сторона, передающая свои технологии для локализации производства на территории России, должна руководствоваться нормами типового лицензионного соглашения, согласно которому стороны обязуются информировать друг друга обо всех произведенных ими усовершенствованиях и улучшениях, касающихся предмета лицензии и продукции по лицензии. Стороны обязуются в первую очередь предлагать друг другу все созданные улучшения и усовершенствования.

При распределении прав на создаваемые на совместных предприятиях усовершенствования и улучшения зарубежных технологий необходимо иметь в виду интересы договаривающихся сторон.

Так, для зарубежных партнеров наиболее важным представляется получение максимальной прибыли, а также доступ ко всем усовершенствованиям, созданным российской стороной при использовании новых транспортных продуктов. В то же время для российской стороны международное научно-техническое сотрудничество обеспечивает возможность ликвидировать имеющееся отставание в конкретной области техники и вырваться вперед, разработав более совершенные объекты техники и технологии по сравнению с закупаемыми за рубежом. Поэтому для российской стороны чрезвычайно важным моментом является обеспечение прав на вновь создаваемые результаты интеллектуальной деятельности и возможность независимого использования созданных усовершенствований. Закрепление прав на усовершенствованные модификации за зарубежным партнером может привести не только к невозможности свободной коммерческой реализации создаваемой продукции, но и к ограничениям их использования даже на территории России.

Закрепление прав на созданные усовершенствования обычно оговаривается заранее и предполагает следующие альтернативы:

• закрепление совместных прав на пользование, владение, распоряжение созданными результатами научно-технической деятельности;
• право одной стороны на созданную ею интеллектуальную собственность при наличии у другой стороны права использовать эту интеллектуальную собственность для собственных нужд (имеются в виду стороны, заключившие соглашение о научно-техническом сотрудничестве и создании совместного предприятия).

При этом действует практика, согласно которой, в случае создания охраноспособных улучшений, права на них должны безоговорочно закрепляться за создавшей их стороной. Эта возможность должна в обязательном порядке реализовываться при решении вопроса о закреплении прав на усовершенствования, создаваемые российской стороной на совместных предприятиях.

Необходимо отметить, что существующая позиция по вопросу обязательного закрепления прав на созданные усовершенствования за совместным предприятием, поскольку оно находится на территории России и на него должны распространяться российские законы, в том числе и в отношении интеллектуальной собственности, действует далеко не всегда. Зарубежный партнер, передавший свои технологии для использования, может указать в договоре о научно-техническом сотрудничестве иные условия, которые российская сторона часто вынуждена принять как некую компенсацию за полученные инвестиции.

В то же время вопрос закрепления прав на усовершенствования имеет принципиальное значения для российской стороны, которая по целому ряду договоров о международном научно-техническом сотрудничестве осуществляет не только эксплуатацию и использование различных зарубежных технических систем и блоков на российских объектах подвижного состава, но и занимается разработкой и производством новых транспортных продуктов на базе совместных предприятий. Адаптация и модернизация полученных от зарубежных партнеров технологий в этом случае должна являться запланированным результатом работы. При этом очень важным является свободное коммерческое использование созданной продукции, которое становится невозможным, если, например, права на усовершенствования не будут принадлежать российской стороне.

В этой связи обязательным и первоочередным элементом научно-технической деятельности совместного предприятия должна являться проверка всех положений договора, связанных с наличием прав, касающихся полученных и вновь создаваемых объектов интеллектуальной собственности.

В случае проведения совместным предприятием работ, связанных с подготовкой технической, конструкторской и технологической документации, договор должен в обязательном порядке предусматривать разработку Плана использования технологий (далее — план).

План использования технологий для предприятий, создаваемых для локализации современного производства в России, должен отражать конкретные способы и условия использования полученных от зарубежных партнеров технологий, учитывать возможности их модернизации и усовершенствования в процессе их адаптации к российским условиям, возможности применения этих усовершенствований в российском производстве и эксплуатации усовершенствованных объектов на территории России.

При составлении плана определяют возможные виды создаваемой интеллектуальной собственности, предполагаемый объем ее использования, а также условия и порядок осуществления прав на нее на территории государств-сторон и на территории других государств. Положения плана основываются на взаимных конкретных договоренностях сторон и соответствуют общим нормам, содержащимся в соглашении или договоре. Там же должны быть заранее урегулированы вопросы правовой охраны и распоряжения правами на все создаваемые улучшения или усовершенствования.

Важной задачей российской стороны является фиксирование факта создания нового улучшения или усовершенствования, своевременное информирование об этом другой стороны, проведение оговоренных в договоре или соглашении действий, необходимых для обеспечения правовой охраны созданного объекта.

План разрабатывается либо до начала, либо в ходе осуществления сотрудничества, после уведомления в письменной форме одной стороной или ее участником другой стороны или ее участника о получении результата, подлежащего охране в качестве объекта интеллектуальной собственности.

Стороны и участники совместной деятельности заблаговременно решают, должны ли результаты совместной деятельности быть запатентованы, зарегистрированы либо сохранены в тайне, и гарантируют неразглашение результатов сотрудничества до принятия соответствующего решения о регистрации прав интеллектуальной собственности, подлежащей охране.

В случае создания не предусмотренных планом результатов научно-технической деятельности, в том числе создания объектов интеллектуальной собственности, которым не может быть обеспечена правовая охрана в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства другой стороны, необходимо проведение консультаций с целью разрешения возникшей ситуации. Возможность проведения консультаций должна быть предусмотрена договором.

Наличие согласованного плана использования технологий и следование этому плану является гарантией обеспечения интересов российской стороны в процессе деятельности совместного производства, локализованного в России.

В случае если план использования технологий отсутствует, каждая сторона или участник имеет в отношении результатов совместной деятельности, в том числе и от усовершенствований, все права и выгоды на своей территории. Распределение прав и выгод в третьих странах определяется сторонами на взаимно согласованных условиях в соответствии с общими принципами, указанными в предыдущем разделе настоящих рекомендаций.

При невозможности достижения соглашения по поводу созданной интеллектуальной собственности каждая сторона и участник имеют право использовать ее для собственных нужд без территориальных ограничений.

V. Рекомендуемое изложение разделов договоров, касающихся обеспечения прав на используемые и создаваемые на совместном предприятии технологии и их усовершенствования

1. Определение основных понятий

Основными используемыми терминами, требующими определения, являются следующие:

«Интеллектуальная собственность» — права на результаты интеллектуальной деятельности в производственной, научной и технической сфере, определяемые с учетом статьи 2 Конвенции об учреждении Всемирной организации интеллектуальной собственности, подписанной в г. Стокгольме 14 июля 1967 г., и статьи 1225 Гражданского кодекса Российской Федерации.

«Участник» — физическое или юридическое лицо, участвующее в совместной деятельности в рамках реализации Договора и принимающее условия, предусмотренные данным Договором.

В необходимых случаях, в зависимости от конкретных участников действия соглашения, термин «Участник» может быть конкретизирован следующим образом:

«Участник» — предприятие или организация государственного или частного сектора, в том числе научная организация, академия наук, высшее учебное заведение или научно-исследовательский центр, или органы государств, вовлеченные в сотрудничество.

«Информация» — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах независимо от формы их представления.

«Конфиденциальная информация» — документированная информация, доступ к которой ограничивается в соответствии с законодательством Российской Федерации (Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации» от 27.07.2006 № 149-ФЗ) и законодательством страны-партнера.

«Коммерческая тайна» — режим конфиденциальности информации, позволяющий ее обладателю при существующих или возможных обстоятельствах увеличить доходы, избежать неоправданных расходов, сохранить положение на рынке товаров, работ, услуг или получить иную коммерческую выгоду (Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ).

«Ноу-хау» или секрет производства (Часть четвертая Гражданского кодекса Российской Федерации от 18 декабря 2008 г. № 230-ФЗ) — сведения любого характера (производственные, технические, экономические, организационные и другие), в том числе о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической сфере, при условии, что:

1. эти сведения имеют действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу неизвестности ее третьим лицам;

2. к этой информации нет свободного доступа на законном основании;

3. обладателем информации в отношении таких сведений введен режим коммерческой тайны.

«Предшествующая интеллектуальная собственность» — интеллектуальная собственность, созданная вне рамок данного договора или соглашения, в том числе являющаяся результатом самостоятельных исследований, принадлежащая участникам, использование которой необходимо для осуществления совместной деятельности в рамках данного договора или соглашения.

«Создаваемая интеллектуальная собственность» — охраноспособные результаты интеллектуальной деятельности, полученные при выполнении работ по договору или соглашению.

«Создаваемая информация» — вся информация, относящаяся к предмету договора (контракта) и (или) иного соглашения, создаваемая в ходе их выполнения.

«Планы оценки и использования технологий» — конкретные договоренности между участниками совместной деятельности о выполнении совместных работ, правах и обязательствах, в которых определяется порядок охраны и распространения полученных результатов, права использования полученных результатов и интеллектуальной собственности для научно-технических и производственных целей, включая договоренности о совместных публикациях, а также права и обязанности приезжающих работников и ученых, соответствующие вклады сторон или их участников, порядок лицензирования и передачи результатов совместной научно-технической деятельности.

Количество и содержание определений может варьироваться в зависимости от конкретных условий совместной деятельности сторон и участников.

2. Распределение прав и меры по осуществлению правовой охраны

1. Стороны обеспечивают адекватную и эффективную охрану интеллектуальной собственности, создаваемой или предоставляемой в рамках настоящего Договора, в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами и международными обязательствами их государств и положениями настоящего Договора.

2. В отношении распределения прав интеллектуальной собственности Стороны и их участники применяют следующие основные принципы:

• принцип надлежащей охраны результатов интеллектуальной деятельности, полученных и (или) используемых в рамках договора;
• принцип должного учета соответствующих вкладов сторон и участников при распределении их прав на совместно создаваемую интеллектуальную собственность и интересов в отношении ее;
• принцип эффективного использования интеллектуальной собственности.

3. С целью реализации настоящего Договора участники определяют все результаты интеллектуальной деятельности, создание, передача и использование которых обоснованно предвидится при его выполнении. При этом они разграничивают результаты интеллектуальной деятельности на предшествующие и создаваемые в ходе выполнения договора.

4. Участники своевременно уведомляют друг друга о результатах интеллектуальной деятельности, полученных ими в рамках договора, в том числе о любых усовершенствованиях и улучшениях, касающихся продукции, и принятии необходимых мер по обеспечению правовой охраны этих результатов.

5. Участники по взаимной договоренности решают, должны ли такие результаты совместно проведенных работ быть запатентованы или зарегистрированы либо сохранены в тайне. Участники гарантируют неразглашение результатов сотрудничества до принятия такого решения или до регистрации прав на подлежащую правовой охране интеллектуальную собственность.

6. Вся совокупность прав интеллектуальной собственности на программы для ЭВМ и базы данных, разработанные в рамках Договора, распределяется между участниками от обеих Сторон с учетом их соответствующих вкладов в разработку и финансирование таких программ для ЭВМ и баз данных. В случаях совместной разработки или совместного финансирования программ для ЭВМ или баз данных Сторонами или участниками режим, применяемый в отношении таких программ для ЭВМ и баз данных, включая распределение выгоды в случае их коммерческого использования, определяется отдельными соглашениями. В отсутствие отдельных соглашений применяются положения пункта 2 настоящего раздела, касающиеся распределения прав в связи с совместной деятельностью.

7. Вопросы распределения прав на результаты научно-технической деятельности, которая осуществляется любой из сторон или ее участниками независимо и которая связана с совместной деятельностью, но не является ее непосредственным результатом, не относятся к сфере регулирования договора об обмене результатами научно-технической деятельности в рамках совместного производства, локализованного в России.

8. На исследователей, ученых и иных специалистов одной Стороны, привлеченных к работе в какой-либо организации или учреждении другой Стороны, распространяются правила внутреннего регулирования принимающих организаций или учреждений о том, что касается прав интеллектуальной собственности и возможных вознаграждений и выплат, связанных с такими правами, как они определяются правилами внутреннего регулирования каждой принимающей организации или каждого принимающего учреждения. Каждый исследователь, ученый или иной специалист, определенный в качестве изобретателя, имеет право на получение в соответствии со своим вкладом доли любого платежа, причитающегося принимающей организации или принимающему учреждению за лицензирование этой интеллектуальной собственности.

9. Авторское право распространяется на публикации, которым в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государств Сторон предоставляется правовая охрана. Формы осуществления этих прав, вклады участников в создание результата, а также доли прав на такой результат и, соответственно, размер вознаграждений определяются в отдельных соглашениях между Сторонами и (или) участниками совместной деятельности. Стороны и участники, при необходимости и когда это уместно, принимают согласованное решение, предусматривающее, что каждая Сторона и ее участники имеют право на неисключительные, безотзывные и безвозмездные лицензии на перевод, воспроизведение и публичное распространение в некоммерческих целях во всех государствах научно-технических статей, лекций, докладов, книг и иных произведений, охраняемых авторским правом, которые являются непосредственным результатом совместной деятельности. На всех экземплярах распространяемых объектов интеллектуальной собственности указывается фамилия автора, если автор не отказался от указания своей фамилии в ясно выраженной форме или не пожелал выступить под псевдонимом.

10. Предоставление результатов совместной деятельности в распоряжение третьих лиц является предметом отдельных соглашений, заключаемых заблаговременно до такого предоставления результатов. Без ущерба для осуществления прав, предусмотренных пунктом 7 настоящего раздела, такие соглашения определяют порядок распространения указанных результатов.

11. В случаях, когда объекту интеллектуальной собственности не может быть обеспечена охрана в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами государства одной из Сторон, другая Сторона и ее участники обеспечивают такую охрану при том условии, что законодательные и иные нормативные правовые акты их государства предусматривают такую охрану на согласованных между Сторонами и участниками условиях, учитывая их соответствующие вклады. По просьбе любой из Сторон или любого участника незамедлительно проводятся консультации с целью обеспечения охраны и распределения прав на охраняемые объекты интеллектуальной собственности в третьих государствах при том понимании, что Стороны или их участники применяют положения пунктов 1 - 5 настоящего раздела.

Обеспечение взаимных интересов участников в отношении прав на усовершенствования, улучшения и другие создаваемые результаты интеллектуальной деятельности

1. В договорах участники определяют все результаты интеллектуальной деятельности, создание, передача и использование которых обоснованно предвидятся при их выполнении. При этом они разграничивают их на предшествующие и создаваемые в ходе выполнения договоров результаты интеллектуальной деятельности.

2. В договорах предусматривается, что использование предшествующих результатов интеллектуальной деятельности осуществляется только после совершения действий, направленных на обеспечение их необходимой правовой охраной.

3. Участники своевременно уведомляют друг друга о результатах интеллектуальной деятельности, полученных ими в рамках договора, в том числе о любых усовершенствованиях и улучшениях, касающихся продукции, и принятии необходимых мер по обеспечению правовой охраны этих результатов.

4. Каждая Сторона и ее участники обеспечивают возможность получения другой Стороной и ее участниками прав на результаты интеллектуальной деятельности, распределенных в соответствии с настоящим Соглашением. Настоящее Соглашение не изменяет и не ущемляет распределение прав, интересов и выплату авторских вознаграждений между Стороной и ее участниками, которые определяются законами своего государства и существующей практикой для каждой Стороны.

5. Участники разрабатывают совместный План оценки и использования результатов интеллектуальной деятельности (далее именуется — План), в котором отражаются вопросы приобретения, распределения, охраны и использования прав на результаты интеллектуальной деятельности, обеспечения охраны конфиденциальной информации, совместных публикаций, передачи технологий и соблюдения режимов экспортного контроля, права и обязанности приглашенных, исследователей, вознаграждения авторам, процедуры урегулирования споров и другие вопросы в соответствии с настоящим Соглашением. План является неотъемлемой частью соответствующего договора. Планы одобряются соответствующими финансирующими органами Сторон до заключения конкретных договоров по осуществлению двустороннего сотрудничества.

6. Участники при распределении прав на создаваемую интеллектуальную собственность учитывают различные факторы, в том числе:

• вид договорных обязательств;
• вклад каждого участника в выполняемую работу, включая предшествующие результаты интеллектуальной деятельности. Оценка участниками результатов интеллектуальной деятельности осуществляется в соответствии с действующим законодательством государств Сторон;
• намерения, обязательства и возможности участников обеспечивать необходимую правовую охрану создаваемых результатов интеллектуальной деятельности;
• предполагаемое участие в коммерческом обороте созданных результатов интеллектуальной деятельности.

7. В Плане участники указывают:

• субъекты, приобретающие права на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в рамках реализации договора;
• виды и объемы использования результатов интеллектуальной деятельности на территориях Российской Федерации и _____________, а также на территориях других государств;
• объем использования обозначенных предшествующих результатов интеллектуальной деятельности и условия передачи прав на них;
• право одного участника на результаты интеллектуальной деятельности в том случае, когда другой участник не выполняет свои обязательства по обеспечению правовой охраны интеллектуальной собственности и поддержанию ее в силе;
• права участников на использование конфиденциальной информации и их обязанности по обеспечению ее охраны;
• условия и порядок передачи, обмена и публикации сведений, полученных в рамках реализации договора.

8. Вопросы, связанные с предоставлением прав на результаты интеллектуальной деятельности, создаваемые в ходе совместной деятельности участников по договору, и не оговоренные в Плане, отражаются в дополняющих его соглашениях.

9. Если соглашение в отношении определения разумных сроков с даты уведомления о создании результата, подлежащего охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, не может быть успешно достигнуто и, соответственно, план оценки и использования результатов интеллектуальной деятельности не составлен и не введен в действие, каждая Сторона или ее участник может в соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами своего государства получить на такую интеллектуальную собственность все права и выгоды на территории своего государства.

Обеспечение охраны конфиденциальной информации

1. В случае своевременного обозначения передаваемой в рамках настоящего Соглашения информации как конфиденциальной каждая Сторона или ее участники обеспечивают защиту такой информации в соответствии с действующими законодательствами государств Сторон.

2. Ответственность за обозначение деловой конфиденциальной информации в качестве таковой возлагается на Сторону и участника, которые требуют такой конфиденциальности. Каждая Сторона или каждый участник охраняет такую информацию при соблюдении законодательных и иных нормативных правовых актов своего государства и в соответствии с условиями, определенными в отдельных соглашениях.

3. Стороны и участники могут передавать деловую конфиденциальную информацию собственным служащим, если иное не предусмотрено в отдельных соглашениях. Такая информация может передаваться подрядчикам и субподрядчикам в пределах сферы применения соглашений, заключенных с ними. Информация, переданная таким образом, может использоваться лишь в пределах сферы применения таких соглашений, в которых предусматриваются условия и сроки применения таких положений о конфиденциальности.

4. Стороны и участники принимают все необходимые меры по отношению к своим служащим, подрядчикам и субподрядчикам для соблюдения обязательств по сохранению конфиденциальности, ссылка на которые сделана выше.

5. Каждая сторона сокращает до минимума число лиц, имеющих доступ к конфиденциальной информации, передаваемой участниками совместной деятельности друг другу, ограничивая круг таких осведомленных лиц сотрудниками и специалистами, состоящими на государственной службе и являющимися гражданами ее государства, которым доступ к такой информации необходим для выполнения своих служебных обязанностей в целях, предусмотренных сторонами при передаче.

6. Ни одна из Сторон и ни один из участников совместной деятельности не раскрывают и не передают любым третьим лицам по отношению к настоящему Договору и отдельным соглашениям деловую конфиденциальную информацию, полученную от другой стороны, если Стороны и их участники не договорятся на взаимной основе об ином в письменной форме.

7. Ни Сторона, ни ее участники не осуществляют публикацию конфиденциальной информации, полученной в рамках договора, без предварительного письменного согласия другой Стороны или ее участников.

Публикация результатов совместной деятельности

1. Право на воспроизведение, распространение, перевод, переделку, передачу в эфир, а также иные способы использования научно-технических произведений, являющихся объектами авторских прав, в том числе аудиовизуальных произведений, программ для ЭВМ и баз данных, созданных в результате совместной деятельности, принадлежит участникам совместно. Взаимоотношения участников совместной деятельности, в том числе определение вклада участников в произведения, охраняемые авторским правом, а также определение доли каждого участника в праве на эти произведения и, соответственно, размера вознаграждения определяются соглашением между ними. В случае использования произведения, охраняемого авторским правом, созданного в результате совместной деятельности участников, участники распределяют полученное вознаграждение в соответствии с соглашением. Использование таких произведений без заключения соответствующего соглашения не допускается.

2. На всех экземплярах произведения, охраняемого авторским правом, указываются имена авторов, участвовавших в его создании, если только автор прямо не отказался от указания имени или не пожелал выступить под псевдонимом.

Вознаграждение авторам

Вознаграждение авторам объектов интеллектуальной собственности обеспечивается участником, который при распределении прав на создаваемые результаты интеллектуальной деятельности получает право на ее коммерческое использование.

---