Приказ ГКНТ РФ от 29.01.1997 № 13

«О распределении интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной научно-технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными организациями»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ

ПРИКАЗ

от 29 января 1997 г. № 13

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДОГОВОРАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО — КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И В ДОГОВОРАХ О СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО — ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ

В соответствии с п. 1 ст. 16 Федерального закона «О науке и государственной научно — технической политике» в целях содействия заключению между российскими и государственными либо финансируемыми из средств федерального бюджета научно — техническими организациями и иностранными организациями взаимовыгодных договоров на выполнение научно — исследовательских, опытно — конструкторских и технологических работ, а также договоров о совместной научно — технической деятельности, соответствующих законам и иным правовым актам Российской Федерации, приказываю:

1. Утвердить прилагаемое Руководство по распределению интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно — исследовательских, опытно — конструкторских и технологических работ и в договорах о совместной научно — технической деятельности, заключаемых между российскими и иностранными организациями (далее — Руководство).

2. Управлениям и самостоятельным отделам ГКНТ России использовать положения Руководства при подготовке проектов соответствующих договоров.

3. Управлению организационно — экономического и правового регулирования научно — технической деятельности в месячный срок обеспечить направление Руководства федеральным органам исполнительной власти, обеспечивающим проведение научно — технических работ, и имеющим государственный статус академиям наук, а также его публикацию в средствах массовой информации, ориентированных на научно — техническое сообщество.

РУКОВОДСТВО ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ В ДОГОВОРАХ НА ВЫПОЛНЕНИЕ НАУЧНО — ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ, ОПЫТНО — КОНСТРУКТОРСКИХ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РАБОТ И В ДОГОВОРАХ О СОВМЕСТНОЙ НАУЧНО — ТЕХНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ЗАКЛЮЧАЕМЫХ МЕЖДУ РОССИЙСКИМИ И ИНОСТРАННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ

Введение

Настоящее Руководство по распределению интеллектуальной собственности в договорах на выполнение научно — исследовательских, опытно — конструкторских и технологических (далее — научно — технических) работ (далее — контракты) и в договорах о совместной научно — технической деятельности (далее — соглашения), заключаемых между российскими и иностранными предприятиями, учреждениями и иными организациями, предназначено для руководителей государственных либо финансируемых из средств федерального бюджета научно — технических организаций и имеет своей целью содействовать заключению взаимовыгодных (недискриминационных) контрактов и соглашений, соответствующих законам и иным правовым актам Российской Федерации об исключительных правах на результаты интеллектуальной деятельности (далее — интеллектуальная собственность), а также сложившимся в мировой практике обычаям делового оборота.

Настоящее Руководство базируется на положениях Гражданского кодекса Российской Федерации, а также положениях других законов и иных правовых актов Российской Федерации.

При заключении договоров, направленных на получение научно — технических результатов, необходимо определять вид обязательств договаривающихся лиц, т.к. от этого может зависеть распределение между ними создаваемой интеллектуальной собственности. Практика выполнения научно — технических работ свидетельствует о том, что наибольшее распространение имеют договорные обязательства в виде контрактов и соглашений.

Как правило, контракты обязывают исполнителя провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчика — принять работу и оплатить ее. Во многих отношениях контракты близки договорам подряда и для них характерно превалирование прав заказчика на результаты работ, особенно имущественных прав.

В свою очередь, соглашения предусматривают обязательство их участников соединить свои вклады, в том числе деньги, иное имущество, профессиональные и иные знания, навыки и умения, а также деловую репутацию и деловые связи, и совместно действовать, используя их, для получения научно — технических результатов. Для таких соглашений характерно возникновение и реализация общих долевых прав участников.

Следует особо отметить, что самостоятельную роль играют договоры возмездного оказания услуг, по которым исполнитель обязан по заданию заказчика оказать консультационные, информационные услуги, услуги по обучению и иные услуги, а заказчик — оплатить эти услуги. В таких договорах под оказанием услуг понимается совершение исполнителем определенных действий либо осуществление им определенной деятельности, не связанных с собственно выполнением научно — технических работ и не порождающих каких-либо новых прав, включая интеллектуальную собственность.

Участники договорных обязательств могут также заключать договоры, в которых будут содержаться элементы различных видов договоров. Однако вне зависимости от вида договорных обязательств их условия должны соответствовать законам и иным правовым актам Российской Федерации об интеллектуальной собственности. Основные положения, касающиеся интеллектуальной собственности, должны быть сформулированы при подготовке и заключении контрактов или соглашения. Если в силу специфики предполагаемой работы не удается точно определить некоторые особенности отношений договаривающихся сторон к результатам работы, необходимо в контракте или соглашении предусмотреть возможность заключения в дальнейшем дополнительного соглашения о распределении интеллектуальной собственности и способах ее реализации.

Определения, используемые в контрактах и соглашениях

Как правило, в контрактах и соглашениях, заключаемых с иностранными организациями, присутствует статья «Определения», которая содержит определения терминов, многократно используемых в тексте контракта или соглашения. Эта часть контрактов и соглашений является важной для понимания и толкования их текстов. Основными терминами, требующими определения, являются следующие:

1. «Интеллектуальная собственность» — исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, включая права, определенные в ст. 2 Конвенции, учреждающей Всемирную организацию интеллектуальной собственности, подписанной в Стокгольме 14 июля 1967 года. В соответствии с законодательством Российской Федерации полный объем исключительных прав включает в себя приоритет, авторство объекта интеллектуальной собственности и исключительное право на его использование.

2. «Объекты промышленной собственности» — изобретения, полезные модели, промышленные образцы, а также иные объекты промышленной собственности в соответствии со ст. 1 Парижской конвенции по охране промышленной собственности.

3. «Патент» — документ либо заявка на его выдачу, удостоверяющие исключительные права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение (включая племенной материал) или иные объекты промышленной собственности.

4. «Информация» — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, независимо от формы их представления.

5. «Конфиденциальная информация» — зафиксированная на материальном носителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать, доступ к которой (публикация) ограничивается в соответствии с контрактом или соглашением.

6. «Программные средства» — программы для электронных вычислительных машин и базы данных, способные к правовой охране.

7. «Ноу — хау» — техническая, организационная или коммерческая информация, составляющая секрет производства товаров, работ и услуг, имеющая действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам и обеспеченная на законных основаниях необходимой охраной.

8. «Предшествующая интеллектуальная собственность» — принадлежащая участникам договорных отношений интеллектуальная собственность, использование которой необходимо для выполнения работ по контракту или соглашению.

9. «Создаваемая интеллектуальная собственность» — исключительные права на полученные при выполнении работ по контракту или соглашению результаты, способные к правовой охране.

Определения вышеуказанных терминов могут быть в зависимости от конкретных контрактов или соглашений несколько изменены.

Использование интеллектуальной собственности при выполнении работ по контрактам и соглашениям

В контрактах и соглашениях должна быть конкретно обозначена вся интеллектуальная собственность, создание, использование, применение либо уступка объектов которой обоснованно предвидится при выполнении научно — технических работ. При этом интеллектуальную собственность необходимо разграничить на предшествующую и создаваемую. Использование предшествующей интеллектуальной собственности должно быть обеспечено соответствующими мерами правовой охраны.

В контрактах использование предшествующей интеллектуальной собственности дает возможность повышать цену выполняемых научно — технических работ, которая должна покрывать издержки исполнителя работ и его вознаграждение.

В соглашениях предшествующая интеллектуальная собственность может выступать в качестве вклада ее обладателя в общее дело участников соглашения, соразмерно которому затем может распределяться доход от реализации результатов выполненных работ.

Вне зависимости от вида договорных обязательств необходимо точно определять объем прав каждой из сторон на использование предшествующей интеллектуальной собственности, а также условия и порядок реализации этих прав.

Факторы, определяющие распределение интеллектуальной собственности, созданной по контрактам и соглашениям

В контрактах и соглашениях при распределении интеллектуальной собственности, созданной в результате научно — технических работ, необходимо учитывать следующие факторы:

вид (характер) договорных обязательств;

вклад каждой из договаривающихся сторон в выполняемую работу, включая предшествующую интеллектуальную собственность;

намерения, возможности и обязательства каждой из договаривающихся сторон обеспечить правовую охрану создаваемой интеллектуальной собственности;

предполагаемое участие договаривающихся сторон в коммерческом использовании создаваемой интеллектуальной собственности, в том числе, когда это возможно, совместное коммерческое использование.

При заключении контрактов и соглашений на выполнение научно — технических работ каждая из договаривающихся сторон должна иметь право на использование создаваемой интеллектуальной собственности. Минимальный объем прав должен состоять в праве каждой из договаривающихся сторон использовать создаваемую интеллектуальную собственность для собственных нужд.

Как правило, при заключении контрактов рассматривают возможность уменьшения максимального объема прав заказчика и увеличение минимального объема прав исполнителя, тогда как при заключении соглашений рассматривают возможность изменения равного объема прав участников соглашения.

Учет вклада каждой из сторон в выполняемую научно — техническую работу в случае заключения контракта, прежде всего, должен отражаться на цене работ, которая складывается из издержек исполнителя, включая издержки на создание предшествующей интеллектуальной собственности, и его вознаграждения. Необходимо учитывать, что создание интеллектуальной собственности, как создаваемой, так и предшествующей, часто связано с оплатой счетов поставщиков необходимых товаров, работ и услуг, выплатой заработной платы, арендной платой, уплатой страховки, кредитных платежей, амортизационных отчислений, уплатой налогов, пошлин и иных обязательных платежей. В случае заключения контрактов именно с иностранными заказчиками правомерно включать в издержки российского исполнителя освобождение от налогов на имущество и землю, которые оплачивает Российская Федерация. Подобный учет издержек исполнителя позволяет ему вести переговоры об их компенсации не только денежными средствами заказчика, но и предоставлением исполнителю большего объема прав на результаты выполняемых по контракту научно — технических работ.

При заключении соглашения необходимо использовать презумпцию, согласно которой все вклады сторон в общее дело, вне зависимости от вида вклада, в том числе от его имущественного или неимущественного характера, могут признаваться равными по стоимости; соответственно распределяется и создаваемая интеллектуальная собственность.

Наличие намерений, возможностей и обязательств у договаривающихся сторон обеспечить правовую охрану создаваемой интеллектуальной собственности может влиять на распределение создаваемой интеллектуальной собственности. Обязательства по обеспечению такой охраны должны быть точно зафиксированы в контрактах и соглашениях. Кроме того, необходимо предусматривать возникновение прав у одной из сторон, если другая сторона, взявшая на себя обязательства по обеспечению правовой охраны создаваемой интеллектуальной собственности, не выполняет их.

Основой предполагаемого коммерческого использования создаваемой интеллектуальной собственности должны являться лицензионные договоры, которые в дальнейшем могут быть заключены на любые объекты интеллектуальной собственности. Необходимо учитывать, что коммерческое использование интеллектуальной собственности часто включает в себя изготовление, применение, продажу, иное введение в хозяйственный оборот продуктов (изделий), содержащих объект интеллектуальной собственности либо изготовленных непосредственно способом, составляющим существо интеллектуальной собственности. В связи с этим именно в лицензионных договорах требуется особенно тщательно определять субъектов, получающих права на использование интеллектуальной собственности, характер и объем этих прав, условия и порядок их реализации, в том числе с учетом территориальных и иных аспектов.

Конфиденциальная информация в контрактах и соглашениях

В контрактах и соглашениях на выполнение научно — технических работ должна быть специально обозначена информация, признаваемая сторонами конфиденциальной для данного договора. Объем такой информации должен быть разумно определен исходя из ее действительной или потенциальной коммерческой ценности. Кроме того, в контрактах и соглашениях должны быть определены конкретные меры и обязательства по охране конфиденциальности обозначенной информации, а также условия и порядок доступа к ней (публикации) третьих лиц. В любом случае общепризнанной нормой считается условие, при котором каждая из договаривающихся сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.

Вознаграждения авторам объектов интеллектуальной собственности

Наиболее распространенным является заключение контрактов и соглашений на выполнение научно — технических работ между юридическими лицами. Однако создателями интеллектуальной собственности всегда являются физические лица — авторы, которые в случае отсутствия у них иных (кроме авторства) исключительных прав имеют право на вознаграждение. В этой связи в контрактах и соглашениях необходимо предусматривать вознаграждение авторам, обеспечиваемое, прежде всего, договаривающейся стороной, которая при распределении создаваемой интеллектуальной собственности получает право на ее коммерческое использование. Необходимо также определять способ выплаты вознаграждений: в виде роялти (периодических отчислений), паушальных (единовременных) платежей и др.

Приоритет подачи патентных заявок

Важным моментом, требующим обязательного обозначения в контрактах и соглашениях, является установление приоритета подачи патентных заявок на создаваемые объекты промышленной собственности. Это связано с тем, что в патентных законодательствах многих стран, как и в российском патентном законодательстве, существует требование подавать первую заявку на получение патента в собственное национальное патентное ведомство. Чтобы не входить в противоречие с законами той или иной страны, необходимо в контрактах и соглашениях обозначить, что первая заявка на получение патента на создаваемый объект промышленной собственности подается в патентное ведомство и в соответствии с законодательством той страны, на территории которой создан данный объект промышленной собственности.

Соблюдение режима экспортного контроля

В соответствии с Федеральным законом «О государственном регулировании внешнеторговой деятельности», а также иными правовыми актами Российской Федерации наряду с вооружениями, военной техникой, отдельными видами сырья, материалами, оборудованием, технологиями, научно — технической информацией и услугами, которые применяются или могут быть применены при создании оружия массового уничтожения, ракетных средств его доставки и иных наиболее опасных видов оружия, интеллектуальная собственность, имеющая отношение к перечисленным объектам, подпадает под специальный экспортный контроль Российской Федерации. Аналогичный контроль существует и в других странах. Вывоз такой интеллектуальной собственности из Российской Федерации осуществляется в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. В этой связи при заключении контрактов и соглашений договаривающиеся стороны должны определить такую интеллектуальную собственность и обязательства по обеспечению передачи соответствующих товаров, работ и услуг путем прохождения экспортного контроля в собственных странах.

Игнорирование данного положения может привести либо к затруднению или даже невозможности передачи результатов выполненных научно — технических работ между договаривающимися сторонами, либо в худшем случае к уголовному наказанию в соответствии со ст. 189 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Языки текстов контрактов и соглашений

При заключении контрактов и соглашений недопустимо подписание их текстов на каком-либо одном языке, отличном от русского. Тексты контрактов и соглашений, составленные на двух и более языках, один из которых должен быть русским, необходимо снабжать положением, согласно которому каждый из текстов имеет одинаковую юридическую силу.

Разрешение споров в контрактах и соглашениях

В контрактах и соглашениях необходимо определять конкретные механизмы разрешения споров, которые могут возникнуть между договаривающимися сторонами. Эти механизмы должны быть понятны каждой из сторон и в максимальной степени самодостаточны. Простое отнесение решения спорных вопросов к судебному разбирательству создает только дополнительные трудности, т.к. требует знания как законодательства той или иной страны, так и правил судопроизводства.

Заключение

Положений настоящего Руководства недостаточно для самостоятельной подготовки и последующего заключения контрактов и соглашений, связанных с выполнением научно — технических работ, организациями, не имеющими специализированных юридических подразделений. Они дают только общее представление о наиболее важных особенностях договорных обязательств, реализуемых при международном научно — техническом сотрудничестве.

---