Инструкция по экспертизе объектов техники на патентную чистоту

(утв. Постановлением Госкомизобретений СССР от 29.01.1974)

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Наличие в большинстве стран мира патентного законодательства, предусматривающего выдачу патентов (свидетельств) исключительного права на различные виды промышленной собственности, а также установленная законами ответственность за нарушение патентов приводят к необходимости принятия мер, предотвращающих возможность нарушения патентов в странах реализации соответствующих объектов техники (машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов), в том числе и на территории СССР, т.е. мер к обеспечению их патентной чистоты.

1.1.2. Патентная чистота — это юридическое свойство объекта, заключающееся в том, что он может быть свободно использован в данной стране без опасности нарушения действующих на ее территории патентов исключительного права, принадлежащих третьим лицам. Отсюда следует, что обладающими патентной чистотой в отношении какой-либо страны называются такие объекты, которые не подпадают под действие патентов на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, выданных уполномоченным патентным ведомством и имеющих силу на территории данной страны. Кроме того, объекты не должны нарушать зарегистрированные товарные знаки, а также фирменные наименования и указания о происхождении товаров.

В мировой практике встречаются и другие термины для определения понятия о патентной чистоте, например «патентная неуязвимость» (ГДР), «свобода от охраняемых патентных прав» (США) и др.

1.1.3. Хотя к нарушению патента может привести реализация, экспонирование или предложение к продаже на территории страны только конкретного материального объекта (устройства, способа, вещества), однако общепринятым является распространение понятия «патентная чистота» и на техническую документацию, по которой выпускается или будет выпускаться данный объект (в том числе проекты предприятий, стандарты, технологическая документация и т.д.).

1.1.4 Под устройствами, способами, веществами в настоящей Инструкции соответственно понимаются:

изделия и орудия производства, т.е. машины, приборы, оборудование, аппараты, конструкции (в том числе строительные), их составные части (детали), а также все другие изделия, которые могут быть охарактеризованы конструктивными или схемными признаками и их сочетанием. При этом следует иметь в виду, что в некоторых странах в соответствии с законом, правилами или практикой устройства могут, в свою очередь, подразделяться на несколько групп. Например, в США они делятся на машины и изделия, а в ФРГ — на изделия, орудия производства и схемы;

технологические процессы, приемы и операции, характеризуемые, главным образом, технологическими признаками (последовательность действий и приемов, их характер, применяемые режимы, параметры, аппаратура, инструмент, материалы и пр.). В ряде стран способы также подразделяются на несколько категорий. Например, в ФРГ и ГДР они делятся на способы производства (технологические способы изготовления изделий и продукции) и способы работы (измерения, испытания, выполнения монтажных работ и пр.);

материалы, составы (композиции), пасты, пластмассы, краски и т.п., характеризуемые сочетанием компонентов (ингредиентов), их соотношением, структурой и т.д., в том числе и полученные химическим путем.

1.1.5. Патентная чистота является понятием относительным, т.е. определяется только в отношении конкретных стран и только на определенную дату. Это полностью связано с территориальным и временным (срочным) действием патентов. Объект, не обладающий патентной чистотой в отношении ряда стран, где он подпадает под действующие там патенты, может вместе с тем обладать патентной чистотой в отношении всех остальных стран, где таких патентов нет. Тот же объект с течением времени будет обладать патентной чистотой и в отношении стран, где утратят силу (в связи с истечением срока действия или по другим причинам) патенты, под действие которых он подпадал ранее.

1.2. Экспертиза на патентную чистоту <*> имеет своим назначением установить возможность реализации (использования) данного объекта в определенной стране или группе стран и определить меры, обеспечивающие эту реализацию без нарушения патентов третьих лиц. Она заключается в отыскании всех действующих в данной стране (странах) патентов исключительного права, имеющих отношение к объекту, их анализе, а также в изучении обстоятельств, которые могли бы способствовать беспрепятственной реализации данного объекта в соответствующей стране (странах).

<*> В некоторых случаях, там, где это удобнее в стилистическом отношении, вместо более строгого термина «экспертиза на патентную чистоту» будет применяться аналогичный ему по значению термин «проверка на патентную чистоту».

1.2.1. При проведении экспертизы на патентную чистоту необходимо обеспечить сочетание трех ее сторон — правовой (юридической), технической (инженерной) и экономической с тем, чтобы правильно учесть значение каждой из них в данном конкретном случае.

Правовая сторона экспертизы заключается в точном и всестороннем учете всех юридических вопросов, имеющих отношение к данному случаю, и их оценке в конкретно сложившейся ситуации (в том числе при определении объема прав из патента, возможности его нарушения, опротестования и т.д.).

Техническая сторона заключается в правильной оценке технической сущности изобретения (полезной модели) по патенту в сопоставлении с проверяемым объектом, в определении существенности тех или иных признаков и их значения для запатентованного изобретения или для проверяемого объекта, в оценке роли составных частей и других элементов для объекта в целом, в определении путей возможного обхода патента и т.д.

Экономическая сторона заключается в оценке объема возможных претензий патентовладельца при нарушении его патента и подлежащего возмещению ущерба.

1.2.2. Экспертиза на патентную чистоту существенно отличается от экспертизы на новизну (патентоспособность) как по целям, так и по методике ее проведения. Основные различия заключаются в следующем (см. таблицу).

<*> Имеется в виду экспертиза заявок, поданных в СССР. При патентовании изобретений за рубежом учитываются законы, правила и практика соответствующих стран.

Таким образом, экспертиза на патентную чистоту значительно сложнее и требует более высокой квалификации по сравнению со всеми другими видами патентной экспертизы. Это определяет повышенные требования к лицам, проводящим экспертизу на патентную чистоту.

1.2.3. Экспертиза объектов техники на патентную чистоту должна проводиться в случаях, определенных пунктом 5 Указаний о мерах по обеспечению патентоспособности и патентной чистоты машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов (ЗП-1-70) <*>. Как правило, для вновь создаваемых объектов эта экспертиза проводится с целью обеспечения их патентной чистоты и должна являться составной частью общих патентных исследований, выполняемых как перед началом, так и в ходе разработки. Это относится к научно-исследовательским и опытно-конструкторским работам, разработке новых объектов, проектированию предприятий и других объектов капитального строительства, а также к разработке проектов стандартов. В качестве самостоятельной работы экспертиза на патентную чистоту проводится для тех ранее разработанных устройств, способов и веществ, которые становятся объектами экспорта или лицензий, выставочными экспонатами и т.п.

<*> Указания ЗП-1-70 утратили силу, см. Указания ЗП-1-77.

1.2.4. Методика экспертизы определяется целью, с которой эта экспертиза проводится, особенностями патентного законодательства страны проверки, конкретными условиями ее проведения, а также особенностями, изложенными в разделе IV настоящей Инструкции (пункты 5.1 - 5.10).

1.3. Виды промышленной собственности, в отношении которых следует провести экспертизу данного объекта на патентную чистоту <*>, зависят от категории объекта (устройство, способ, вещество), конкретных форм его выполнения и некоторых других условий.

<*> Здесь и далее употребляется единый термин «экспертиза (проверка) объекта на патентную чистоту» для всех видов промышленной собственности, в отношении которых она ведется, независимо от того, что документами исключительного права на некоторые виды промышленной собственности являются не патенты, а свидетельства (например, на товарные знаки, а в отдельных странах — на промышленные образцы).

В отношении изобретений, как правило, проверяются все категории объектов техники.

В отношении полезных моделей проверяются только устройства, предназначенные к поставке (экспонированию) в страны, где предусмотрена охрана этого вида промышленной собственности.

В отношении промышленных образцов также проверяются только устройства за исключением тех, которые являются составными частями (комплектующими изделиями), не участвующими в формировании общего внешнего вида того изделия, для которого они предназначены.

В отношении товарных знаков проверяются все изделия, снабженные маркировкой (в том числе товарным знаком), как на самом изделии, так и на его упаковке, а также техническая и служебная документация, на которой помещен товарный знак организации или предприятия.

1.3.1. При проверке на патентную чистоту устройств следует учитывать, что они в зависимости от своей сложности могут содержать от небольшого (в пределах одного или нескольких десятков) до весьма значительного (сотен и даже тысяч) числа разнообразных технических решений, относящихся к объекту в целом, его узлам, деталям, механизмам, агрегатам и т.д. Поэтому главнейшая задача состоит в отборе таких технических решений и данные о патентной чистоте которых в силу их значимости и важности необходимы для оценки патентной чистоты объекта в целом. Правильный выбор подлежащих проверке технических решений позволяет весьма существенно сократить объем и время проведения экспертизы.

1.3.2. При проверке патентной чистоты способов, представляющих собой технологические процессы (способы производства), с помощью которых изготовляется (обрабатывается) какая-либо продукция (например, способы получения веществ, обработки металлов и т.п.), проверяется сам способ, его операции или приемы. Кроме этого, необходимо учитывать, что патенты на такие способы зачастую защищают и продукцию, изготовленную непосредственно запатентованным способом (косвенная защита изделий). Наконец, во многих случаях, кроме патентов на сами эти способы, следует учитывать возможность выдачи самостоятельных патентов на продукцию (изделия), полученную проверяемым способом. Это обстоятельство может воспрепятствовать применению данного способа, даже если проверяемый способ обладает патентной чистотой. В отдельных случаях следует учесть и возможность выдачи патентов (самостоятельных или в виде дополнительных пунктов патентной формулы) на способ применения продукции, полученной с помощью запатентованной технологии (например, инсектицид, способ его получения и способ применения).

Патенты на способы работ — измерений, испытаний, погрузочных работ (например, с помощью электромагнита), возведения сооружений, строительства дорог и т.п. — защищают только сами эти способы и на объекты работ не распространяются.

Однако патенты на подобные способы, используемые в каких-либо устройствах (например, способ преобразования электрического сигнала в приборе), хотя и не распространяются на сами эти устройства, тем не менее могут воспрепятствовать их изготовлению и продаже, поскольку работа таких устройств неизбежно связана с реализацией запатентованного способа, т.е. с нарушением патента на данный способ.

1.3.3 Вещества (материалы) на патентную чистоту проверяются в следующих случаях:

при разработке новых веществ (материалов) либо новых способов получения уже известных веществ;

если данное вещество (материал) является объектом самостоятельной поставки на экспорт (экспонирования) либо будет изготовляться за рубежом по советской технической документации.

Если данное вещество самостоятельно не поставляется, то проверка его патентной чистоты в отношении иностранных государств проводится в тех случаях, когда его использование в объекте обеспечивает существенные преимущества перед известными. При решении вопроса о необходимости проверки во внимание принимаются объем и стоимость поставки. В отношении СССР вещества проверяются на патентную чистоту во всех случаях, за исключением пищевых, вкусовых, косметических и полученных химическим путем веществ.

Вещества, встречающиеся в природе в естественном состоянии, на патентную чистоту, как правило, не проверяются. Однако при получении их методом синтеза на патентную чистоту необходимо проверить способ получения этих веществ.

При проверке на патентную чистоту веществ следует, как правило, проверить также способы их получения и применения.

1.3.4. Штаммы (серии культур микроорганизмов) продуцентов веществ (лечебных, кормовых и других) защищаются патентами не во всех странах мира, однако почти везде защищаются способы получения веществ с помощью штаммов, питательные среды для них и т.д.

Проверку патентной чистоты штаммов проводят при их разработке, при проектировании предприятий (цехов), технология которых основана на применении штаммов, при передаче за границу технической документации на такие технологические процессы или способы выращивания штаммов, а также при прямом экспорте штаммов.

Как правило, в этих случаях проверке на патентную чистоту подлежат:

штамм как таковой (в странах, где возможна их прямая защита как по закону, например в Алжире и скандинавских странах, так и по сложившейся практике, например в Египте, Ираке и др.);

способ получения вещества, продуцентом которого является данный штамм;

вещество, полученное упомянутым способом с помощью данного штамма;

способы выращивания (культивации) данного штамма, повышения его активности, стойкости и пр.;

питательная среда (среда обитания) данного штамма;

способы получения этой питательной среды или улучшения условий обитания в ней штамма.

1.3.5. При патентовании советских изобретений за рубежом самостоятельная их проверка на патентную чистоту (вне связи с общей проверкой того технического объекта, к которому они относятся) проводится в следующих случаях:

если решение о патентовании данного изобретения принято до завершения разработки объекта в целом и составления на него патентного формуляра;

если изобретение касается уже выпускаемого объекта и является его усовершенствованием, причем провести проверку патентной чистоты всего объекта в целом предполагается позднее, при переработке технической документации;

в других случаях, когда решение о патентовании данного изобретения предшествует проверке патентной чистоты объекта, где оно реализовано.

Кроме того, самостоятельная проверка патентной чистоты патентуемых изобретений обычно проводится тогда, когда они относятся к способам или веществам, так как в этих случаях нередко объект изобретения практически совпадает с тем техническим объектом (способом или веществом), в котором они реализованы.

Поскольку отсутствие патентной чистоты, как правило, не может служить препятствием к патентованию изобретений за рубежом, проверка его патентной чистоты по существу сводится к установлению зависимости этого изобретения от ранее выданных в странах патентования действующих патентов, имеющих наиболее близкое отношение к патентуемому изобретению. По этой причине сплошной (исчерпывающий) поиск нередко может быть заменен выборочным, например поиском патентов фирм (изобретателей), занимающихся той же проблемой.

1.3.6. При проверке патентной чистоты объектов в отношении стран, в которых предусмотрена публикация наименований неакцептованных заявок (например, Индия, Египет), эти заявки следует принимать во внимание только при проверке технологических процессов, положенных в основу строящихся за границей объектов, основного технологического и дорогостоящего уникального оборудования, при передаче технической документации для выпуска по ней промышленной продукции, а также при массовых поставках продукции на экспорт.

В случае, когда поставки проверяемой продукции фактически производились в данную страну ранее даты приоритета этих заявок и были доступны для неограниченного круга лиц, такие заявки (акцептованные или неакцептованные) во внимание не принимаются, так как правомерность выдачи по ним патентов может быть при необходимости оспорена в порядке встречного иска.

При проверке патентной чистоты в отношении стран с отсроченной экспертизой и выкладкой (публикацией) заявок, выложенные (опубликованные) заявки на изобретения следует принимать во внимание в случаях, перечисленных выше, а также при разработке новых объектов. При этом следует учитывать, что в некоторых из этих стран, (например, в ФРГ) изобретениям представляется временная охрана с даты выкладки (публикации) заявки и что заявки на изобретения, выложенные в промышленно развитых странах, являются источником наиболее ранней информации о новейших технических решениях.

1.3.7. Если по истечении некоторого времени после завершения работ по экспертизе объекта на патентную чистоту возникают обстоятельства, требующие продолжить эту работу, такая проверка называется дополнительной (допроверка). В основном эти обстоятельства заключаются в следующем:

пополнение патентных фондов стран, в отношении которых ранее проводилась проверка патентной чистоты объекта. Как правило, для объектов экспорта, комплектных поставок, выставочных экспонатов допроверка проводится непосредственно перед поставкой соответствующего объекта, а для лицензий — перед передачей технической документации (образцов). Для новых разработок допроверка производится перед запуском объекта в серийное (массовое) производство, а для проектов стандартов — перед их утверждением;

расширение круга стран экспорта (экспонирования) или продажи лицензий. В этом случае проверка ведется за весь срок действия патентов в соответствующих странах с учетом данных ранее выполненной работы (наличие патентов-аналогов, источников известности и пр.);

внесение изменения в объект, которое может заключаться как в изменении отдельных элементов данного объекта, так и во введении каких-либо новых элементов (составных частей, технических решений). В этом случае проверка проводится перед утверждением новой технической документации, причем после проверки патентной чистоты нового или измененного элемента следует оценить, не повлияло ли введение нового (измененного) элемента на патентную чистоту объекта в целом.

1.4.1. При выборе оптимальной методики экспертизы объекта на патентную чистоту необходимо учесть следующие принципы построения Инструкции:

первые два раздела Инструкции (пункты 2.1 - 3.6) излагают наиболее общую методику экспертизы объектов техники на патентную чистоту в отношении изобретений с подразделением на две стадии <*> и тринадцать этапов (этапы 1 - 8 для первой стадии, 9 - 13 для второй). Эта методика содержит все этапы, которые могут встретиться при проведении экспертизы в наиболее общем случае, когда невозможны либо недопустимы какие-либо упрощения, или выполнение работ в сокращенном объеме. Как правило, это имеет место при разработке новых машин, приборов и других изделий с большим объемом выпуска и с возможностью реализации как в СССР, так и за рубежом, крупных экспортных поставках, продаже лицензий, а также при передаче за границу технической документации. В остальных случаях некоторые этапы могут быть опущены либо выполнены в сокращенном объеме (см. табл. 1);

<*> Три заключительных этапа (14 — 16) по методическим соображениям рассмотрены в пятом разделе Инструкции.

третий раздел (пункты 4.1 - 4.3) излагает методику экспертизы в отношении остальных видов промышленной собственности — полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков;

четвертый раздел (пункты 5.1 - 5.10) содержит рекомендации, относящиеся к особенностям экспертизы каждого из видов объектов, обязательность обеспечения патентной чистоты которых установлена пунктом 5 Указаний;

пятый раздел (пункты 6.1 - 6.3) излагает методику проведения последних трех этапов экспертизы на патентную чистоту — общие выводы по результатам проверки в отношении всех видов промышленной собственности, рекомендации и документальное оформление экспертизы (этапы 14 - 16).

1.4.2 Рекомендуется следующий порядок проведения экспертизы на патентную чистоту:

изучение Указаний, регламентирующих общие меры по обеспечению патентной чистоты объектов техники и связанные с этим обязанности организаций и предприятий;

изучение общей методики экспертизы и содержания каждого из ее этапов (разделы I и II) с тем, чтобы получить полное представление об объеме и последовательности работ по обеспечению и проверке патентной чистоты;

изучение третьего раздела для уточнения вопроса о том, в отношении каких видов промышленной собственности и в каком объеме должен быть проверен данный объект;

изучение той части четвертого раздела, где изложены рекомендации, относящиеся только к данному виду объекта (новая разработка, объект комплектной поставки и т.д.);

выбор методики экспертизы, в наибольшей степени отвечающей данным конкретным условиям (оптимальной методики), и определение этапов, которые следует выполнить в полном, а также в сокращенном объеме;

изучение пятого раздела Инструкции, касающегося подготовки обоснованных выводов, рекомендаций и документального оформления экспертизы.

Раздел I

2.1. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

2.1.1. Как правило, в общем случае экспертиза объекта техники на патентную чистоту по характеру и содержанию выполняемых работ подразделяется на следующие стадии.

Первая стадия экспертизы заключается в формировании программы предстоящей проверки на основании полного учета всех конкретных особенностей и задач. В общем случае первая стадия экспертизы включает оценку проверяемого объекта и условий его проверки на патентную чистоту, выбор оптимальной методики проверки, которая в максимальной степени удовлетворяла бы этим условиям, а также подготовку всех необходимых исходных данных и материалов для проведения проверки.

Обычно на первой стадии экспертизы патентная документация еще не используется, за исключением указателей классов изобретений соответствующих стран (или указателей классов других видов промышленной собственности, если это необходимо для данного объекта), справочно-поискового аппарата (СПА) к ним и других вспомогательных материалов, облегчающих поиск классификационных рубрик. Как правило, все эти материалы имеются либо непосредственно в организациях и на предприятиях, либо в местах их дислокации. Поэтому первая стадия экспертизы обычно может быть в полном объеме выполнена на месте.

Вторая стадия экспертизы заключается в проведении поиска патентов, которые имеют отношение к проверяемому объекту, в их изучении, анализе выявленных патентов, а также в рассмотрении и оценке всех других обстоятельств, на основании которых можно будет сделать вывод о патентной чистоте объекта и возможностях его реализации.

На этой стадии привлекается вся необходимая патентная документация, включая официальные издания патентных ведомств соответствующих стран, СПА к ним, полные описания изобретений к патентам и другие материалы. Обычно в полном объеме за весь срок действия патентов (15 — 20 лет) такие материалы имеются в территориальных (ТПФ) или отраслевых патентных фондах (ОПФ), а также во Всесоюзной патентно-технической библиотеке (ВПТБ), поэтому вторая стадия экспертизы объекта на патентную чистоту чаще всего выполняется на базе упомянутых патентных фондов.

На месте (в организации или на предприятии) эта работа может быть доброкачественно выполнена только в том случае, если данная организация (предприятие) располагает всей необходимой документацией в полном объеме и за весь срок действия патентов. Условия, обеспечивающие проведение всех работ на месте, могут создаваться, например, в проектных организациях, выполняющих проекты объектов комплектных поставок для стран с небольшим фондом действующих патентов исключительного права.

Заключительная стадия, на которой подготавливаются обоснованные выводы о патентной чистоте данного объекта в отношении всех видов промышленной собственности, по которым проводилась его проверка, формулируются рекомендации о возможностях использования (реализации) в стране и за границей с указанием тех мер, которые следует принять для этого, а также производится документальное оформление результатов экспертизы, т.е. составляется экспертное заключение и патентный формуляр. Все эти работы, как правило, выполняются на месте, в организации или на предприятии.

П - выполняется в полном объеме;              С - выполняется в сокращенном
У - выполняется по усмотрению исполнителя;    объеме;
(-) - не выполняется;                         О - выполняется при условии,

если на этапе 9 были обнаружены патенты, имеющие отношение к объекту.

2.2. СОДЕРЖАНИЕ ПЕРВОЙ СТАДИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

2.2.1 В общем случае первая стадия экспертизы подразделяется на следующие восемь основных этапов:

1. оценка условий и выбор оптимальной методики экспертизы для данного объекта, определение стран проверки;

2. изучение особенностей патентного законодательства стран, в отношении которых проводится проверка, влияющих на методику экспертизы;

3. выбор технических решений и других элементов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту;

4. выбор комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, подлежащих экспертизе на патентную чистоту;

5. определение и подбор технической документации на данный объект, по которой будет осуществляться его экспертиза на патентную чистоту;

6. определение классификационных рубрик для всех технических решений и других элементов, подлежащих проверке на патентную чистоту;

7. выбор патентной документации, по которой будет проводиться экспертиза объекта на патентную чистоту;

8. формирование и согласование программы экспертизы с предварительным определением ее трудоемкости и срока выполнения работ.

2.2.2. В зависимости от вида проверяемого объекта и других конкретных особенностей, некоторые из этапов первой стадии экспертизы, перечисленные в пункте 2.2.1, могут быть опущены или существенно сокращены.

Пример. Проверке подлежит проект завода синтетического каучука, сооружаемого в Ираке. В этом случае должен быть опущен этап 4 (выбор комплектующих изделий), а также частично и этап 6, поскольку в Ираке в настоящее время еще нет классификации изобретений (определять классификационные рубрики нужно только для проверки завода в отношении СССР).

2.2.3. Как правило, оптимальная методика проверки, в наибольшей степени отвечающая конкретным условиям ее проведения, выбирается на первом этапе. Однако, если на любом из последующих этапов выявляются дополнительные обстоятельства, влияющие на эту методику, то она должна быть соответствующим образом скорректирована.

2.3. ОЦЕНКА УСЛОВИЙ И ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ МЕТОДИКИ ЭКСПЕРТИЗЫ ДЛЯ ДАННОГО ОБЪЕКТА (ПЕРВЫЙ ЭТАП)

2.3.1. Цель этапа — выбор оптимальной методики экспертизы данного объекта на патентную чистоту, наиболее соответствующей конкретным условиям ее проведения и всем особенностям самого объекта и тех стран, в отношении которых должна быть проверена его патентная чистота. Избранная методика должна обеспечить достаточную для данных условий достоверность результатов экспертизы при минимально необходимых затратах времени и средств на ее проведение.

2.3.2. В первую очередь следует уяснить цель экспертизы и в связи с чем она проводится, поскольку от этого зависит определение основного направления предстоящей работы (обеспечение патентной чистоты вновь создаваемого объекта либо проверка патентной чистоты уже созданного или выпускаемого объекта), а также выбор стран, в отношении которых должна быть обеспечена или проверена патентная чистота данного объекта.

2.3.3. Далее следует определить страны, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота объекта, а также изучить и оценить объем, характер (вид) и наличие в СССР патентной документации (патентных фондов) этих стран.

Если объем патентного фонда данной страны достаточно велик и он полностью (за весь срок действия патентов) представлен в СССР в виде официальных патентных бюллетеней, описаний изобретений к патентам (патентных описаний) и СПА к ним, то следует предусмотреть тщательное и исчерпывающее определение классификационных рубрик всех выделенных для проверки технических решений (с учетом их значения для объекта и возможных объемов его реализации в данной стране).

Если патентный фонд страны невелик и представлен в СССР в виде издаваемых ЦНИИПИ библиографических сборников и дополнений к ним, то в ряде случаев вместо выделения в объекте подлежащих проверке технических решений и определения их классификационных рубрик следует предусмотреть просмотр наименований патентов по классам, которые в принципе могут иметь отношение к проверяемому объекту.

2.3.4. Методика экспертизы должна строго соответствовать виду проверяемого объекта (новая разработка, объект экспорта, проект стандарта, объект комплектной поставки, выставочный экспонат и пр.). В зависимости от этого выбираются технические решения, подлежащие проверке, и определяется содержание работы по их проверке (непосредственная проверка по патентным фондам, запрос сведений о патентной чистоте в справочном фонде ЦНИИПИ, у разработчика данного технического решения и т.п.).

2.3.5. Виды промышленной собственности, в отношении которых следует проверить данный объект, зависят от категории, к которой он относится (устройство, способ, вещество), от особенностей оформления объекта, а в отдельных случаях — от того, охраняется ли в стране данный вид промышленной собственности (полезные модели). Как правило, способы и вещества проверяются только в отношении изобретений (за исключением веществ с присвоенным им специальным наименованием, которое следует проверить в отношении товарных знаков). Устройства, имеющие характерное внешнее оформление (автомобили, станки, аппаратура, бытовые приборы и пр.), должны быть проверены в отношении изобретений и промышленных образцов (а в отдельных случаях, и полезных моделей). Кроме того, все объекты, снабженные маркировкой (непосредственно или на упаковке), должны быть проверены в отношении товарных знаков.

2.3.6. В некоторых случаях методика экспертизы на патентную чистоту определяется условиями контракта на строительство или поставку объекта в данную страну, если в контракт включены специальные статьи или пункты, касающиеся обеспечения патентной чистоты объекта и связанных с этим обязанностей (ответственность) сторон — заказчика (покупателя) или подрядчика (поставщика).

2.3.7. Если проверяемый объект или часть его выпускается по лицензии, приобретенной у иностранной фирмы, то условия лицензионного соглашения должны быть учтены при выборе методики экспертизы. В частности, объект, выпускаемый в точном соответствии с полученной от лицензиара технической документацией, не подлежит проверке на патентную чистоту в отношении стран, экспорт в которые предусмотрен для лицензиата лицензионным соглашением.

2.3.8. Существенное влияние на выбор методики экспертизы оказывают факторы, связанные с предполагаемым объемом выпуска разрабатываемого объекта, его стоимостью, экспортными возможностями, объемом поставки объекта экспорта в каждую из стран и т.п. Для объектов массового изготовления с широкими экспортными возможностями (например, часы, фотоаппараты, транзисторные радиоприемники и т.п.) необходимо предусмотреть проверку всех без исключения технических решений и элементов, включая и все комплектующие изделия.

Это же относится к стандартизуемым изделиям массового применения, широко используемым в различных видах машин и оборудования.

Для крупных объектов, выпускаемых небольшими сериями (например, шагающие экскаваторы, проходческие комбайны и т.п.), предусматривается проверка лишь основных технических решений.

Следует также учесть все имевшие место предшествующие поставки объекта в данную страну, их сроки, общий объем поставок и результаты их проверки на патентную чистоту. С учетом этих факторов выбирается необходимая глубина проверки по времени. Кроме того, нужно оценить изменения, внесенные в объект экспорта по сравнению с ранее поставленными в данную страну, и степень их влияния на патентную чистоту объекта в целом.

2.3.9. При выборе методики экспертизы следует также оценить наличие и состояние (степень обработки, наличие СПА и пр.) патентной документации соответствующих стран в данной организации (на предприятии) и в пункте ее дислокации. При этом необходимо учесть как наличие справочных и вспомогательных материалов (указатели классов и СПА к ним), которые потребуются на первой стадии экспертизы, так и патентной документации (официальные бюллетени патентных ведомств, библиографические сборники патентных фондов, описания изобретений к патентам и пр.) для проведения второй ее стадии.

2.3.10. С учетом всех перечисленных выше факторов выбирается методика экспертизы данного объекта на патентную чистоту. При этом необходимо определить и обосновать:

страны и виды промышленной собственности, в отношении которых будет проводиться экспертиза;

какие этапы экспертизы и в каком объеме предстоит выполнить;

общий характер и примерное количество технических решений (элементов), которые нужно проверить;

какие патентные фонды и вспомогательные материалы потребуются для проведения экспертизы;

кто, помимо разработчика данного объекта, должен быть привлечен к проверке;

где территориально будет проводиться вторая стадия экспертизы;

ориентировочные сроки выполнения работ по стадиям и этапам.

2.4. ИЗУЧЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ПАТЕНТНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА СТРАН, В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПРОВОДИТСЯ ЭКСПЕРТИЗА, ВЛИЯЮЩИХ НА МЕТОДИКУ ПРОВЕРКИ (2-Й ЭТАП)

2.4.1. Цель этапа — установить все положения патентных законов соответствующих стран, которые могут оказать влияние на методику проверки и в силу этого должны быть в полной мере учтены как при проведении самой экспертизы, так и при оценке ее результатов, а также при подготовке рекомендаций, связанных с оценкой возможности реализации объекта в стране и за рубежом.

2.4.2. В первую очередь следует установить дату вступления в силу действующего в настоящее время патентного закона данной страны для соответствующего вида промышленной собственности с тем, чтобы определить, нужно ли принимать во внимание предшествующий закон (в случае, если изменение закона произошло в пределах срока действия патентов).

Необходимо также учитывать, что даже если формально закон остался прежним, то во многих случаях в него внесен ряд существенных изменений, которые официально оформляются в виде дополнений, новой редакции закона и т.д., причем иногда введение нового по существу закона также может быть оформлено как новая его редакция.

Пример. В США действует закон от 1952 г. с поправками и дополнениями от 1954, 1961 и 1964 гг.

2.4.3. Если предшествующий закон данной страны должен быть принят во внимание, то необходимо установить, имеются ли различия и какие именно в тех положениях предшествующего и действующего законов, которые упомянуты в пунктах 2.4.4 - 2.4.12, поскольку эти различия могут оказать весьма существенное влияние на экспертизу.

Пример. В ФРГ по ранее действовавшему законодательству на вещества, полученные химическим путем, патенты не выдавались. По ныне действующему закону введена патентная защита химических веществ. Если полученные химическим путем вещества проверяются на патентную чистоту в отношении ФРГ в 1975 г., то за период с 1957 по 1969 гг. следует принимать во внимание только патенты, выданные на способы получения этого вещества, а с 1969 г. по день проверки — также и патенты (заявки) и на само вещество, полученное химическим путем.

2.4.4. Далее на основе патентных законов следует установить, какие виды промышленной собственности охраняются в данной стране и на какие объекты по каждому из этих видов патенты выданы быть не могут.

В результате для каждой из стран в отдельности определяется, подлежит ли данный объект экспертизе на патентную чистоту и если да, то в отношении каких видов промышленной собственности.

2.4.5. Следует рассмотреть также требования к новизне изобретений (или других видов промышленной собственности, в отношении которых будет проверяться данный объект) и источникам, ее порочащим, для того, чтобы, во-первых, правильно определить подлежащие проверке технические решения с точки зрения сроков их известности и, во-вторых, чтобы установить, какие источники известности могут быть противопоставлены мешающему патенту. При этом следует иметь в виду, что во внимание принимаются только такие источники (публикация, экспонирование, открытое применение и т.п.), которые доступны для ознакомления неограниченному кругу лиц, т.е. не являются такими служебными материалами, с которыми могут ознакомиться только определенные лица в силу своего служебного положения.

По характеру требований к новизне изобретений страны мира можно разделить на три группы:

страны, где изобретение должно обладать мировой новизной по любым источникам известности независимо от их вида — публикации, открытое применение в стране и за рубежом, экспонирование и т.д. (например, СССР, Франция и др. страны);

страны, где изобретение должно удовлетворять требованиям мировой новизны по открытым публикациям (включая экспонирование), однако открытое применение порочит новизну лишь тогда, когда оно имело место на территории данной страны (например, Австрии, США, ФРГ, Японии и др. стран);

страны, где изобретение должно удовлетворять требованиям только местной новизны по любым источникам известности (например, Египет, Греция и др. страны).

Кроме того, следует установить, какие льготы по новизне предоставляются законом, если сущность изобретения до подачи заявки была раскрыта заявителем или другими лицами. В ряде стран (Великобритания, США, ФРГ, Япония и т.д.) законом установлен срок, в течение которого разглашение сущности изобретения до подачи заявки не порочит его новизны. Однако при этом приоритет изобретения определяется датой подачи заявки, указываемой на патентном описании.

2.4.6. Какие специальные виды патентов, помимо основных (дополнительные, зависимые, ввозные и т.д.), и порядок их выдачи предусмотрены законодательством данной страны. Это необходимо установить для обеспечения патентной чистоты комплектных и крупных экспортных поставок и выбора правильной методики их экспертизы на патентную чистоту.

В отдельных случаях (например, при экспорте крупных партий товаров или проектировании объектов комплектных поставок) следует установить, предусмотрена ли законом выдача предварительных патентов (в основном это имеет место в странах Латинской Америки).

2.4.7. Сроки действия патентов следует установить для того, чтобы правильно определить глубину поиска, т.е. периода времени, за который должны быть изучены патенты данной страны.

Как правило, номинальные сроки действия патентов в большинстве стран лежат в пределах от 15 до 20 лет. Однако в некоторых странах, главным образом латиноамериканских, предусматриваются и более короткие сроки (например, 5 или 10 лет). При этом необходимо для каждой из стран в отдельности установить:

дату, с которой исчисляется срок действия патента;

возможно ли и по каким основаниям продление срока действия патента и в каких пределах;

порядок уплаты пошлины за охрану патента — взимается ли она при выдаче патента единовременно за весь срок его действия (например, в США и Канаде) либо ежегодно (в большинстве других стран мира).

Кроме того, следует установить, предусматривает ли закон возможность восстановления патента, утратившего силу из-за неуплаты очередной пошлины, и каковы условия такого восстановления (например, в Великобритании);

какие установлены сроки действия и порядок уплаты пошлины для дополнительных, зависимых, ввозных и других специальных видов патентов, предусмотренных законодательством данной страны.

2.4.8. Косвенная защита изделий предусматривает распространение действия патента, выданного на способ изготовления какого-либо изделия, также и на само изделие, изготовленное непосредственно запатентованным способом. Наличие или отсутствие в законе постановлений о косвенной защите изделий следует установить для того, чтобы определить необходимость при проверке патентной чистоты данного изделия учитывать также и патенты, выданные на способ его изготовления. При этом следует принять во внимание как судебную практику, так и другие постановления, в силу которых в данной стране возможно фактическое установление косвенной защиты изделий (хотя она и не предусмотрена патентным законом).

2.4.9. Процедура рассмотрения заявок, установленная законом, должна быть изучена для того, чтобы установить, нужно ли принимать во внимание при экспертизе на патентную чистоту опубликованные (выложенные) заявки на патенты, оценить значение данного патента в зависимости от того, проводилась или нет при его выдаче экспертиза на новизну патентным ведомством страны (исследовательская или явочная система), а также для выявления обстоятельств, дающих возможность при необходимости опротестовать или оспорить патент по процедурным соображениям.

2.4.10. Помимо основных положений патентных законов следует, по возможности, ознакомиться с судебной практикой соответствующих стран, касающейся вопросов, имеющих непосредственное отношение к экспертизе объектов на патентную чистоту и, в частности, следующих вопросов:

объем прав, предоставляемых судам при рассмотрении патентных споров и споров о нарушении патентов;

применение в данной стране прецедентного права;

рассмотрение дел о нарушениях прав патентовладельцев, в том числе и связанных с косвенной защитой изделий;

рассмотрение дел об аннулировании патентов (полностью или частично) и о признании их недействительными.

2.4.11. Наличие в стране права преждепользования (послепользования) и порядок его осуществления следует устанавливать в случаях, когда проверяемый объект выпущен, подготовлен к выпуску, сооружен, спроектирован или сделаны другие необходимые приготовления ранее приоритетной даты мешающего патента, однако это еще не дает по закону права на оспаривание патента по основаниям отсутствия новизны.

Право послепользования может возникнуть в случае, когда использование (применение) объекта или подготовка к этому происходили в промежуток времени между утратой патентом силы за неуплату пошлины (с учетом льготного срока для уплаты очередной пошлины) и восстановлением действия этого патента, если такое восстановление предусмотрено законом страны.

Пример. В Великобритании патент может быть восстановлен (в пределах 16-летнего срока) в течение 3-х лет со дня утраты им силы за неуплату очередной пошлины. Если в течение времени, пока этот патент не действовал, началось использование какого-либо объекта, то на него восстановленный патент уже не распространяется.

2.4.12. Участие страны в Парижской конвенции по охране промышленной собственности, а также в других международных соглашениях следует установить для того, чтобы правильно решить вопросы, касающиеся проверки на патентную чистоту транспортных средств, определения приоритета, поиска патентов-аналогов, применения права преждепользования, возможности распространения действия выданного в стране патента на территорию других стран (например, Афро-Малагасийского Союза) и т.д.

Кроме Парижской конвенции в настоящее время во внимание следует принять следующие международные соглашения:

Мадридское соглашение о международной регистрации товарных знаков, в соответствии с которым производится одновременная регистрация товарного знака во всех странах-участницах путем подачи заявки в Международное бюро Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС).

Гаагское соглашение о международной регистрации промышленных образцов и моделей, в соответствии с которым производится их регистрация во всех странах-участницах также путем подачи заявки в ВОИС;

Соглашение о создании Афро-Малагасийского ведомства по охране промышленной собственности, которым действие патента, выданного этим ведомством, распространяется на все страны-участницы.

Остальные действующие в настоящее время международные и региональные соглашения по охране промышленной собственности (в Монтевидео, Мехико и др.) практического значения для экспертизы объектов на патентную чистоту не имеют.

Вместе с тем следует иметь в виду возможность вступления в силу новых региональных соглашений, которые могут повлиять на методику экспертизы в отношении соответствующих стран (в том числе соглашения о европейском патенте, скандинавском патенте и пр.).

2.4.13. Если проводится экспертиза на патентную чистоту объектов экспорта (пункт 5.4) или объектов комплектных поставок (пункт 5.6) в отношении стран — участниц СЭВ, следует, помимо перечисленных вопросов, изучить те положения патентных законов, которые относятся к охранным документам неисключительного права (например, хозяйственные патенты ГДР). При этом необходимо установить порядок их использования предприятиями страны и иностранцами (по лицензиям, с обязательным уведомлением патентовладельца и т.п.).

2.5. ВЫБОР ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭКСПЕРТИЗЕ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (3-Й ЭТАП)

2.5.1. Цель этапа — установить исчерпывающий перечень использованных в проверяемом объекте технических решений (элементов), которые подлежат проверке по патентным фондам соответствующих стран, а также перечень всех других существенных для данного объекта технических решений (элементов), которые в силу своей давней известности такой проверке не подлежат.

В указанные перечни не включаются комплектующие изделия и полуфабрикаты (сырье), условия отбора и проверки которых излагаются в пункте 2.6.

2.5.2 Выбор технических решений и других элементов, подлежащих проверке, определяется:

видом (категорией) проверяемого объекта, т.е. тем, относится ли он к устройствам, способам или веществам;

характером и особенностями самого объекта — представляет ли он собой новую разработку или уже выпускаемое изделие, является ли он объектом комплектной поставки, лицензии и т.д.;

сложностью объекта, количеством его составных частей и элементов;

объемом выпуска, возможной реализации и экспорта объекта;

степенью и сроками известности объекта, его узлов, механизмов и других элементов;

другими условиями, в том числе видом и объемом патентного фонда данной страны, а также особенностями, изложенными в пунктах 5.1 - 6.10 (например, условиям контракта и т.д.).

2.5.3. Зависимость подлежащих проверке технических решений от вида (категории) объекта определяется тем, что существует связь между видом объекта (устройство, способ или вещество) и характером тех патентов, которые могут быть нарушены при реализации или использовании данного объекта. Устройство, основанное на использовании какого-либо способа, при своей работе нарушает патент на этот способ. В свою очередь использование способа, предусматривающего применение вполне определенных материалов (веществ) или устройств, может привести к нарушению патентов на такие вещества или устройства. Выпуск в продажу вещества может привести к нарушению патента на способ его изготовления и т.д.

Пример 1. Проверке подлежит установка для обогащения изотопов путем их разделения с помощью лазерного луча. В этом случае наряду с техническими решениями, относящимися к схеме, общей компоновке и конструктивному выполнению установки и ее частей, должен быть проверен и способ разделения изотопов лучом лазера.

Пример 2. Проверке подлежит высоковольтный изолятор, который благодаря применению нового синтетического изолирующего материала при вдвое меньших размерах по сравнению с обычными изоляторами выдерживает вдвое большие напряжения. При этом наряду с конструкцией изолятора следует проверить и материал, из которого он сделан.

Пример 3. Проверяется способ получения стойкого латекса с применением антистарителя определенного состава. В этом случае, наряду со способом, следует проверить патентную чистоту антистарителя (вещества).

На этом основании при проверке объектов на патентную чистоту должны быть приняты во внимание следующие категории патентов:

а) для устройств:

на общую компоновку, принципиальную схему и другие технические решения, относящиеся к конструкции самого устройства и его узлов;

на способ (технологический процесс), положенный в основу данного устройства;

в отдельных случаях на материал (вещество), из которого изготовлено устройство, если применение такого материала существенно улучшает его (см. пример 2);

на способ изготовления, если данное устройство представляет собой изделие, которое можно изготовить только вполне определенным способом (см. пункт 2.4.8);

б) для способов:

на способ, его этапы, стадии, операции или приемы;

на вещества (исходные материалы, полуфабрикаты, добавки, присадки, катализаторы и пр.) или специальную литературу, если предусмотрено их обязательное применение (см. пример 3);

в) для веществ:

на само вещество (его качественный и количественный состав);

на способ его получения;

на исходные материалы (полуфабрикаты), если они не являются естественным (необработанным) сырьем.

2.5.4. Выбор подлежащих проверке технических решений определяется также тем, что представляет собой подлежащий проверке объект — новую разработку, объект экспорта, проект стандарта и т.п. Например, при новой разработке во внимание принимается ограниченное число технических решений и почти не учитываются комплектующие изделия; в проекте стандарта, независимо от сложности стандартизуемого объекта, проверяются лишь те решения, которые показаны на чертежах или описаны в тексте стандарта и т.д.

2.5.5. Сложность проверяемого объекта и его состав (число блоков, каскадов, механизмов, узлов и других составляющих объект элементов, а также связи между ними) определяют количество и характер подлежащих проверке технических решений. Для сложных устройств (крупные машины, агрегаты, радиотехнические устройства, различные комбайны, станки, тракторы, автомобили и т.п.) следует выделить в первую очередь технические решения, имеющие важное значение для объекта в целом. Как правило, к ним относятся: принципиальная схема устройства (кинематическая и электрическая), его общая компоновка, конструктивные решения основных механизмов и агрегатов, а для электрических устройств — также и принципиальные схемы основных блоков (каскадов). Далее следует выделить такие технические решения, которые хотя и не относятся к основным узлам и механизмам, однако оказывают существенное влияние на работу устройства в целом и по этой причине являются важными (например, система релейной защиты). Второстепенные технические решения подлежат проверке только для объектов массового применения — при наличии условий, указанных в пункте 2.5.6.

Для способов в качестве подлежащих проверке технических решений следует выделить последовательность операций (технологического процесса, способа измерений и т.д.), параметры и режимы процесса, а также технические решения, относящиеся к применяемым приемам (например, ведение процесса с нагревом в две стадии), использованию определенных исходных или вспомогательных материалов и т.д.

Пример. Проверке подлежит способ образования селективного покрытия на металлических поверхностях нагрева, например, гелиоустановок, установок для опреснения морской воды и других аналогичных устройств. Способ заключается в том, что на эти поверхности нагрева наносят электромеханическим путем покрытие из титана толщиной 700 ангстрем, причем верхний его слой (толщиной 350 ангстрем) также электрохимическим путем переводят в пленку двуокиси титана. Поскольку здесь главную роль играет именно верхний слой, то для некоторых видов устройств селективное покрытие формируют из двух последовательно наносимых слоев (никеля и титана), после чего электрохимически образуют пленку окиси титана. Для проверки на патентную чистоту данного способа следует выделить такие технические решения:

образование селективного покрытия путем нанесения на поверхность нагрева металлических пленок;

нанесение этих пленок электрохимическим путем;

применение титана для образования пленок;

применение титановой пленки толщиной около 700 ангстрем с переводом верхнего слоя в двуокись титана;

образование селективного покрытия из двух металлических слоев (например, никеля и титана) с получением пленки окиси титана.

При проверке вещества следует выделить технические решения, относящиеся сначала к качественному (наличие ингредиентов или компонентов), а затем к количественному (их процентное содержание или соотношение) составу данного вещества, поскольку предметом патентов на вещества могут быть как те, так и другие технические решения. Кроме того, проверке подлежат указания на введение в вещества (или их компоненты) всякого рода добавок, присадок и т.д. (но не способы их введения).

2.5.6. Объем выпуска, возможной реализации и экспорта объекта определяет необходимость проверки второстепенных, вспомогательных (а иногда и малозначительных) узлов и деталей либо возможность отказаться от их проверки без ущерба для обоснованности вывода о патентной чистоте объекта в целом.

Как правило, при небольшом объеме предполагаемого выпуска и экспорта изделий на патентную чистоту следует проверить лишь ограниченное число наиболее важных (базовых) технических решений. При крупном объеме выпуска (массовое производство) и предполагаемого экспорта проверке подлежит большинство технических решений, а иногда и все (кроме указанных в пункте 2.5.7), включая малозначительные узлы и детали.

Пример. Проверяется подшипник качения улучшенной конструкции из износоустойчивых материалов, выпускаемый по новому ГОСТу для применения в широких масштабах. На патентную чистоту следует проверить все технические решения, включая применяемые материалы.

2.5.7. Если техническое решение в соответствии с рекомендациями, изложенными в пунктах 2.5.2 - 2.5.6, подлежит проверке на патентную чистоту, следует оценить степень и сроки (давность) его известности. Технические решения, известность которых не превышает сроков действия патентов, должны быть проверены по патентным фондам стран проверки.

Узлы, детали, приемы и другие элементы, в точности совпадающие с описанными в патентной, технической и другой литературе в период времени, выходящий за пределы сроков действия патентов, как правило, на патентную чистоту в отношении стран с так называемой мировой новизной изобретений не проверяются. Проверка патентной чистоты таких элементов в отношении стран, в которых признается местная новизна (например, Египет), проводится в случае, если они относятся к технологическим процессам, положенным в основу строящихся в этих странах предприятий, к изделиям, которые будут выпускаться там по советской технической документации, к объектам массовых поставок, а также к дорогостоящему или уникальному оборудованию.

Пример. В отношении Канады, Италии и Египта требуется проверить патентную чистоту сплава, открыто применяемого в СССР более 25 лет (поступил в продажу в 1948 г.), но не описанного ни в одном из опубликованных источников. Сплав подлежит проверке в отношении Египта (местная новизна) и Канады (принимается во внимание только применение в стране) и не подлежит проверке в отношении Италии (мировая новизна по публикации и применению).

2.5.8. Наличие ГОСТа на определенный вид продукции, в том числе ГОСТа, устанавливающего конструкцию стандартизуемого изделия, либо другие нормы и требования, перечисленные в пункте 5.9 настоящей Инструкции, не освобождает от необходимости проверки на патентную чистоту всех остальных технических решений стандартизуемого объекта, не регламентированных данным стандартом.

2.5.9. Технические решения, защищенные советскими авторскими свидетельствами либо выданными советским организациям (гражданам) зарубежными патентами, подлежат проверке на равных основаниях со всеми другими техническими решениями, поскольку совокупность части признаков советского изобретения может быть предметом более раннего действующего патента.

2.5.10. В отдельных случаях выбор в объекте подлежащих проверке технических решений определяется не всеми перечисленными выше условиями, а объемом и состоянием (обработкой) фонда патентов исключительного права данной страны. Если количество этих патентов невелико (не превышает нескольких тысяч), то по соображениям уменьшения трудоемкости, экономии времени и повышения достоверности проверки, выделение в объекте подлежащих проверке технических решений не производится, а вместо этого проводят сплошной просмотр действующих патентов, которые могут иметь отношение к данному объекту, его узлам, деталям, механизмам и т.п.

2.6. ВЫБОР КОМПЛЕКТУЮЩИХ (ПОКУПНЫХ) ИЗДЕЛИЙ И ПОЛУФАБРИКАТОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ ЭКСПЕРТИЗЕ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (4-Й ЭТАП)

2.6.1. Цель этапа — установить перечень комплектующих (покупных) изделий и полуфабрикатов, сведения о патентной чистоте которых должны быть приняты во внимание при оценке патентной чистоты объекта в целом.

2.6.2. Условия, определяющие выбор подлежащих проверке комплектующих изделий и полуфабрикатов, в основном аналогичны условиям выбора технических решений, перечисленным в пункте 2.5.2. Для способов и веществ, поскольку комплектующих изделий эти объекты не содержат, нужно оценить лишь необходимость проверки на патентную чистоту полуфабрикатов (если они применяются).

2.6.3. В первую очередь следует оценить устройство с точки зрения масштабов его выпуска, наличия и характера в нем комплектующих изделий и выполняемых ими функций. В устройствах массового производства, в том числе поставляемых на экспорт крупными партиями (например, часы, фотоаппараты, транзисторные радиоприемники и т.д.), проверке подлежит большинство комплектующих изделий. В остальных устройствах, как правило, проверке подлежат только наиболее существенные комплектующие изделия, от которых непосредственно зависят технические данные, показатели, свойства и другие характеристики данного устройства.

Не проверяются комплектующие изделия, обладающие давней известностью, как об этом сказано в пункте 2.5.7.

При отборе комплектующих изделий, подлежащих проверке на патентную чистоту, следует оценить: количество комплектующих изделий данного вида, их стоимость, срок службы, периодичность замены (для запасных частей), а также принадлежность к одной или различным отраслям промышленности (например, манометры и подшипники), поскольку от этого зависит возможность сосредоточения патентов на такие изделия в руках одной или нескольких фирм.

2.6.4. Как правило, не проверяются на патентную чистоту (кроме устройств массового производства) комплектующие изделия, примененные в данном устройстве в небольших количествах и имеющие невысокую стоимость. Обязательной проверке подлежат все крупные и дорогостоящие комплектующие изделия.

Пример. В турбореактивном пассажирском самолете необходимо проверить патентную чистоту двигателей, основного радионавигационного оборудования и других важнейших устройств, но не следует проверять осветительные и сигнальные лампы, монтажные провода, сантехническое оборудование, кухонное оборудование, динамики и табло в салонах и т.д.

2.6.5. При решении вопроса о необходимости проверки на патентную чистоту комплектующих изделий, являющихся сменными (запасными) частями устройства, следует, помимо указанных выше условий, оценить срок их службы до замены, периодичность замены, сколько раз может быть заменена данная часть в пределах общего срока службы устройства в целом, количество данных запасных частей, поставляемых одновременно с устройством, будут ли впоследствии поставляться эти запасные части только изготовителем изделия или они имеются в продаже и могут быть приобретены потребителем самостоятельно.

Как правило, подлежат проверке на патентную чистоту комплектующие изделия, являющиеся существенными, часто сменяемыми запасными частями, которые либо поставляются вместе с устройством, либо будут поставляться потребителю впоследствии для обеспечения нормальной эксплуатации устройства в течение гарантированного или расчетного срока его службы.

2.6.6 Покупные полуфабрикаты (обработанное сырье) подлежат проверке на патентную чистоту при следующих условиях:

проверяемый способ предусматривает обязательное применение данного полуфабриката, например, гранулированного полимера, в качестве исходного сырья либо с другой целью;

проверяемое вещество изготовлено из вполне определенного полуфабриката (полуфабрикатов), причем это может быть установлено анализом либо другими путями;

проверяемое устройство содержит одну или несколько составных частей, изготовленных из полуфабрикатов, применение которых позволяет существенно улучшить характеристики устройства либо снизить его стоимость.

2.6.7. Как правило, сведения о патентной чистоте комплектующих изделий (полуфабрикатов) следует запросить в ЦНИИПИ, где имеется фонд информационных карточек на эти изделия. При отсутствии в фонде нужных сведений запрос следует адресовать изготовителю соответствующих изделий или полуфабрикатов.

2.7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОДБОР ТЕХНИЧЕСКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ НА ДАННЫЙ ОБЪЕКТ, ПО КОТОРОЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ЕГО ЭКСПЕРТИЗА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (5-Й ЭТАП)

2.7.1. Цель этапа — подобрать для проведения экспертизы на патентную чистоту техническую документацию, в которой с исчерпывающей полнотой показаны или описаны все без исключения технические решения, которые были отобраны для проверки по патентным фондам.

2.7.2. Для законченных разработкой объектов следует использовать рабочие чертежи (исполнительную документацию), а для объектов, находящихся в стадии разработки, — документацию, завершенную ко времени начала проверки. Если в ходе проверки продолжается разработка технической документации, то на соответствующих этапах и по окончании проверки следует заменить переработанные документы и, если это нужно, включить в состав используемой документации вновь разработанные документы, сделав при этом необходимые коррективы в экспертизе. Во всех случаях следует использовать только последнюю (по времени разработки) техническую документацию, в которой отражены все изменения и дополнения, внесенные в нее ко дню проверки. Все подлежащие проверке технические решения должны быть показаны или описаны в отобранной документации так, чтобы можно было получить исчерпывающую информацию об их технической сущности, формах выполнения, связях между ними и всех других элементах, подлежащих проверке.

Кроме того, дополнительная или более подробная техническая документация может потребоваться на стадии отбора и анализа патентов. В этом случае привлекается такая документация, где достаточно полно показаны или описаны те признаки проверяемого объекта, которые подлежат сопоставлению с соответствующими признаками изобретения по патенту.

2.7.3. При экспертизе на патентную чистоту устройств, как правило, используют общие виды, сборочные чертежи, а также конструктивные чертежи узлов, механизмов и других подлежащих проверке элементов. Для электрических устройств используют функциональные и принципиальные электрические схемы устройства в целом, а также соответствующие схемы подлежащих проверке элементов, а для механических устройств — их кинематические схемы. Наряду с чертежами следует использовать также пояснительные записки, инструкции по эксплуатации и другие текстуальные документы, способствующие более полному раскрытию сущности и особенностей проверяемых технических решений.

Для способов используют описания (регламент) соответствующего технологического процесса, способа измерений и т.п., а также имеющиеся схемы и другие вспомогательные материалы, в том числе относящиеся к применяемой аппаратуре.

Для веществ используют рецептуру проверяемого вещества и описание способа его получения.

2.7.4. В отдельных случаях подбор технической документации на первой стадии экспертизы производится в сокращенном объеме либо вовсе не производится, а именно:

если экспертиза патентной чистоты проводится только в отношении стран с малым фондом патентов исключительного права, когда она осуществляется методом сплошного просмотра этих патентов. В данном случае техническая документация подбирается на второй стадии экспертизы только для технических решений, затрагиваемых обнаруженными патентами;

если контрактом предусмотрена ограниченная ответственность поставщика за патентную чистоту объекта в пределах списка патентов, представленных заказчиком. При этих условиях на первой стадии экспертизы отбирается техническая документация соответственно патентам по списку.

2.8 ОПРЕДЕЛЕНИЕ КЛАССИФИКАЦИОННЫХ РУБРИК (6-Й ЭТАП) <*>

<*> Основное внимание здесь уделено рассмотрению только особенностей в определении классификационных рубрик, обусловленных требованиями экспертизы на патентную чистоту.

2.8.1. Цель этапа — установить исчерпывающий перечень рубрик международной и национальных систем классификации изобретений, в соответствии с которыми будет проводиться поиск патентов, имеющих отношение к каждому из технических решений, подлежащих проверке на патентную чистоту. При этом важнейшей задачей является установление минимального необходимого числа рубрик, обеспечивающих отыскание всех без исключения нужных для данного случая патентов в возможно более ограниченном массиве патентной документации.

2.8.2. Правильность установления необходимых для проведения поиска классификационных рубрик обеспечивается всесторонним учетом следующих факторов:

применяемой системы классификации изобретений и принципа ее построения в каждой из стран, в отношении которых проводится проверка;

времени введения действующей в стране классификации изобретений, т.е. следует ли учитывать ранее применявшуюся систему классификации;

объема патентной документации, т.е. количества действующих в стране патентов исключительного права;

вида источников (патентной документации), по которым предполагается проводить первоначальный поиск патентов;

степени обработки патентного фонда и наличия СПА по каждой из стран проверки;

вида (характера) проверяемого объекта — его сложности, числа подлежащих проверке технических решений и т.п.;

специфических условий, характерных для данного конкретного случая (если они имеются).

2.8.3. В настоящее время наиболее распространенной системой классификации является международная классификация изобретений (МКИ), на которую постепенно переходят многие страны Европы, в том числе Великобритания, Дания, Нидерланды, ФРГ, Швейцария, Швеция, страны — участницы СЭВ и некоторые другие. Наряду с этим многие страны, в том числе промышленно развитые (например, США, Япония и ряд других), пока применяют в основном свои национальные системы классификации.

В связи с этим, а также учитывая, что в пределах глубины поиска по времени при экспертизе на патентную чистоту (определяемой сроками действия патентов) даже в странах, уже полностью перешедших на МКИ, практически действовали две системы классификации изобретений, в большинстве случаев приходится вести отыскание классификационных рубрик по обеим системам — по национальной (действовавшей до введения МКИ) и по МКИ.

2.8.4. Основные особенности национальных систем классификации изобретений, которые следует учесть при экспертизе на патентную чистоту, заключаются в том, что в подавляющем большинстве этих систем за основу взят один из следующих двух принципов:

отраслевой (предметный), при котором все объекты распределены по рубрикам соответственно их применению в той или иной исторически сложившейся отрасли (подотрасли) техники. Для отраслевой классификации, как правило, наиболее характерным является отнесение к определенным рубрикам изделий как таковых, либо способов их изготовления. По отраслевому принципу в основном была построена германская система классификации изобретений. Этот принцип был положен также в основу национальных систем классификации большинства других европейских стран;

функциональный, при котором все объекты распределены по рубрикам соответственно выполняемым ими функциям или получаемому эффекту (тождественности функций либо эффекта). По этому принципу построена американская система классификации изобретений.

Однако практически ни в одной из существующих систем эти принципы в чистом виде до конца не выдержаны. Например, в германской системе имеются классы, построенные в значительной мере по функциональному принципу (класс 67 — «Полирование и шлифование», класс 8 — «Упаковка и транспортировка» и т.д.).

В американской системе некоторые виды машин индексируются не по выполняемым ими функциям, а по признакам обрабатываемых ими материалов (например, в классе 80 — «Прокатка металла»), а химические вещества — не по назначению или области применения, а по химическому составу.

В связи с этим в большинстве случаев, независимо от принципа построения применяемой в данной стране национальной системы классификации изобретений, все существенные для объекта технические решения (элементы), подлежащие проверке на патентную чистоту, должны быть, как правило, проиндексированы по двум направлениям: как по выполняемым ими функциям (например, разбрызгивание жидкости), так и по отраслевому признаку (например, пульверизатор, форсунка для жидкого топлива и т.д.). Что касается второстепенных для данного объекта элементов, то в большинстве случаев можно ограничиться отысканием для них одной рубрики, определяемой принципом построения данной системы (отраслевой или функциональной).

2.8.5. Международная классификация изобретений (МКИ) имеет основной целью унифицировать различные применяемые в настоящее время системы на базе единой классификации. Она является наиболее логичной, и хотя по своему содержанию и построению МКИ ближе всего к германской системе, однако в ней органически учтены и все те достоинства, которые присущи системам функциональным. По этой причине при определении рубрик по МКИ, как правило, нет необходимости двойного (отраслевого и функционального) их отыскания.

2.8.6. При экспертизе на патентную чистоту в отношении развитых в промышленном отношении стран мира с большим объемом патентного фонда (США, ФРГ, Великобритания, Япония и др.) классификационные рубрики определяют с максимально допускаемой данной системой дробностью делений (как правило, до подгруппы включительно) с использованием всего имеющегося на месте СПА. Если полного СПА на месте не имеется, уточнение рубрик следует провести позднее, при работе с полными фондами (ОПФ, ТПФ, фонды ВПТБ).

При экспертизе в отношении остальных стран, как правило, можно обойтись определением глубины рубрик по двум (класс — подкласс), а иногда даже по одной ступени (только класс). Определение только одной ступени (класс) наиболее целесообразно в случаях, если число действующих патентов исключительного права в данной стране невелико, причем в СССР имеется перечень (библиографический сборник, указатель) наименований этих патентов. Это позволит не только облегчить отыскание классификационных рубрик, но и даст возможность сразу охватить поиском практически все патенты, имеющие отношение к данному объекту.

2.8.7. Особенности отыскания классификационных рубрик, определяемые видом проверяемого объекта (новая разработка, объект массового экспорта, единичная поставка и т.д.), а также другими специфическими условиями, характерными для различных объектов, изложены в разделе IV настоящей Инструкции (пункты 5.1 - 5.10).

2.9. ВЫБОР ПАТЕНТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ, ПО КОТОРОЙ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ЭКСПЕРТИЗА ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (7-Й ЭТАП)

2.9.1. Цель этапа — определить для каждой из стран тот вид патентной документации, который обеспечивает возможность ознакомления со всеми без исключения действующими в данной стране патентами исключительного права, относящимися к проверяемому объекту.

2.9.2. Вид патентной документации, используемой на том или ином этапе экспертизы на патентную чистоту, определяется назначением данного этапа, а именно:

на этапе первоначального поиска патентов, которые в принципе могут иметь отношение к проверяемому объекту, следует использовать только те официальные источники, которые содержат сведения обо всех действующих патентах исключительного права. При этом подробность сведений имеет второстепенное значение — важна лишь их достаточность для того, чтобы нужный патент не был пропущен при просмотре данного источника, т.е. как минимум, наличие выходных данных патента. Как правило, к такого рода источникам относятся официальные патентные бюллетени (первичная документация) либо изданные ЦНИИПИ официальные сборники (перечни) патентов некоторых стран (вторичная документация);

на этапе систематизации и отбора найденных патентов для их дальнейшего исследования следует использовать источники, содержащие более подробные сведения (например, реферативные издания патентных ведомств, отдельных информационных фирм или организаций), а также, если это необходимо, описания изобретений к патентам;

на этапе детального анализа патентов следует использовать только полные описания изобретений к патентам. Другие виды патентной документации могут привлекаться лишь в качестве вспомогательных материалов.

В настоящем разделе рассматриваются лишь принципы выбора патентной документации для первоначального поиска патентов (этап 9), поскольку это необходимо для формирования программы экспертизы на первой ее стадии. Вопросы, относящиеся к использованию патентной документации на последующих этапах экспертизы (этапы 10 - 13), рассмотрены при изложении содержания этих этапов (пункты 3.3 - 3.6, а также 4.1 - 4.3).

2.9.3. Обязательный минимум первичных сведений, которые необходимы для проведения первоначального патентного поиска при экспертизе на патентную чистоту и которые должны содержаться в официальных патентных бюллетенях (или соответствующих изданиях ЦНИИПИ), сводится к следующему:

наименование изобретения;

наименования патентовладельца и действительного изобретателя (изобретателей);

классификационный индекс (индексы), к которому отнесено данное изобретение;

номера патента и заявки, по которой он выдан;

дата подачи заявки и ее приоритет (для конвенционных заявок);

дата выдачи патента (для стран, где срок его действия исчисляется с этой даты).

Эти сведения (выходные данные) содержатся почти во всех официальных патентных бюллетенях стран мира.

Кроме того, желательно для первоначального отбора патентов иметь также и следующие сведения:

краткую характеристику основного содержания изобретения по патенту, в виде его аннотации, реферата или пункта (пунктов) патентной формулы;

чертежи (один или несколько), если они имеются в описании изобретения.

Такие дополнительные сведения содержатся в официальных изданиях патентных ведомств СССР, США, Великобритании и ряда других промышленно развитых стран.

2.9.4. Ниже приведены (табл. 2) данные об официальной патентной документации некоторых стран, которую рекомендуется использовать для первоначального поиска при экспертизе на патентную чистоту. Все указанные документы содержат перечисленный выше обязательный минимум необходимых сведений. Наличие остальных (желательных) данных показано в графе 4 табл. 2.

<*> Помимо США, издание включает сведения об изобретениях ФРГ, Японии, Франции и Великобритании.

2.9.5. Для экспертизы в отношении социалистических стран, а также стран преимущественного экспорта СССР, по которым начиная с 1964 г. издавались библиографические указатели патентов (для различных стран они начали издаваться после 1964 г. в разное время), в первое издание были включены все действующие в соответствующей стране патенты исключительного права, вследствие чего предшествующие материалы, как правило, можно не привлекать.

2.9.6. В каждое очередное издание "Библиографического указателя патентов, действующих в СССР" включены все без исключения патенты, не утратившие силу по состоянию на 31 декабря истекшего года. Поэтому при экспертизе в отношении СССР следует дополнительно привлечь все вышедшие номера бюллетеня "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки" текущего года.

2.10. ФОРМИРОВАНИЕ И СОГЛАСОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (8-Й ЭТАП)

2.10.1 Цель этапа - составление первого раздела экспертного заключения о проверке патентной чистоты объекта по установленной форме.

2.10.2. В результате работы, проделанной на первых семи этапах, следует составить программу экспертизы, т.е. первый раздел экспертного заключения о проверке патентной чистоты объекта, включающий:

вводную часть;

краткую характеристику объекта;

перечень технических решений, подлежащих проверке по патентным фондам;

перечень существенных для объекта технических решений, которые ввиду их давней известности по патентным фондам можно не проверять;

перечень комплектующих изделий, сведения о патентной чистоте которых необходимо получить.

2.10.3. Вводная часть содержит сведения об организации (предприятии), разработавшей данный объект, о времени его разработки (начало разработки - дата утверждения технического задания, окончание - дата утверждения технической документации на изготовление объекта), заводе-изготовителе.

Указывается цель проверки (см. пункт 2.3), а также страны, занимающие ведущее место в данной отрасли техники, и те страны, в отношении которых будет проводиться экспертиза. Кроме того, указываются виды промышленной собственности, в отношении которых должен быть проверен данный объект (с учетом рекомендаций, изложенных в пунктах 4.1 - 4.3 настоящей Инструкции).

2.10.4. В краткую характеристику объекта, наряду с общими сведениями о проверяемом объекте, следует включить и некоторые дополнительные сведения, необходимые для последующего составления патентного формуляра по ГОСТ 2.110-68, а именно:

данные об отечественных изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), использованных при разработке объекта (в том числе и изобретениях других советских организаций и предприятий), с указанием выходных данных авторских свидетельств и патентов, полученных за рубежом;

данные об изобретениях (полезных моделях, промышленных образцах), созданных в ходе разработки объекта;

источники известности технических решений, примененных в данном объекте (с указанием сведений, необходимых для заполнения граф 3 и 4 раздела 2 патентного формуляра), степень доступности этих источников неограниченному кругу лиц;

сведения об иностранных фирмах, выпускающих (разрабатывающих) аналогичные объекты.

2.10.5. Все остальные разделы первой части экспертного заключения заполняются на основании данных, полученных при выполнении предшествующих семи этапов экспертизы.

2.10.6. Программа проведения экспертизы объекта на патентную чистоту (первая часть экспертного заключения) должна быть согласована с должностным лицом, ответственным за разработку объекта в целом - ведущим конструктором, главным инженером проекта, руководителем разработки проекта стандарта и т.п., а также с руководителем патентного подразделения организации или предприятия.

Раздел II

3. ОБЩАЯ МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ. ВТОРАЯ СТАДИЯ

3.1. СОДЕРЖАНИЕ ВТОРОЙ СТАДИИ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

3.1.1. В общем случае вторая стадия экспертизы имеет целью на основании выработанной программы (этапы 1 - 8) подготовить все данные для обоснованных выводов о патентной чистоте объекта и подразделяется на следующие пять основных этапов:

9. поиск патентов, которые могут иметь отношение к проверяемому объекту;
10. систематизацию обнаруженных патентов, их предварительную оценку и отбор патентов, требующих дальнейшего детального исследования, проверку их действительности;
11. детальный анализ (исследование) отобранных патентов;
12. поиск патентов-аналогов и их анализ;
13. проверку правомерности выдачи мешающих патентов.

3.1.2. Девятый этап (поиск патентов) выполняется во всех случаях проведения экспертизы объекта на патентную чистоту. Необходимость выполнения остальных этапов второй стадии экспертизы определяется в зависимости от результатов поиска патентов.

3.2. ПОИСК ПАТЕНТОВ, ИМЕЮЩИХ ОТНОШЕНИЕ К ПРОВЕРЯЕМОМУ ОБЪЕКТУ (9-Й ЭТАП)

3.2.1. Цель этапа - выявить в патентном фонде стран, в отношении которых ведется экспертиза объекта на патентную чистоту, все без исключения действующие патенты, которые могут иметь отношение к техническим решениям и другим элементам данного объекта, подлежащим проверке по патентным фондам.

3.2.2. Поиск патентной документации, проводимый при экспертизе, определяется необходимостью отыскания всех без исключения действующих патентов, которые могут лишить патентной чистоты проверяемый объект в странах, в отношении которых ведется его проверка. В связи с этим в первую очередь следует установить глубину поиска (т.е. максимальный срок, за который необходимо просмотреть патенты) и вид (виды) поиска, который должен быть проведен исходя из конкретных условий выполнения экспертизы.

3.2.3 Глубина поиска определяется:

сроком действия патентов в данной стране с учетом возможности их продления;

временем (датой) известности проверямого объекта, его узлов, деталей и элементов с учетом особенностей патентного законодательства данной страны в отношении новизны изобретений (мировая или местная как по публикациям, так и по открытому применению в стране и за ее пределами), а также с учетом сроков рассмотрения заявок в данной стране.

Как правило, поиск следует осуществлять за полный номинальный (т.е. установленный патентным законодательством) срок действия патентов в данной стране. Уменьшение срока поиска допустимо лишь для объектов, известность которых безусловно подтверждается доступными неограниченному кругу лиц источниками, которые по закону данной страны могут быть противопоставлены мешающему патенту. При этом во всех случаях начальный срок поиска определяется сроком действия патентов, а конечный - датой известности с добавлением срока рассмотрения заявок в данной стране.

Увеличивать глубину поиска в отношении стран, где возможно продление срока действия патента, следует лишь в тех случаях, когда проверяется весьма существенное ("базовое") для данного объекта техническое решение, причем можно предположить, что патентовладелец по независящим от него обстоятельствам не мог полностью использовать свой патент в течение номинального срока его действия.

3.2.4 В общем случае патентный поиск при экспертизе на патентную чистоту осуществляется в следующих формах:

а) в форме предметного или тематического поиска, когда исходя из того, какие технические решения объекта, его узлы, агрегаты, механизмы и др. элементы подлежат проверке, поиск патентов ведут по классификационным рубрикам, соответствующим этим элементам. Как правило, предметный поиск применяется при экспертизе в отношении стран с относительно большим фондом патентов исключительного права, а также во всех других случаях, когда на первой стадии экспертизы определялись классификационные индексы (рубрики) проверяемых технических решений (см. пункт 2.8).

б) в форме фирменного (именного) поиска, когда известно, что работами в соответствующей области занято ограниченное число фирм, причем перечень таких фирм практически носит исчерпывающий характер, благодаря чему изучение патентов других фирм не увеличивает степени полноты патентного поиска. Как правило, этот вид поиска (вместо предметного) можно использовать лишь в отдельных случаях проверки на патентную чистоту научно-исследовательских работ, новых разработок и проектов стандартов. При экспортных поставках, продаже лицензий, экспонировании и других случаях заменять предметный поиск фирменным нельзя.

Пример. В Великобритании производство и экспорт электрических генераторов контролируют две компании ("Дженерал электрик энд Инглиш электрик" и "Рейрол пирелли"), производство кабелей и проводов - также две компании ("Бритиш инсулейтид кеблз" и "Пирелли энд филд"). В этих случаях, если проводится экспертиза вновь разрабатываемых генераторов в отношении ведущих в данной отрасли стран, по Великобритании можно ограничиться фирменным поиском. Однако, если проверка ведется в связи с экспортом партии генераторов в Великобританию, то фирменным поиском ограничиться уже нельзя, поскольку в этой стране могут быть действующие патенты ряда иностранных (а не только английских) фирм;

в) в форме смешанного (комбинированного) поиска, когда предметный поиск, проводимый по ограниченному кругу стран (как правило, наиболее развитых в данной отрасли), дополняется фирменным поиском, проводимым с целью отыскания патентов определенных фирм, полученных ими в других странах.

Основным видом патентного поиска при экспертизе на патентную чистоту является предметный поиск. Фирменный поиск применяется значительно реже, однако в ряде случаев он проводится в дополнение к поиску предметному, в результате чего последний переходит в форму смешанного патентного поиска.

В ряде случаев (отсутствие классификации изобретений, малый патентный фонд и др.) вместо перечисленных видов патентного поиска при экспертизе на патентную чистоту применяется специфический, характерный только для этого вида работы поиск путем сплошного просмотра наименований патентов данной страны.

3.2.5. При отсутствии выверенных на полноту документационных подборок типа подборок комплектуемого фонда Государственной экспертизы изобретений (ФГЭИ) ВНИИГПЭ проведение предметного поиска патентной документации начинают с патентных бюллетеней (или иных материалов) с наиболее ранней датой в пределах выбранного интервала времени и далее в порядке следования номеров бюллетеней за каждый очередной календарный год, поскольку нарушение такой последовательности может привести к пропуску отдельных номеров бюллетеня. Кроме того, такой последовательный просмотр дает возможность судить о развитии и дальнейшей патентной защите изобретений, имеющих отношение к проверяемому объекту.

3.2.6. Предметный поиск в каждой из намеченных к просмотру классификационных рубрик первоначально ведут по наименованиям изобретений. При этом для дальнейшего анализа отбираются патенты на изобретения, которые по наименованию могут иметь отношение к проверяемому объекту. Следует учитывать, что в европейских странах, применяющих германскую систему составления описания изобретения, наименование изобретения входит в качестве одного из признаков в первый (независимый) пункт патентной формулы. Поэтому при поиске по этим странам можно отбирать лишь патенты на те изобретения, которые по наименованию непосредственно касаются проверяемого объекта. Например, патент Австрии на "Устройство для отбора средней пробы жидкости из трубопровода на устье скважины" может распространяться лишь на такое устройство, с помощью которого отбирают только средние (но не какие-либо иные) пробы жидкости, причем пробы эти отбираются только из трубопровода (но не из других агрегатов оборудования скважины, например насосов), расположенного на устье (но не в других местах) скважины.

Однако необходимо учитывать, что возможны исключения из этого правила. Например, в патенте ГДР, выданном на "Цветное телевизионное устройство", первый пункт патентной формулы начинается словами "Цветной телевизионный передатчик", а шестой - "Цветной телевизионный приемник".

В патентах стран, применяющих другие системы составления описаний изобретений, не требуется точного совпадения наименования изобретения с началом текста первого пункта патентной формулы, вследствие чего наименование изобретения не всегда точно характеризует его сущность.

Пример. Изобретение по английскому патенту N 1137791 называется "Обнаружение перегрузок", хотя фактически патентуется не способ обнаружения перегрузок, а устройство для их обнаружения.

В ряде случаев наименование вообще не охватывает всех применений изобретения, характеризуя лишь один из возможных вариантов.

Более того, благодаря наличию в некоторых американских патентных описаниях так называемых расширительных параграфов, наименование изобретения может в отдельных случаях ввести в заблуждение относительно его возможного применения, вследствие чего при поиске патентов США, помимо наименования, следует обязательно ознакомиться с чертежом (если он имеется) и пунктом патентной формулы (или аннотацией) изобретения.

Если ведется поиск английских патентов по реферативному изданию "Abridgments of Specifications", то следует иметь в виду, что наименование рефератов во многих случаях не совпадает с наименованием изобретения, указанного в выходных данных полного патентного описания или в официальной публикации патентного бюллетеня.

Пример. В публикации в "Официальном патентном бюллетене Великобритании" о выдаче патента N 962851 его наименование дано как "Методы клеевого крепления", а в "Abridgments of Specifications" публикация реферата об этом же изобретении дана уже под названием "Клеевая обувь".

3.2.7. Если по наименованию изобретения будет установлено, что оно в принципе может иметь отношение к проверяемому объекту, то далее следует ознакомиться с другими материалами, содержащимися в данном источнике: резюме французского патента (до 1968 г.), рефератом английского патента, пунктом формулы или аннотацией американского патента и т.п., а также с чертежом (если он имеется). Как правило, ознакомление с наименованием изобретения, упомянутыми дополнительными сведениями и чертежом дает возможность предварительно установить, относится ли данное изобретение к проверяемому объекту и требуется ли дальнейшее изучение описания изобретения. Если по наименованию, чертежу и другим имеющимся данным такой вывод сделать затруднительно, то выявленный патент должен быть включен в перечень для дальнейшего детального исследования.

3.2.8. Если имеющиеся источники, по которым ведется поиск, содержат только наименования изобретений, следует во всех сомнительных случаях ознакомиться с полным описанием изобретения. Если при первоначальном поиске это сделать нельзя (например, ввиду отсутствия полных описаний в фонде), то такой патент нужно внести в перечень для дальнейшего исследования.

3.2.9. При проверке важных объектов экспорта, лицензий и т.п. по странам с длительными сроками экспертизы заявок и публикаций данных о выданных патентах (например, США) рекомендуется использовать сведения о выдаче патентов гражданам и фирмам упомянутых стран, публикуемые в патентных бюллетенях промышленно развитых стран с явочной системой рассмотрения заявок (например, Бельгия), а также сведения о выложенных заявках на изобретения в странах с отсроченной экспертизой (например, ФРГ, Франция).

3.2.10. При именном (фирменном) поиске следует начать с выбора "ключа" поиска, т.е. определить, будет ли поиск вестись по имени патентообладателя (чаще всего по наименованию фирмы) или по имени изобретателя. Необходимо иметь в виду, что поиск по именам изобретателей проводится значительно реже, поскольку эти имена часто бывают заранее неизвестными и могут быть установлены лишь после того, как будут найдены соответствующие патенты. Следует также отметить, что по некоторым странам именной поиск возможно провести лишь в виде поиска фирменного, так как именных указателей по фамилиям изобретателей в ряде стран нет.

3.2.11. При проведении фирменного поиска необходимо правильное указание точного наименования фирмы в оригинальном написании на языке соответствующей страны, поскольку всякая транскрипция этого наименования, например на русском языке, крайне затрудняет поиск и неизбежно приведет к существенным ошибкам. При этом необходимо не только воспроизвести оригинальное написание наименования фирмы на языке страны, но и точно сохранить порядок слов (букв) в этом наименовании.

3.2.12. В качестве патентной документации, необходимой и достаточной для проведения именного поиска, используются именные алфавитные указатели (специальные или помещаемые в патентных бюллетенях), в которых в алфавитном порядке перечислены наименования фирм-патентообладателей с указанием номеров выданных им в данной стране патентов, а в ряде стран (США, ФРГ и др.) годовые указатели, в которых, кроме наименования фирм, приводятся фамилия, имя (инициалы) изобретателя.

3.2.13. Смешанный поиск обычно проводится в особо ответственных случаях (например, при передаче технической документации на важный объект, продаже крупной лицензии, крупной экспортной поставке и т.п.) с целью более надежного выявления всех патентов определенных фирм, имеющих непосредственное отношение к проверяемому объекту. В ходе такого поиска иногда можно обнаружить патенты, которые в силу различных причин были проиндексированы по другим классификационным рубрикам, не учтенным ранее. Если подобные патенты обнаруживаются, следует незамедлительно расширить сферу предметного поиска с тем, чтобы в этих новых классификационных рубриках найти патенты, относящиеся к проверяемому объекту. Наоборот, если в ходе предметного поиска выявляются патенты новых, не известных ранее фирм, то следует дополнительно провести именной поиск по наименованиям таких фирм с целью получения исчерпывающей информации обо всех патентах, затрагивающих проверяемый объект.

3.2.14. Расширение границ предметного поиска следует провести и в тех случаях, когда в обнаруженных патентах стран, где на описаниях изобретений указано несколько классификационных рубрик (например, патенты Великобритании), выявляются рубрики, не учтенные ранее, причем эти рубрики либо повторяются в нескольких патентах (т.е. не являются случайными), либо к ним отнесены патенты на существенно важные для данного объекта технические решения. Кроме того, расширение границ поиска может быть произведено на основании учета новых классификационных рубрик ссылочных патентов, указываемых в конце патентных описаний США. Для этой цели можно использовать издаваемые ЦНИИПИ "Указатели ссылок в патентной литературе США" (выпускаются по годам). Порядок работы по этим указателям изложен в пояснениях к ним.

3.2.15. Во всех случаях расширения границ предметного поиска (по результатам именного, по вновь обнаруженным классификационным рубрикам и др.) его следует дополнительно провести за весь период, установленный для данного поиска в целом, т.е. с его начальной даты (а не с даты обнаружения оснований для расширения границ поиска по классам).

3.2.16. Если поиск ведется по изданным ЦНИИПИ библиографическим сборникам наименований действующих патентов стран с малым фондом патентов исключительного права, то для дальнейшего рассмотрения следует отобрать все патенты на изобретения, которые по своему наименованию могут иметь отношение к проверяемому объекту и его элементам.

3.2.17. В результате всех видов поиска следует составить перечень патентов, требующих дальнейшего более подробного изучения и систематизации. В перечне необходимо указать следующие данные:

При указании класса следует привести классификационные рубрики по МКИ (если они даны в патенте) и по национальной классификации изобретений (если она в течение срока действия патента применялась или применяется в данной стране).

В графе "Для отметок" на последующем этапе (см. пункт 3.3) делаются отметки о действии данного патента и о необходимости его дальнейшего детального анализа.

3.3. СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ОБНАРУЖЕННЫХ ПАТЕНТОВ, ИХ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА И ОТБОР ПАТЕНТОВ, ТРЕБУЮЩИХ ДАЛЬНЕЙШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ (10-Й ЭТАП)

3.3.1. Цель этапа - выявить и отобрать из числа обнаруженных действующие патенты, которые достаточно близко затрагивают проверяемый объект и в силу этого требуют детального анализа для обоснованного решения вопроса об их возможном нарушении и последующих рекомендаций.

3.3.2. Систематизацию и предварительную оценку патентов, обнаруженных на предыдущем этапе в ходе патентного поиска, лучше осуществлять путем ознакомления с полными текстами описаний изобретений к патентам. Эту работу целесообразно проводить на базе полных патентных фондов по соответствующим кассетам с описаниями изобретений, микрофильмам и другим имеющимся источникам. Если на месте таких источников нет либо они недостаточны, необходимо заказать копии полных описаний к патентам.

3.3.3. Для удобства дальнейшего рассмотрения и оценки в зависимости от количества обнаруженных патентов производится их систематизация по странам, фирмам, техническим решениям и другим признакам. При небольшом числе подлежащих первоначальному рассмотрению патентов (в пределах 3 - 8 по каждой из стран) можно ограничиться систематизацией только по странам. При значительном количестве патентов (более 10 в данной стране) следует провести их дальнейшую систематизацию внутри каждой из стран в такой последовательности:

по фирмам (патентовладельцам);

по защищаемым техническим решениям;

по оставшимся срокам действия;

по приоритетным датам.

3.3.4. Систематизация по фирмам (патентовладельцам) позволяет объединить запатентованные технические решения, относящиеся к сфере деятельности данной фирмы (фирм), и определить область, на которую могут распространяться ее патентные права. Чем больше затрагивающих объект патентов принадлежит одной фирме, тем более вероятно предъявление ею претензий в случае нарушения этих патентов и тем тщательнее и глубже должен быть проведен их анализ. Кроме того, систематизация по фирмам-патентовладельцам позволяет решить вопрос о необходимости проведения дополнительного фирменного поиска, если патенты данной фирмы относятся к наиболее важным техническим решениям проверяемого объекта, или о расширении границ предметного поиска, если будут обнаружены не учтенные ранее классификационные рубрики, имеющие значение для проверяемого объекта.

3.3.5. Систематизация по техническим решениям позволяет установить количественное распределение патентов по основным группам элементов (технических решений) проверяемого объекта и определить, какие конкретно технические решения (основные или второстепенные) затрагиваются наибольшим числом патентов. Рекомендуется группировать патенты по следующим категориям технических решений:

а) для устройств:

способы (технологические процессы), реализуемые с помощью данного устройства;

принципиальная схема (электрическая или кинематическая) устройства;

общая компоновка устройства и его важнейших агрегатов (узлов, блоков);

конструкция основных агрегатов (узлов, блоков);

вспомогательные и второстепенные агрегаты, узлы, блоки (схема, компоновка, конструкция);

материалы, из которых выполнено устройство, его узлы и детали;

способы (технологические процессы) изготовления устройства и его важнейших частей;

б) для способов:

состав и последовательность выполнения этапов, стадий, операций, приемов;

режимы, параметры и другие характеристики способа (технологического процесса) в целом или его стадий, а также особенности их выполнения;

применяемое оборудование и аппаратура (в том числе контрольно-измерительная);

применяемые материалы и вещества (исходное сырье, полуфабрикаты, катализаторы, присадки и т.д.);

продукция, получаемая с помощью данного способа;

в) для веществ:

качественный и количественный состав вещества;

способы получения данного вещества;

применение данного вещества.

3.3.6. Систематизация по оставшимся срокам действия патентов позволяет установить те патенты, которые еще могут быть действующими ко времени последующего изготовления и реализации объекта в стране и за рубежом.

3.3.7. Систематизация по приоритетным датам позволяет оценить время появления изобретений, относящихся к основным техническим решениям проверяемого объекта. Она проводится внутри каждой группы технических решений, причем патенты располагаются начиная с наиболее ранней приоритетной даты, что дает возможность судить о развитии запатентованных решений.

3.3.8. При рассмотрении полного патентного описания для определения необходимости его дальнейшего детального анализа следует прежде всего ознакомиться с вводной частью, где указывается область, к которой относится данное изобретение, и с целями изобретения, которые обычно перечисляются вслед за изложением известных решений технической задачи и тех их недостатков, на преодоление которых направлено данное изобретение. Если цели применения изобретения по патенту совпадают с целями применения проверяемого технического решения, следует ознакомиться с разделом описания, излагающим сущность изобретения.

Если, судя по рассмотренным разделам описания, патент имеет непосредственное отношение к проверяемому объекту, его узлам и другим элементам, патент следует включить в перечень для дальнейшего детального анализа даже в том случае, если область применения изобретения по патенту не совпадает с областью применения проверяемого объекта, однако его техническая сущность достаточно близка к соответствующим техническим решениям объекта.

3.3.9. Патент следует исключить из дальнейшего рассмотрения в тех случаях, когда становится очевидным, что изобретение по патенту решает задачу принципиально иначе по сравнению с проверяемым техническим решением.

Внешние различия в формах выполнения изобретения, показанные на чертежах патентного описания по сравнению с чертежами проверяемого объекта, как правило, не могут служить основанием для исключения данного патента из дальнейшего рассмотрения, поскольку различные конкретные формы выполнения изобретения (в том числе и не показанные на чертежах патентного описания, где обычно дается один или несколько из возможных вариантов выполнения изобретения) могут охватываться пунктами патентной формулы, что можно установить лишь при детальном анализе патента.

3.3.10. В результате предварительного рассмотрения и отбора составляется перечень патентов, подлежащих дальнейшему детальному анализу по форме:

3.3.11. В отношении всех патентов <*>, включенных в перечень (графа 2), следует первоначально проверить, является ли данный патент действующим, т.е. своевременно ли уплачена пошлина за его охрану. Сведения о патентах, утративших силу из-за неуплаты очередной пошлины (с учетом льготного срока уплаты), регулярно публикуются в специальных разделах официальных патентных бюллетеней. Патенты, досрочно прекратившие свое действие из-за неуплаты пошлины, из дальнейшего рассмотрения исключаются, кроме патентов стран, где по закону возможно восстановление утративших силу патентов. Такие патенты не исключаются, если еще не истек установленный законом срок для восстановления патента.

<*> Кроме патентов стран, где нет ежегодной пошлины за охрану патентов (например, США).

3.3.12. По каждому из оставшихся в перечне (пункт 3.3.10) патентов следует проверить достаточность для сопоставительного анализа той технической документации, которая была отобрана на 5-м этапе экспертизы (пункты 2.7.1 - 2.7.4). При этом исходят из технической сущности защищенного патентом изобретения и степени подробности его раскрытия в тексте патентного описания и на чертежах. Необходимо обеспечить, чтобы каждый из признаков этого изобретения, включенных в патентную формулу, либо был четко показан (изображен или описан) в технической документации на проверяемое решение, либо можно было достоверно установить отсутствие данного признака в проверяемом решении. Если ранее отобранная техническая документация не позволяет этого сделать, необходимо дополнительно привлечь такую официальную документацию (детальные чертежи, схемы, описания и пр.), которая удовлетворяла бы указанным выше требованиям.

3.4. ДЕТАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОТОБРАННЫХ ПАТЕНТОВ (11-Й ЭТАП)

3.4.1. Цель этапа - путем выявления, всестороннего рассмотрения и оценки защищенных патентом признаков изобретения и их совокупности в сопоставлении с соответствующими признаками проверяемого объекта установить, распространяется ли данный патент на проверяемый объект или его часть, т.е. подпадает ли объект под действие этого патента.

3.4.2. Анализ патента, проводимый в рамках экспертизы объектов техники на патентную чистоту, заключается в выполнении следующих операций <*>:

<*> Анализ патентов, проводимый в других целях (определение технического уровня, прогнозирование тенденций развития отрасли и т.п.), имеет другое содержание и в данной Инструкции не рассматривается.

выявлении частей описания изобретения к патенту, имеющих правовое значение для установления объема прав патентовладельца (права из патента);

определении системы построения патентной формулы (именуется также формула изобретения, предмет изобретения, пункты патентования, патентные притязания) <**>;

<**> В дальнейшем для краткости будут, как правило, применяться термины "патентное описание", "права из патента" и "патентная формула".

определении пунктов патентной формулы, анализ которых необходим для выявления максимальных границ объема прав из патента;

выявлении всех признаков изобретения и их совокупности по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы;

сопоставлении признаков защищенного патентом (раздельно по каждому пункту патентной формулы) изобретения с соответствующими признаками проверяемого объекта;

определении существенности каждого из неиспользованных в проверяемом объекте признаков защищенного патентом изобретения;

изучении возможности расширительного толкования формулы на основе признания эквивалентным каждого из неиспользованных в объекте существенных признаков защищенного патентом изобретения;

выводе о распространении действия пункта патентной формулы и патента в целом на проверяемый объект (или его часть).

3.4.3. Основой для анализа патента может являться только аутентичный <***> перевод на русский язык полного текста патентного описания. Как правило, нельзя вести анализ патента по сокращенному переводу, за исключением тех случаев, если рассмотрение патентной формулы дает исчерпывающие основания для выводов об отношении данного патента к проверяемому объекту, когда заведомо не требуется обращения к другим частям патентного описания для толкования или разъяснения примененных в формуле терминов. Однако и в этом случае необходимо наличие полного и аутентичного перевода всех пунктов патентной формулы.

<***> Под аутентичным понимается научно и документально адекватный и достоверный перевод, дающий возможность использовать его наравне с подлинником как официальный документ.

Перевод патентного описания должен быть выполнен лицом, хорошо знающим не только язык оригинала и техническую сущность данной проблемы, но и достаточно знакомым со спецификой перевода патентной документации, иначе неизбежны серьезные ошибки в определении объема прав патентовладельца. В переводе должны быть полностью сохранены форма и стилевые особенности оригинала. Недопустимо пользоваться переводами, которые отходят от принятого в данной стране национального стереотипа патентного описания, и с целью большой доступности для наших специалистов выполнены применительно к правилам составления описаний изобретений в СССР.

Особо точным должен быть перевод патентной формулы, в котором необходимо строго сохранять все ее формальные и специфические особенности.

3.4.4. Главной правовой частью патентного описания, имеющей основное значение для определения объема прав из патента, является патентная формула. Как правило, объем прав из патента определяется на основании патентной формулы, назначение которой заключается именно в установлении точных границ, в пределах которых действует исключительное право патентовладельца <*> и за которые оно выходить не может. Однако в большинстве стран мира на практике патентная формула, являющаяся во всех случаях основой для определения объема прав из патента, толкуется не обособленно, а с учетом и других разделов патентного описания, которые, не изменяя по существу и не увеличивая число признаков изобретения, охватываемых патентной формулой (или ее пунктом), иногда дают возможность расширенного толкования применяемых в ней терминов и определений. Это в ряде случаев может существенно изменить границы применения изобретения и должно быть учтено при определении объема прав из патента. Разделы описания, предусматривающие такое расширенное толкование терминов патентной формулы, иногда носят название "расширительных". Они были особенно характерны для некоторых патентных описаний США прошлых лет.

<*> Здесь и далее имеются в виду только патенты исключительного права.

Помимо "расширительных" разделов патентного описания, важных для правильного толкования патентной формулы, правовое значение имеет раздел, в котором указываются цели, на осуществление которых направлено данное изобретение, поскольку при решении вопроса о нарушении патента учитывается совпадение проверяемого объекта с запатентованным не только по его выполнению и способу работы (в соответствии с патентной формулой), но и по создаваемому эффекту и функциям, т.е. по общности (эквивалентности) целей, которые достигаются как с помощью проверяемого объекта, так и тех целей, на достижение которых направлено изобретение по патенту. Как правило, патент распространяется на проверяемый объект в тех случаях, когда этот объект, во-первых, подпадает под действие патентной формулы (см. пункт 3.4.11), и, во-вторых, выполняет те же функции, тем же способом и с тем же эффектом (совпадение целей).

Кроме того, во всех сомнительных случаях, а также для более точного толкования патентной формулы, следует привлекать при необходимости и другие разделы патентного описания, в частности те, где указано на преодоление каких недостатков известных устройств, способов или веществ направлено данное изобретение.

Таким образом, правовое значение для определения объема прав из патента имеют, как правило, следующие разделы описания:

патентная формула;

раздел, в котором указаны цели изобретения;

расширительные параграфы (если они имеются).

Вместе с тем при анализе патента необходимо самым тщательным образом изучить весь текст и чертежи патентного описания, поскольку без этого невозможно полностью уяснить все особенности запатентованного изобретения и правильно определить объем прав из патента на основании разделов, имеющих правовое значение.

3.4.5. Определить систему построения патентной формулы требуется для того, чтобы правильно выбрать необходимую последовательность и методику анализа пунктов патентной формулы.

Хотя системы изложения патентной формулы в различных странах мира отличаются между собой, однако большинство из них по принципу своего построения может быть сведено к двум основным системам - германской (ее иногда называют европейской) и американской.

По германской системе (действует в большинстве стран Европы, включая СССР) пункт формулы излагается в виде двух частей - ограничительной (совокупность признаков, общих с прототипом) и отличительной (совокупность признаков, отличающих данное изобретение от прототипа). Формула строится в зависимой форме (многозвенная формула), когда независимым является, как правило, только первый, главный пункт, а остальные зависят либо от него, либо от одного или нескольких предшествующих пунктов и без них самостоятельного правового значения не имеют.

По американской системе пункт формулы не делится на ограничительную и отличительную части, все признаки, независимо от их новизны, излагаются в общей совокупности (инвентарная формула). Наиболее распространенным является построение формулы в виде нескольких независимых друг от друга пунктов (многопозиционная формула), однако допускается излагать формулу и в зависимой форме (чаще это имеет место в патентах на способы и вещества).

Английская система занимает промежуточное положение между германской и американской системами и применяется в Великобритании, Индии, Пакистане и других странах так называемого Британского содружества. По этой системе формула излагается в зависимой форме, но без разделения ее пунктов на ограничительную и отличительную части.

В Японии применяется сходная с английской система, однако формула излагается, как правило, в одном пункте, вслед за которым (или перед ним) имеются примечания (дополнительные характеристики) с дополнительными признаками, по существу представляющие собой последующие (зависимые) пункты патентной формулы. Наряду с этим в последнее время формула нередко излагается непосредственно в зависимой форме с двумя и более пунктами.

Во Франции до 1969 г. патентное описание не содержало патентной формулы. Помещаемое в конце описания резюме служит лишь для быстрого ознакомления с сущностью изобретения и правового значения не имеет (даже в тех случаях, когда оно изложено в виде формулы германской или иной системы, что встречается в патентах иностранных заявителей). Как правило, признаки изобретения даны в первоначальной части описания (до пояснения по чертежам). С 1969 г. во французских патентных описаниях помещается имеющая правовое значение формула по германской системе.

При определении системы изложения патентной формулы следует иметь в виду, что в отдельных случаях (в особенности в патентах, выданных иностранцам) формула может быть изложена в иной, по сравнению с принятой в данной стране, системе (например, в Италии по американской системе).

3.4.6. Определив систему, в которой изложена патентная формула рассматриваемого патента, следует выделить в ней те пункты, анализ которых необходим для выявления максимально возможных прав из данного патента. При этом исходят из того принципа, что объем защиты данного пункта обратно пропорционален числу включенных в него признаков изобретения, благодаря чему введение любого дополнительного признака уменьшает объем защиты изобретения. По указанной причине в многозвенных патентных формулах, построенных по германской или английской системе в зависимой форме, объем защиты главного, независимого пункта патентной формулы всегда больше, чем любого другого пункта, зависящего от него (прямо или косвенно, через любой промежуточный зависимый пункт). В силу этого при анализе патентов, формула которых построена в зависимой форме, как правило, можно ограничиться анализом только независимых пунктов - первого (главного) и других независимых пунктов формулы (если они имеются, например, в патентах на вещество и способ его получения, на способ и устройство для его осуществления и т.п.). При этом необходимо убедиться, что все остальные пункты патентной формулы действительно зависят от них - об этом свидетельствует формулировка пункта, например: "Устройство (или способ, вещество) по п. 1 (или 2, 3, 4 и т.д.), отличающееся (или характеризующееся) тем, что..." либо "Способ по п. 3, в котором..." и т.п.

Однако из приведенного правила возможны исключения в тех случаях, когда в зависимых пунктах формулы указываются такие признаки, которые не развивают, а заменяют один (или несколько) из признаков первого (главного) пункта (альтернативные признаки). При этих условиях необходимо подвергнуть анализу такие зависимые пункты с альтернативными признаками несмотря на то, что проверяемый объект не затрагивается первым (либо предыдущим) пунктом (см. пример 7 в приложении к Инструкции).

Изложенные принципы применяются и при анализе японских, швейцарских и других патентов, для которых дополнения и примечания к единственному пункту патентной формулы можно рассматривать как пункты, зависимые от него (см. пункт 3.4.5).

Однако, если будет установлено подпадание проверяемого объекта (или части его) под действие первого, главного пункта формулы (или другого независимого пункта), необходимо последовательно, один за другим, рассмотреть остальные зависящие от него пункты (дополнения в швейцарских патентах, примечания и дополнения в японских и т.д.) с тем, чтобы выявить все без исключения пункты патентной формулы (зависимые и независимые), под действие которых подпадает проверяемый объект. Это нужно для выработки обоснованных рекомендаций в отношении мешающего патента (см. пункты 6.2 и 6.3).

В отдельных, сравнительно редких случаях проверки особо важных объектов (крупная экспортная поставка, технологический процесс, положенный в основу сооружаемого за рубежом объекта комплектной поставки и т.п.) следует сразу рассмотреть все (или большинство) пункты формулы патента, относящегося к наиболее существенным техническим решениям данного объекта, независимо от того, распространяется или нет на эти решения первый (главный) пункт. Это связано с возможным несовершенством изложения формулы анализируемого патента, когда в одном из зависимых пунктов нарушено единство изобретения (т.е. когда правильно было бы защитить изобретение по такому пункту формулы самостоятельным патентом). В подобном случае суд, рассматривая иск о нарушении патента, может исправить патентную формулу и признать патент нарушенным (это особенно характерно для судов ФРГ). Единство изобретения по многозвенной формуле считается соблюденным, если дополнительные признаки, включенные в зависимый пункт (пункты) формулы, не могут иметь самостоятельного значения без применения всех (без исключения) признаков независимого (главного) пункта патентной формулы. Если же признаки, включенные в зависимый пункт патентной формулы, имеют самостоятельное значение, т.е. изобретение, характеризуемое ими, может быть осуществлено без использования хотя бы одного из признаков главного пункта, то единства изобретения нет, и оно должно быть защищено самостоятельным патентом.

В многопозиционных патентных формулах, построенных по американской системе в независимой форме, анализу подлежат все без исключения пункты патентной формулы, поскольку каждый из них имеет самостоятельное правовое значение, защищает данную конкретную форму (или способ) выполнения изобретения и может не содержать одного или нескольких признаков, включенных в предшествующие пункты формулы, что может увеличить (либо изменить, не уменьшая объема) общий объем защиты изобретения по сравнению с предшествующими пунктами патентной формулы.

При анализе патентов по американской системе, построенных в зависимой форме (см. пункт 3.4.5), применяются принципы, изложенные выше для патентов германской или английской системы, т.е. первоначально анализу подвергаются только независимые пункты патентной формулы, а остальные рассматриваются только тогда, когда проверяемое техническое решение подпадает под действие одного или нескольких независимых пунктов формулы.

При анализе французских патентов, выданных до 1969 г. и не имеющих патентной формулы, следует рассматривать все патентное описание полностью, поскольку помещенное в нем резюме правового значения не имеет и опираться на него для определения объема защиты нельзя.

3.4.7. Выявление всех без исключения признаков изобретения по каждому из подлежащих анализу пунктов патентной формулы ведется с целью их последующего сопоставления с соответствующими признаками проверяемого технического решения.

Под признаками изобретения понимают внесенные в патентную формулу указания на составляющие его элементы, которые в совокупности характеризуют техническую сущность и объем данного изобретения, в том числе:

на наличие в объекте изобретения элемента (узла, детали, механизма или иной составной части в устройстве, ингредиента или компонента в веществе, операции или приема в способе);

на особую форму выполнения любого из упомянутых в формуле элементов;

на взаимное расположение элементов;

на соотношение размеров элементов;

на наличие или форму связи между элементами;

на параметры, характеризующие температурные, временные, электрические и всякие иные режимы в способах, а также на применяемые при этом аппаратуру или оборудование;

на содержание либо соотношение элементов или ингредиентов в веществе;

на другие особенности выполнения или применения данного изобретения.

Выявлению подлежат все признаки, включенные в пункты патентной формулы, независимо от того, насколько существенными или важными они представляются лицу, проводящему анализ патента, поскольку в соответствии с правилами патентных ведомств в патентную формулу должны включаться только существенные признаки изобретения. Однако при решении вопроса о подпадании проверяемого объекта под действие пункта патентной формулы следует дополнительно рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных в объекте признаков данного пункта, поскольку упомянутое выше правило на практике выполняется не всегда (см. пункт 3.4.9).

Учитывая, что число признаков, которые могут быть выделены в проверяемом объекте и его элементах, как правило, во много раз превышает число признаков по анализируемому патенту, начинать следует с выявления признаков по патенту, и лишь после этого выделить аналогичные им признаки в проверяемом объекте.

Выявление включенных в патентную формулу признаков ведется раздельно для каждого из ее пунктов, подлежащих анализу (см. пункт 3.4.6).

Рекомендуется  первоначально выделить в данном пункте укрупненные признаки,
характеризующие,  например,  использование  узла  в  устройстве,  приема  в
способе  или компонента в веществе, а дальнейшее более детальное разделение
этого  признака  проводить  в  случае, если будет установлено использование
(наличие,  применение)  данного укрупненного признака в проверяемом объекте
(или  отдельном  техническом  решении).  При этом рекомендуется укрупненный
признак  обозначить   прописной  буквой  русского  алфавита  (А, Б, В, Г, Д
и т.д., избегая букв  З,  О  и  Ч,  чтобы  не  спутать их с цифрами), а для

последующего разделения их на более детальные признаки употреблять цифровые

индексы  при  соответствующих   буквах  (A , A , A  и т.д.). Такая  система
                                          1   2   3
обозначения  облегчает  анализ  и  предотвращает  механические (формальные)
ошибки  при  сопоставлении  признаков.  Если  общее  количество укрупненных
признаков,  включенных  в  патентную  формулу  (с  учетом всех ее пунктов),
превышает  30,  что  бывает редко, то рекомендуется обозначить их арабскими

цифрами, а при их последующей детализации применять индексы в виде строчных букв русского алфавита (например 1а).

Пример 1. Первый пункт патентной формулы, изложенной по германской системе, имеет вид: «Лесопосадочная машина, состоящая из сошника, посадочного механизма, намотанной на катушку кассеты, устройства для подачи сеянцев в захват посадочного механизма, заделывающих рабочих органов и привода, характеризующаяся тем, что сошник имеет на раме лекальную дорожку, а посадочный механизм, выполненный в виде двуплечего рычага с захватом на одном плече, шарнирно соединен с сошником и связан с приводом через кривошип с эксцентриком, взаимодействующим с лекальной дорожкой сошника». Для первоначального сопоставления с проверяемой лесопосадочной машиной в изобретении по патенту (пункт 1) можно выделить следующие семь укрупненных признаков:

устройство представляет собой машину для посадки леса (признак А);

она содержит сошник (признак Б), посадочный механизм (признак В), кассету (признак Г), устройство для подачи сеянцев (признак Д), заделывающие рабочие органы (признак Е) и привод (признак Ж).

При необходимости дальнейшей детализации перечисленных укрупненных признаков ее следует провести так:

сошник (признак Б) имеет раму (признак Б ), на которой выполнена 1 лекальная дорожка (признак Б ); 2

посадочный механизм (признак В) выполнен в виде рычага (признак В ), 1

рычаг  выполнен  двуплечим  (признак  В ), с захватом (признак В ) на одном
                                       2                        3
плече  (признак  В ). Механизм соединен с сошником (признак В ), соединение
                  4                                          5
это  шарнирное (признак В ). Посадочный механизм связан с приводом (признак

                     6

В )  через  кривошип  (признак  В )  с  эксцентриком  (признак В ), который
 7                               8                              9
взаимодействует с лекальной дорожкой сошника (признак В  );

                                                   10

кассета (признак Г) намотана на катушку (признак Г ); 1

устройство для подачи сеянцев (признак Д) подает их в захват посадочного механизма (признак Д ). 1

Лесопосадочная машина (это наименование изобретения, являющееся в данном случае признаком А) детализируется признаками Б, В, Г, Д, Е и Ж, причем признаки Е и Ж (рабочие органы и привод) в первом пункте формулы даны только укрупненно и не детализируются.

    В  этом примере признаки А, Б, В, Г, Г , Д, Д ), Е и Ж  являются общими
                                          1      1
с прототипом  (они  включены  в ограничительную часть  пункта), а остальные

отличают данную машину от прототипа.

Пример 2. В патентном описании по американской системе пункт формулы имеет вид: «Способ изготовления форм трафаретной печати, заключающийся в том, что сетчатую основу подвергают предварительной обработке в течение 3 — 5 мин. при температуре 40 — 50 °C в растворе хлористого цинка, содержание которого составляет 50 — 70% от общего веса раствора, затем окончательно промывают в воде, высушивают и покрывают светочувствительным слоем, после чего производят копирование штрихового изображения, его проявление, промывку и сушку».

По этому пункту в качестве укрупненных признаков следует выделить: способ предназначен для изготовления форм трафаретной печати (признак А), имеющих сетчатую основу (признак Б); он включает операции: предварительную обработку сетчатой основы (признак В); покрытие этой основы светочувствительным слоем (признак Г); просушку покрытой этим слоем основы (признак Д); копирование штрихового изображения (признак Е); его проявление (признак Ж), промывку (признак И) и сушку (признак К).

В случае дальнейшей детализации признаков В и Е (остальные приемы в данном пункте не раскрыты) следует дополнительно выделить следующие признаки:

    предварительная  обработка (признак В) основы заключается в том, что ее
помещают  в  раствор  хлористого  цинка (признак В ) на 3 - 5 мин. (признак

                                              1

В )  при  температуре 40 - 50 °C (признак В ), причем содержание хлористого
 2                                         3
цинка  составляет 50 - 70% от общего  веса раствора (признак В ), промывают

                                                          4

в воде (признак В ) и высушивают (признак В ); 5 6

копированию (признак Е) подвергают штриховое (признак Е ) изображение. 1

    Пример  3.  В  описании  изобретения к английскому патенту первый пункт
формулы  имеет вид: "Дугостойкий керамический материал, включающий глинозем
и  огнеупорную  глину  с  добавлением пегматита, в котором глинозем в форме
LAl O  составляет (по весу) от 50 до 65%,  огнеупорная  глина от 25 до 35%,

2 3 а пегматит — не свыше 10%».

Укрупненные признаки данного пункта:

материал является керамическим (признак А);

он состоит из глинозема (признак Б), огнеупорной глины (В) и пегматита (Г).

Если проверяемый материал включает все эти компоненты, нужно выделить следующие детальные признаки;

    глинозем  в  форме  LAl O  (признак  Б ) составляет  50 - 65% материала
                           2 3            1

(признак Б ); 2

огнеупорная глина составляет 25 — 35% материала (признак В ); 1

пегматит составляет не свыше 10% материала (признак Г ). 1

Выявление признаков изобретения по французским патентам, выданным до 1969 г., следует вести на основании всего текста патентного описания, включая резюме <*>. При этом необходимо обращать внимание на все содержащиеся в тексте указания, касающиеся новизны и значения описанных признаков. Если патент выдан иностранному заявителю, целесообразно ознакомиться с патентом, выданным ему на то же изобретение в стране происхождения или в других странах. Имеющаяся в этих патентах формула поможет выделить признаки и по французскому патенту, в особенности, если тексты патентных описаний совпадают. Это же относится к патентам французских заявителей, если обнаружены соответствующие патенты-аналоги в других странах (см. пункт 3.5). Иногда резюме французского патента практически повторяет патентную формулу соответствующего патента-аналога, либо оно построено так, что в нем перечисляются основные (однако в ряде случаев не все) признаки изобретения.

<*> Использование для этой цели только резюме недопустимо, поскольку оно не имеет правового значения (см. пункты 3.4.5 и 3.4.6).

Пример 4. В резюме французского патента № 195900 на способ и устройство для обертывания каркасной ткани вокруг колец описание практически совпадает с описанием к английскому патенту-аналогу № 880564, а резюме изложено в виде двух пунктов, один из которых относится к способу, а второй — к устройству, причем второй пункт, начинающийся словами «Устройство для осуществления способа по п. 1», в свою очередь изложен в виде четырех раздельных частей, в каждой из которых перечисляется определенная совокупность признаков. Однако не все признаки, упомянутые в формуле английского патента, имеются в резюме. В частности, резюме не содержит упоминания о том, что барабан состоит из двух жестких концевых частей (пункт 5 формулы английского патента). Но в описании к французскому патенту этот признак упомянут.

3.4.8. Для того чтобы определить, распространяется ли данный пункт патентной формулы на проверяемый объект (или часть его), необходимо сопоставить все признаки, включенные в пункт формулы, с соответствующими признаками проверяемого объекта (технического решения).

В результате сопоставительного анализа должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект. Для этой цели в патентной формуле, составленной в независимой форме, последовательно один за другим анализируются все ее пункты. В патентной формуле, составленной в зависимой форме, последовательному анализу подвергаются все пункты, зависящие от того основного (независимого) пункта, который распространяется на проверяемый объект.

При сопоставительном анализе следует первоначально выявить использование в проверяемом объекте укрупненных признаков данного пункта патентной формулы, и если все они использованы — наличие остальных детализирующих признаков. В примерах, приведенных в пункте 3.4.7 Инструкции, это будет:

для проверяемой лесопосадочной машины (пример 1) - установление того,

имеются  ли  в  ней  сошник  (Б),  посадочный  механизм  (В),  кассета (Г),
устройство  для  подачи  сеянцев  (Д),  заделывающие  рабочие  органы (Е) и
привод  (Ж).  Если  все  эта  механизмы  (укрупненные  признаки)  имеются в
проверяемой  машине,  продолжают  сопоставление  более  детальных признаков
упомянутых   механизмов   с   соответствующими   признаками   каждого    из

перечисленных механизмов в отдельности. В данном случае следует установить, имеет ли сошник проверяемой машины раму (Б ), и если имеет, то выполнена ли 1

на  ней лекальная дорожка (Б ). Если все эти признаки (Б, Б , Б ) имеются в
                            2                              1   2

проверяемой машине, следует перейти к рассмотрению ее посадочного механизма и установить, выполнен ли он в виде рычага (В ), является ли этот рычаг 1

двуплечим (В ),  имеется ли захват (В )  на  рычаге (В ) и где именно (В ).
            2                        3                4                 4
Далее устанавливают,  соединен  ли  посадочный  механизм  с  сошником  (В )

                                                                     5

и как именно: шарнирно (В ) или как-либо иначе, а также связан ли он с 6

приводом (В ) и характер этой  связи (признаки В , В  и  В  ).  Аналогичным
           7                                    8   9     10
образом   ведут    сопоставление   детальных    признаков  остальных  узлов
и механизмов машины. Остальные   технические  решения  проверяемой   машины
(например,     конструкцию     заделывающих    рабочих    органов,   состав
и конструктивное  выполнение  привода)  не  рассматривают,   поскольку  они
не входят   в   формулу   анализируемого  патента. По этой  же  причине  не
рассматриваются   любые    другие  узлы   и   механизмы,  которые   имеются
в проверяемой  машине,  но  о  которых  не упоминается в патентной формуле;

для проверяемого способа изготовления форм трафаретной печати на сетчатой основе (пример 2) - установление наличия в нем упомянутых в пункте патентной формулы операций (признаки В, Г, Д, Е, Ж, И, К), и если все эти операции имеют место — в дальнейшем последовательном сопоставлении детальных признаков в каждой операции запатентованного способа с соответствующей операцией проверяемого. Любые дополнительные операции, не предусмотренные патентом, не рассматриваются (например, если проверяемый способ включает операцию дополнительной обработки светочувствительного слоя перед его нанесением на основу);

для проверяемого дугостойкого материала (пример 3) - установление первоначального его качественного состава (наличие признаков А, Б, В и Г), и если он совпадает с материалом по патенту — совпадение количественного состава, т.е. наличие глинозема, огнеупорной глины и гепатита в пределах указанных в патенте границ их процентного содержания. Наличие в проверяемом материале каких-либо дополнительных компонентов (присадок, связующих веществ и пр.) не рассматривается.

В случае, если анализу подвергается несколько (свыше пяти) пунктов патентной формулы с большим числом включенных в них детальных признаков, многие из которых повторяются в ряде пунктов, рекомендуется для удобства сопоставления записать эти признаки в виде таблицы следующей примерной формы, где знаком «+» отмечается упоминание признака в данном пункте, а знаком «-» — его отсутствие (см. табл. выше).

Если при сопоставительном анализе будет установлено, что один или несколько признаков, включенных в данный пункт патентной формулы, не использованы в проверяемом объекте, необходимо рассмотреть вопрос о существенности неиспользованных признаков для осуществления запатентованного изобретения (см. пункт 3.4.9) и о том, не могут ли быть признаны эквивалентами технические решения, примененные в объекте вместо упомянутых неиспользованных признаков (см. пункт 3.4.10). Объект лишь в том случае может считаться не подпадающим под пункт патентной формулы, если неиспользованные в нем признаки данного пункта являются существенными для изобретения по патенту и в то же время не могут быть признаны эквивалентами этих признаков.

3.4.9. Существенными признаются такие включенные в патентную формулу признаки, без которых либо вообще невозможно использование данного изобретения, либо поставленные цели изобретения достигаются не полностью. Существенными следует считать также такие признаки, изменение или замена которых влечет за собой принципиально важные изменения в выполняемых функциях. Признаки, исключение которых практически не отражается на выполняемых функциях или достижении поставленных целей (т.е. их включение в формулу не было строго обязательным), могут быть признаны несущественными, в силу чего неиспользование таких несущественных признаков в проверяемом объекте не влечет за собой устранения его зависимости от того пункта патентной формулы, все остальные существенные признаки которого использованы в данном объекте. Чаще всего несущественные признаки, которые можно было не включать в данный пункт патентной формулы, относятся к характеристике связей между элементами устройства или приемами в способе, пояснению функций этих элементов или приемов, уточнению их второстепенных особенностей и т.п. Как правило, при рассмотрении в судах дел о нарушении патентов использование в объекте части признаков пункта патентной формулы квалифицируется как нарушение патента при условии, что остальные (неиспользованные) признаки являются несущественными.

Пример 1. Первый пункт формулы патента ФРГ № 969786 имеет вид: «Шлифовальное устройство для стеклорезных машин с вращающимся в вертикальной плоскости ножом и с двумя подпружиненными шлифовальными дисками, помещенными в держателе, характеризующееся тем, что шлифовальные диски не имеют жесткой связи с механизмом подачи материала, так что подача стекла к ножу осуществляется непосредственным перемещением салазок без остановки шлифовальных дисков». В устройстве ответчика были использованы все перечисленные признаки, за исключением того, что шлифовальные диски не были подпружинены. Поскольку это обстоятельство не имеет практического значения для работы устройства и не оказывает заметного влияния на выполнение поставленных целей, суд признал данный признак несущественным и установил нарушение патента.

Однако, если данный признак является единственным признаком отличительной части пункта формулы, составленной по германской системе, то он не может быть признан несущественным, каким бы второстепенным или малозначительным он ни казался.

Не может быть также признан несущественным признак, без которого осуществление изобретения невозможно или на важное значение которого определенным образом указывается в патентном описании. Кроме того, нельзя признать несущественным признак, изменение (или замена) которого существенно меняет характер работы запатентованного изобретения, расширяет или изменяет возможности его применения.

Пример 2. Первым пунктом формулы австралийского патента № 245609 на «Способ и устройство для дистанционного обнаружения проводящих тел» защищен такой способ обнаружения проводящего рудного тела, при котором с помощью соответствующего источника возбуждаются импульсы первичных электромагнитных волн длительностью от 0,5 до 5 мс, облучающие участки, где предполагается залегание проводящих рудных тел. Обнаружение этих тел осуществляется путем регистрации и изучения вторичных электромагнитных волн, излучаемых проводящими телами в течение короткого времени после прекращения каждого импульса первичных волн, причем регистрация и изучение вторичных волн ведутся постоянно в течение всего исследования.

Проверяемый способ индуктивной электроразведки рудных тел использует все перечисленные выше признаки, за исключением того, что длительность зондирующего импульса составляет 20 мс. Для определения существенности такого изменения длительности импульса по крайней мере в четыре раза по сравнению с признаком по патенту был исследован вопрос о целях этой замены и ее влиянии на выполнение поставленной задачи обнаружения рудных тел. Известно, что в реальных геологических условиях рудный объект, залегающий в рудовмещающих породах, чаще всего перекрыт толщей хорошо проводящих (до 5 — 10 Ом на метр) поверхностных отложений. В результате возникает дополнительный сигнал от вихревых токов, наведенных в таких поверхностных отложениях, затухающий через 5 — 8 мс. Сигналы же от имеющих промышленное значение рудных тел хорошо просматриваются на более поздних временах — от 10 — 15 мс. и далее, когда вредные сигналы от поверхностных отложений, имеющие гораздо большую амплитуду, уже затухают. Кроме того, при длительности зондирующего импульса не менее 20 мс. за время его воздействия на рудное тело практически заканчиваются все переходные процессы, вызванные в рудном теле передним фронтом зондирующего импульса. В результате при длительности импульса 20 мс. создаются принципиально новые возможности для получения гораздо более достоверной информации о рудных телах, т.е. для значительного повышения качества способа электроразведки. Изучение описания к патенту № 245609 и описаний к его аналогам в других странах (патент США № 3105934, французский патент № 1280846 и др.) позволило сделать вывод, что ограничение длительности импульса по патенту связано с тем, что изобретение применяется для авиаразведки рудных тел, когда более длительный импульс применить трудно из-за ограниченности источников питания и времени пролета над целью. В связи с этим рассматриваемый признак (длительность импульса не менее 20 мс.) следует признать существенным, в результате чего проверяемый способ под действие данного пункта формулы патента № 245609 не подпадает, как не использующий всей совокупности указанных в нем признаков.

3.4.10. Эквивалентными (равноценными) считаются такие технические средства, составляющие признаки изобретения (один или совокупность нескольких), которые предназначены для тех же целей, выполняют одну и ту же работу, тем же путем и с таким же результатом.

Как правило, теория эквивалентов применяется судами для расширительного толкования патентной формулы в спорах о нарушении патентов в тех случаях, когда применение средств (признаков), которые признаются эквивалентами, являлось очевидным специалисту средней квалификации на основе данных, определяющих уровень техники на приоритетную дату нарушенного патента. Таким образом, применение теории эквивалентов допускается лишь при условии, что эквивалентность признаков была известна к моменту подачи заявки на данный патент и в соответствии с этим не может составить предмета изобретения.

    Пример.  Одним  из пунктов формулы патента США защищен способ получения
особо  чистого графита путем нагревания массы аморфного углерода, обработки
ее  хлором и добавления карбида кремния (SiC), в результате чего выделяется
некоторое  количество  чистого  графита,  образующего центры дальнейшей его
кристаллизации  при  последующем  нагревании всей массы. Проверяемый способ
включает  все признаки этого пункта патентной формулы, за исключением того,
что  вместо  карбида  кремния к нагретой массе аморфного углерода (нефтяной
кокс,  смешанный  с  песком)  добавляют  карбид  алюминия (Al C ). В данном

                                                         4 3

случае  карбид  алюминия,  используемый  в  проверяемом  способе,  является
эквивалентом  карбида  кремния  по  патенту - он применен в тех же целях (в

качестве кристаллизующего агента), выполняет одну и ту же работу (выделение

из  общей  аморфной  массы  небольшого  количества чистого кристаллического
графита),  тем  же  путем  (путем вступления в реакцию с хлором) и с тем же

результатом (образование центров последующей кристаллизации графита). Таким образом, неиспользование одного из признаков по патенту (применение карбида

кремния)   с  заменой  другим,  эквивалентным  ему  (карбид  алюминия),  не
освобождает  проверяемый  способ  от  нарушения  данного  пункта  патентной
формулы,   поскольку   такое  применение  карбида  алюминия  можно  считать

очевидным специалисту средней квалификации.

Однако в тех случаях, когда неиспользуемый признак является единственным признаком, составляющим отличительную часть пункта патентной формулы, изложенной по германской системе, он, как правило, не признается судами эквивалентным, даже если он заменен признаком, примененным в тех же целях, выполняющим ту же работу, тем же путем и с тем же результатом.

Этот же принцип применим и к патентам, формула которых изложена в американской системе, однако вследствие отсутствия отличительной части, тот факт, что эквивалентный признак является единственным, отличающим изобретение от прототипа, может быть установлен либо по патентам-аналогам, полученным в странах, применяющих германскую систему, либо на основании изучения делопроизводства по заявке на данный патент.

3.4.11. На основании результатов сопоставления признаков запатентованного изобретения с соответствующими признаками проверяемого объекта и выявления тех признаков по патенту, которые следует считать использованными в объекте, устанавливают те пункты патентной формулы, под действие которых подпадает проверяемый объект, т.е. пункты, которые могут быть нарушены в случае реализации или применения объекта.

При этом исходят из того, что объем защиты данного пункта патентной формулы определяется полной совокупностью всех признаков, включенных в этот пункт. Для патентной формулы, изложенной по германской системе, эта совокупность представляет собой общую сумму всех признаков ограничительной и отличительной ее частей. В силу этого пункт патентной формулы считается нарушенным, если в проверяемом объекте использованы все без исключения существенные признаки, включенные в данный пункт, независимо от того, в какую его часть они входят — в ограничительную или отличительную. Таким образом, не может считаться нарушенным пункт патентной формулы германской системы, если в проверяемом объекте использованы только признаки его отличительной части.

Если все признаки пункта патентной формулы как укрупненные, так и детализированные использованы в проверяемом объекте, то этот объект подпадает под действие данного пункта формулы независимо от значения этих признаков для осуществления запатентованного изобретения, т.е. от их существенности.

Пункт патентной формулы считается нарушенным, если использованы все без исключения его существенные признаки, независимо от того, что проверяемый объект может содержать любое количество других, не упоминаемых в формуле признаков, даже если эти новые признаки объекта улучшают его по сравнению с запатентованными. В силу этого добавление любых новых признаков не может вывести объект из-под действия нарушенного пункта патентной формулы, если в этом объекте использованы все существенные признаки, включенные в данный пункт.

Если нарушен хотя бы один из независимых пунктов патентной формулы, то это означает, что нарушен и патент в целом, вне зависимости от того, нарушены или нет остальные пункты патентной формулы. Таким образом, объект, подпадающий под действие хотя бы одного из независимых пунктов патентной формулы, подпадает под действие данного патента. Однако при анализе патента должны быть установлены все без исключения пункты патентной формулы — как независимые, так и зависимые, под действие которых подпадает проверяемый объект. Это необходимо для оценки степени нарушения патента и выработки соответствующих рекомендаций о возможности обхода патента или применения иных мер (приобретение лицензии, оспаривание патента и пр.).

3.4.12. Примеры анализа патентов на несложные устройства, способы и вещества приведены в приложении.

3.5. ПОИСК ПАТЕНТОВ-АНАЛОГОВ И ИХ АНАЛИЗ (12-Й ЭТАП)

3.5.1. Цель этапа — в случае подпадания проверяемого объекта под действие одного или нескольких патентов в странах (стране), по которым проводилась экспертиза его патентной чистоты, установить, в каких еще других странах, помимо упомянутых, имеются действующие патенты, выданные на те же изобретения (патенты-аналоги), и тем самым определить наиболее полный круг стран, в отношении которых данный объект не обладает патентной чистотой.

3.5.2. Поиск патентов-аналогов при экспертизе на патентную чистоту рекомендуется проводить, как правило, в следующих случаях:

когда экспорт или реализация объекта в другой форме возможны не только в странах, относительно которых проводится его проверка, но и в ряде других стран, перечень которых заранее не определен. Такие условия возникают, в частности, при проверке на патентную чистоту научно-исследовательских работ, новых разработок (за исключением тех, которые заведомо предназначены для использования в определенной стране, в отношении которой ведется их проверка), проектов стандартов, а иногда и выставочных экспонатов (см. пункт 5.8);

когда обнаружены патенты, под действие которых подпадают существенные технические решения в объектах комплектных поставок или в объектах экспорта, причем упомянутые патенты выданы в странах с мировой новизной иностранным фирмам.

3.5.3. Как правило, отыскание патентов-аналогов следует вести к патентам, затрагивающим лишь достаточно существенные для данного объекта технические решения, либо такие его элементы, которые применены в нем в больших количествах и представляют собой изделия широкого распространения.

3.5.4. Первоначально для отыскания патентов-аналогов следует воспользоваться материалами службы патентов-аналогов ЦНИИПИ, где имеется картотека патентов-аналогов. Указанные сведения высылаются по запросам заинтересованных организаций и предприятий за установленную плату. В запросе следует указать номер первичного патента и его выходные данные (наименование изобретения, номер первоначальной заявки, изобретатель, патентовладелец и т.п.). Если в картотеке ЦНИИПИ нужных сведений не окажется, поиск патентов-аналогов следует провести самостоятельно.

3.5.5. Как правило, поиск патентов-аналогов следует проводить в форме фирменного (именного) поиска (пункты 3.2.10 - 3.2.12). Ниже дополнительно изложены основные особенности фирменного поиска и анализа патентов-аналогов (пункты 3.5.6 - 3.5.9).

3.5.6. Поскольку фирменные указатели в большинстве стран издаются ежегодно с включением в них сведений о патентах, опубликованных за истекший год, главным является правильно определить год, в течение которого предположительно был выдан соответствующий патент-аналог.

При определении предполагаемого срока выдачи патента-аналога следует иметь в виду, что в подавляющем большинстве случаев заявки на эти патенты подаются в другие страны — участницы Парижской конвенции по охране промышленной собственности в течение не позднее одного года со дня подачи первоначальной заявки (чаще всего — в стране происхождения). Наиболее распространена практика подачи заявок в другие страны в конце годичного конвенционного срока. Однако следует учитывать, что имеются случаи (сравнительно редкие), когда даже на очень важные изобретения заявки в другие страны по разным причинам подаются позднее без истребования конвенционного приоритета.

Таким образом, фирменный поиск патента-аналога следует начинать с даты, отстоящей примерно на год после приоритетной даты первичного патента с добавлением минимального (но не среднего) срока рассмотрения заявок в соответствующей стране.

Наряду с этим возможны случаи, когда публикация о выдаче патентов-аналогов появляется раньше выдачи патента в стране первоначальной заявки, если срок рассмотрения заявок в ней сравнительно велик.

3.5.7. Идентификация патентов-аналогов (установление факта их выдачи на одно и то же изобретение, а не на другое), производится на основании определения тождественности наименования патентовладельца (заявителя), изобретателя (изобретателей), а также приоритетной даты и номера первоначальной заявки. Идентификацию начинают с выявления идентичности патентовладельцев (заявителей) по первичному патенту и по патентам-аналогам.

Сверка по приоритетным датам и номерам первоначальных заявок возможна лишь для патентов-аналогов, выданных с истребованием конвенционного приоритета в странах — участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности. Совпадение указанных дат и номеров первоначальной заявки является, как правило, наиболее достоверным и исчерпывающим фактором для правильной идентификации патентов-аналогов. Некоторую трудность представляет идентификация патентов, выданных по нескольким конвенционным заявкам (например, если один патент-аналог выдан по двум разным первичным заявкам, поданным на данное изобретение и его усовершенствование, или если патент-аналог выдан на устройство и способ его осуществления на основании двух первичных заявок, поданных раздельно на способ и устройство).

При выявлении и идентификации патентов-аналогов следует учитывать, что наименования изобретений по патентам, выданным в разных странах, могут не совпадать между собой.

Идентичность аналога первичному патенту по тексту описаний изобретений следует устанавливать с учетом различных правил составления этих описаний в разных странах, а также возможности неодинакового объема защиты по патентам-аналогам (см. пункт 3.5.8). Более достоверной в ряде случаев является идентификация по чертежам (если они имеются), однако при этом нужно иметь в виду, что количество чертежей в описании может не совпадать. В подобных случаях наибольшее число чертежей, как правило, имеется в описаниях к патентам-аналогам, выданным в странах с явочной системой.

3.5.8. Во многих случаях объем защиты изобретения по патентам-аналогам не совпадает с объемом его защиты по первичному патенту (выданному по первоначальной заявке), а также и по патентам-аналогам, полученным в других странах. Это вызвано различием в процедуре выдачи патентов (исследовательская или явочная система), степенью тщательности экспертизы и другими причинами. Чаще всего объем защиты больше в странах с явочной системой, а также с менее строгой экспертизой заявок, хотя это и необязательно. По указанной причине анализу следует подвергать каждый патент-аналог в отдельности.

Пример. Патент США № 2947617 на «Абразивный материал и способ его получения» защищает способ, при котором абразивный материал получают, подвергая источник бора и источник азота высокому давлению (не менее 50000 атм.) при температуре не менее 1200 °C в присутствии катализатора, выбранного из класса, состоящего из щелочных, щелочноземельных металлов, а также сурьмы, свинца или олова либо их нитридов. Патенты-аналоги, выданные на это же изобретение в Великобритании (патент № 860449), Австрии (патент № 227115) и Италии (патент № 625757), защищают способ, при котором источник бора и источник азота подвергают высокому давлению при той же температуре в присутствии катализатора вообще. Таким образом, аналогичный способ с применением, например, в качестве катализатора любых иных веществ, кроме щелочных, щелочноземельных металлов, сурьмы, свинца или олова либо их нитридов (или их эквивалентов — см. пункт 3.4.10) не нарушает основного патента США № 2947617, однако нарушает перечисленные выше патенты-аналоги (английский, австрийский и итальянский), объем защиты которых значительно шире, поскольку они предусматривают применение любого катализатора.

3.5.9. Если будет установлено, что объем защиты по одному или нескольким патентам-аналогам меньше, чем по первичным патентам, выявленным в ходе экспертизы в отношении стран, по которым проверяется данный объект, такие патенты-аналоги могут быть в отдельных случаях использованы для ограничения объема защиты упомянутых первичных патентов, обнаруженных ранее. Равным образом, эти ранее обнаруженные патенты могут быть использованы для ограничения объема защиты патентов-аналогов, если объем защиты последних окажется шире. Различия в объеме защиты могут быть использованы также для ограничения неправомерного объема защиты патентов-аналогов, выданных в странах с мировой новизной изобретений и распространяющихся на объекты экспорта и объекты комплектных поставок.

3.6. ПРОВЕРКА ПРАВОМЕРНОСТИ ВЫДАЧИ МЕШАЮЩИХ ПАТЕНТОВ (13-Й ЭТАП)

3.6.1. Цель этапа — установить возможность опротестования или оспаривания действующего мешающего патента, его аннулирования, признания недействительным либо ограничения объема защиты по основаниям, предусмотренным патентным законодательством соответствующей страны.

3.6.2. Следует различать протест (возражение) против выдачи патента в сроки и по основаниям, предусмотренным законом, и оспаривание патента в суде (иски об аннулировании патента, признании его недействительным или ограничении объема защиты).

Под протестом против выдачи патента (опротестованием патента) понимаются действия, предпринятые заинтересованным лицом в пределах установленных патентным законом сроков и по указанным в нем основаниям и заключающиеся в подаче обоснованного возражения (протеста) против выдачи патента в патентное ведомство или его соответствующие органы (например, в суд патентного ведомства).

Если предусмотренные патентным законом сроки для подачи в патентное ведомство протеста против выдачи мешающего патента или заявления об его отмене истекли, то при необходимости может быть возбуждено в суде дело об аннулировании патента, признании его недействительным (полностью или частично) или об ограничении объема защиты, причем соответствующий иск может быть заявлен в течение всего срока действия патента. Как правило, оспаривать патент, т.е. возбуждать в суде иск об аннулировании патента, признании его недействительным либо об ограничении объема защиты, следует лишь в порядке встречного иска в случаях, если патентовладелец заявит иск о нарушении его патента советскими организациями. Однако возможности предъявления такого встречного иска должны быть изучены заблаговременно, в ходе экспертизы объекта на патентную чистоту, а также подготовлены необходимые для этого материалы и документы.

3.6.3. Как правило, при подготовке материалов к оспариванию патента следует, в первую очередь, еще раз проверить, является ли мешающий патент действующим, т.е. не утратил ли он за истекшее время силу в связи с неуплатой пошлины (см. пункт 3.3.11), после чего оценить значение мешающего патента для объекта в целом. Изучать возможности оспаривания следует главным образом для патентов, распространяющихся на существенные для данного объекта технические решения, а также на его узлы, детали и элементы, примененные в значительных количествах. Для объектов, поставляемых на экспорт крупными партиями либо в течение длительного времени (автомобили, часы, тракторы и т.д.), следует провести эту работу для всех патентов, под действие которых подпадают элементы данного объекта. Кроме того, указанную работу во всех случаях следует провести в отношении всех патентов исключительного права, выданных в СССР и распространяющихся на проверяемый объект.

3.6.4. Во всех странах при рассмотрении в судах дел об аннулировании патентов, ограничении объема их защиты и т.п. во внимание принимаются, как правило, те же обстоятельства, которые могли по закону воспрепятствовать выдаче патента при первоначальном рассмотрении заявок в патентном ведомстве.

3.6.5. В соответствии со сложившейся практикой, главным основанием опротестования или оспаривания патента является отсутствие новизны изобретения на его приоритетную дату. Если нет возможности оспорить мешающий патент по новизне, следует рассмотреть вопрос о возможности оспорить его по другим указанным в законе основаниям, в том числе по неиспользованию в установленный срок (неосуществление изобретения в стране, выдавшей патент), недостаточности описания для осуществления изобретения (дефектность описания), нарушении процедуры рассмотрения заявки или выдачи патента и пр. Однако следует иметь в виду, что случаи признания судами патентов недействительными по таким основаниям в практике встречаются сравнительно редко.

3.6.6. Вопросы о целесообразности каких-либо действий по опротестованию или оспариванию патентов рассматриваются Госкомитетом Совета Министров СССР по делам изобретений и открытий.

Раздел III

4. МЕТОДИКА ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ В ОТНОШЕНИИ ОСТАЛЬНЫХ ВИДОВ ПРОМЫШЛЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ (ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ, ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ, ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ)

Перечисленными ранее этапами заканчивается основная работа по экспертизе объекта на патентную чистоту в отношении изобретений. Однако перед тем, как сделать общие выводы о патентной чистоте данного объекта, следует оценить, нужна ли его проверка в отношении остальных видов промышленной собственности (полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки), и при необходимости провести такую проверку.

4.1. ПОЛЕЗНЫЕ МОДЕЛИ

4.1.1. Под полезной моделью понимается отличающееся новизной решение технической задачи, относящееся к устройству. Объект, защищаемый в качестве полезной модели, должен иметь явно выраженные пространственные формы (компоновку). Поэтому ни способы (технологические процессы), ни вещества в качестве полезных моделей не защищаются, и, следовательно, проверка их на патентную чистоту в отношении полезных моделей не производится. Равным образом не подлежат защите и проверке относящиеся к категории устройств принципиальные электрические схемы как таковые, если они не имеют вполне определенного пространственного воплощения с конкретным расположением (компоновкой) ее элементов в виде, например, монтажной схемы, шасси с печатными платами и т.п. По той же причине не подлежат защите и блок-схемы (функциональные схемы) электрических устройств — защищаться может лишь конкретная пространственная компоновка каскадов устройства.

4.1.2. Целесообразность проверки объекта на патентную чистоту в отношении полезных моделей определяется с учетом того, что в настоящее время они охраняются лишь в ограниченном числе стран, поскольку Парижская конвенция по охране промышленной собственности не требует от стран-участниц обязательной охраны полезных моделей. Кроме того, срок охраны полезных моделей, как правило, значительно меньше срока охраны изобретений (кроме Испании и Японии) и составляет, например, в ФРГ 3 года (с возможностью продления еще на 3 года). Это дает возможность не учитывать полезные модели при проверке на патентную чистоту научно-исследовательских работ и новых разработок, поскольку к моменту освоения производством и началу экспортных поставок срок действия охранных документов на соответствующие полезные модели уже истечет.

Проверка устройства на патентную чистоту в отношении полезных моделей проводится в случаях:

поставки объектов на экспорт в страны, в которых имеется охрана полезных моделей (за исключением единичных поставок);

экспонирования объектов на выставках (ярмарках), организуемых в упомянутых выше странах, если данный объект имеет перспективу реализации в этих странах в значительном объеме;

экспонирования объектов на любых выставках (ярмарках), если такое экспонирование преследует цель рекламы и последующей широкой реализации данного объекта в странах, в которых имеется защита полезных моделей;

продажи лицензии в страну, где имеется защита полезных моделей;

передачи технической документации на изготовление данного объекта в страну, в которой имеется защита полезных моделей;

в случаях, особо оговоренных в пунктах 5.3.3, 5.6.16 и 5.9.6 настоящей Инструкции.

В остальных случаях проверка устройств на патентную чистоту в отношении полезных моделей не проводится.

4.1.3 Проверка патентной чистоты в отношении полезных моделей проводится по следующей патентной документации <*>;

<*> Приводятся данные для стран с большим числом регистрируемых полезных моделей (например, в Японии и ФРГ число патентов на полезные модели превышает число патентов на изобретения).

ФРГ: а) « Auszüge aus den Gebrauchmustern» («Выдержки из описаний полезных моделей»), где публикуются выходные данные поданной заявки на полезную модель, ее чертежи (рисунки) и первый пункт формулы; б) «Patentblatt» («Патентный бюллетень»), где с 1 октября 1968 г. в четвертой части бюллетеня публикуются сведения о регистрации данной полезной модели;

Япония: а) «Дзицуё син'ан кохо» («Вестник полезных моделей»), в котором публикуются сведения, аналогичные публикациям для изобретений в бюллетене «Токкё кохо»; б) с 1 января 1971 г. — «Кокай дзицуё син'ан кохо» («Бюллетень выложенных заявок на полезные модели»), где публикуются описания полезных моделей в том виде, как они поданы в патентное ведомство;

Италия: «Bolletino dei brevetti per invenzioni, moddeli e marchi» («Бюллетень патентов на изобретения, модели и товарные знаки»), где во втором разделе публикуются выходные данные о выданных патентах на полезные модели;

Испания: «Bolletin oficial de la propriedad industrial» («Бюллетень промышленной собственности»), где в четвертом разделе публикуются выходные данные и пункты формулы с чертежами;

Польша: «Wiadomosci urzedu patentowego» («Бюллетень патентного ведомства»), где во втором разделе публикуются выходные данные о выданных патентах на полезные модели.

В случае, если опубликованные в упомянутых источниках сведения окажутся недостаточными для проведения экспертизы (это в основном относится к бюллетеням Италии и Польши), следует в установленном порядке через Торгово-промышленную палату СССР заказать фотокопии соответствующих заявок или патентов. К этому следует прибегать лишь в случае крупных поставок изделий, продажи лицензий или передачи в соответствующие страны технической документации на производство изделий.

4.1.4. Методика экспертизы устройств на патентную чистоту в отношении полезных моделей аналогична методике экспертизы в отношении изобретений, поскольку защита полезных моделей в основных чертах (кроме сроков защиты и менее жестких требований к уровню новизны) аналогична защите изобретений. Основная особенность при проверке в отношении полезных моделей заключается в том, что выбор подлежащих проверке технических решений проводится с учетом малых сроков охраны полезных моделей. В связи с этим можно не проверять решения со сравнительно недавней известностью (например, по ФРГ — свыше 6 лет). Для классификации полезных моделей (за исключением Португалии) применяется действующая в данной стране система (системы) классификации изобретений. Анализ (сопоставление) патента на полезную модель с проверяемым устройством осуществляется в соответствии с принципами, изложенными для изобретений в пунктах 3.4.7 - 3.4.11 настоящей Инструкции, поскольку объем защиты полезной модели определяется патентной формулой, а нарушение патента — использованием всех без исключения существенных признаков данного пункта формулы.

4.2. ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ

4.2.1. Под промышленным образцом понимаются особенности внешнего вида промышленного изделия — его форма и очертания, рисунки на нем, элементы (черты) внешнего оформления и т.д., которые выполнены промышленным путем, придают изделию художественные (эстетические) достоинства и обладают новизной либо оригинальностью.

4.2.2. Экспертиза объекта на патентную чистоту в отношении промышленных образцов имеет существенные отличия от экспертизы в отношении изобретений и включает следующие этапы:

оценку необходимости экспертизы объекта на патентную чистоту в отношении промышленных образцов, исходя из его назначения (устройство, готовое к употреблению, комплектующее изделие, полуфабрикат и т.д.) и характера (новая разработка, объект экспорта, выставочный экспонат, проект стандарта и т.п.);

определение стран, в отношении которых должна проводиться экспертиза, и изучение законодательства этих стран по охране промышленных образцов;

выбор методики экспертизы по каждой из упомянутых выше стран;

определение источников (патентной и иной документации), по которым будет проводиться поиск зарегистрированных промышленных образцов;

выявление в объекте элементов технической эстетики (черт внешнего вида), подлежащих проверке, и их классификация;

поиск охраняемых в странах проверки промышленных образцов, имеющих отношение к проверяемому объекту;

сопоставление обнаруженных промышленных образцов с проверяемым объектом и выводы о его патентной чистоте в отношении промышленных образцов.

4.2.3. По общему правилу в качестве промышленных образцов могут охраняться только устройства, причем охране подлежат лишь внешние, видимые в готовом изделии черты. Внутренние элементы конструкции, не видимые в готовом изделии при обычном его употреблении, в качестве промышленных образцов не охраняются, независимо от любых особенностей из внешнего оформления или эстетических достоинств. Следовательно, способы и вещества проверке на патентную чистоту в отношении промышленных образцов не подлежат.

4.2.4. Как правило, на патентную чистоту в отношении промышленных образцов следует проверять машины, приборы и другие устройства как бытового (магнитофоны, холодильники, пылесосы), так и производственно-технического назначения (станки, измерительные приборы, электровозы), предназначенные к самостоятельной поставке потребителю.

Кроме того, в ряде стран в качестве промышленных образцов подлежат охране обувь, одежда, предметы галантереи (например, в США, Великобритании и др. странах) и некоторые другие изделия.

Изделия, поставляемые в качестве комплектующих составных частей для устройств, изготовляемых другими предприятиями, следует проверять лишь в тех случаях, когда они непосредственно участвуют в формировании общего внешнего вида (включая видимые при обычном употреблении элементы внутреннего оформления). Изделия, предназначенные для использования в схемах электрических устройств или в качестве внутренних элементов конструкции машин (например, реле, шариковые подшипники и т.д.), а также полуфабрикаты, как правило, проверке не подлежат.

4.2.5. Устройства, которые в соответствии с пунктами 4.2.3 и 4.2.4 подлежат экспертизе на патентную чистоту в отношении промышленных образцов, должны быть проверены при их разработке, экспорте, экспонировании в стране и за границей, а также при передаче за границу технической документации или продаже лицензии на их изготовление. Проекты стандартов на устройства, которые могут быть защищены в качестве промышленных образцов, проверяются лишь в том случае, если в проекте стандарта регламентируются или приводятся элементы внешнего оформления стандартизируемых устройств (см. пункт 5.9).

4.2.6. При изучении законодательства, относящегося к охране промышленных образцов, следует установить, какая система их охраны применяется в данной стране (по типу патентного либо авторского права), какие изделия подлежат защите, срок охраны и начало его действия, возможность продления этого срока, а также процедуру рассмотрения заявок (исследовательская, явочная) и требования к новизне (мировая, местная).

4.2.7. Выбор методики экспертизы в отношении данной страны определяется главным образом характером охраны промышленных образцов (по типу патентного либо авторского права) и объемом сведений, которые содержатся в публикациях о регистрации промышленных образцов.

Для стран, где промышленные образцы охраняются по типу патентного права, следует применять методику, включающую все этапы, перечисленные в пунктах 4.2.2.

Для стран, применяющих охрану промышленных образцов по типу авторского права, после выполнения первых четырех этапов по пункту 4.2.2 проверка по существу сводится к установлению того, являются ли внешние формы и другие элементы оформления проверяемого объекта результатом самостоятельной творческой разработки либо они скопированы (полностью или частично) с какого-либо образца. Если будет установлено, что проверяемый объект является в полной мере оригинальным и ниоткуда не скопирован, то проверку на этом можно закончить и считать, что этот объект обладает патентной чистотой по промышленным образцам в отношении данной страны. Такой вывод базируется на том, что охрана промышленных образцов по типу авторского права является ограниченной по своему объему и защищает только от подражания. Патент (свидетельство) считается нарушенным лишь в случае, если изделие целиком или в какой-либо части скопировано с охраняемого промышленного образца. Именно по указанной причине ни в одной из стран с охраной по типу авторского права публикация о регистрации промышленного образца не содержит фотографий, чертежа или рисунка его внешнего вида. Если же проверяемый объект был скопирован (полностью или частично) с образца какой-либо иностранной фирмы, то последующая проверка будет заключаться в установлении того, зарегистрировала ли эта фирма соответствующий промышленный образец в данной стране, и не истек ли срок такой регистрации. Выполняется эта работа в соответствии с рекомендациями пунктов 4.2.8 - 4.2.11 и 4.2.13.

4.2.8. В качестве источников для поиска охраняемых в данной стране промышленных образцов следует использовать официальные публикации об их регистрации, а при необходимости — каталоги и проспекты соответствующих фирм и другие материалы.

Для поиска по основным промышленно развитым странам рекомендуется использовать следующие официальные публикации:

<*> Под выходными данными понимаются номер патента (свидетельства) и дата его выдачи, дата заявки, класс, наименование образца, наименование заявителя.

Примечание. В странах СЭВ (кроме Румынии и Монголии, не имеющих охраны промышленных образцов) сведения публикуются в специальных разделах официальных патентных бюллетеней этих стран (выходные данные).

Поскольку внешний вид зарегистрированных промышленных образцов публикуется только в пяти странах (СССР, США, Японии, Югославии, Швейцарии), для ознакомления с внешним видом образцов, охраняемых в других странах, следует использовать фирменные каталоги, проспекты, рекламные и другие материалы.

4.2.9. Выявление в объекте элементов технической эстетики, подлежащих проверке в отношении промышленных образцов, проводят с учетом того, что охране могут подлежать:

общий внешний вид изделия;

самостоятельные элементы его внешнего оформления;

внешний вид отдельных частей объекта;

внешний вид (элементы оформления) тех его внутренних частей (деталей), которые видны при обычном употреблении объекта.

Внешние формы объекта подлежат проверке в том виде, как они воспринимаются при обозрении объекта в целом, без выделения в нем отдельных деталей, не имеющих самостоятельного значения (например, форма углов - прямоугольная или округлая, расположение ручек и т.д.).

В качестве самостоятельных элементов внешнего оформления объекта могут быть выделены рисунки на нем (выполненные промышленным путем), окраска отдельных частей в определенные цвета и т.д.

Пример 1. В Великобритании и Японии раскраска промышленного образца в определенный цвет (цвета) является его признаком и подлежит охране. В связи с этим, если цвет указан при регистрации, его изменение явится обходом зарегистрированного образца.

Внешний вид отдельных частей объекта выделяется для проверки тогда, когда эти части являются самостоятельными предметами производства или могут быть отделены от объекта. Во всех случаях эти части должны восприниматься при обозрении как самостоятельно, так и в общем комплексе внешнего вида объекта в целом.

Пример 2. В автомобиле в качестве самостоятельных элементов проверки следует выделить фары, колеса, шины (в том числе рисунок протектора), рулевую колонку, приборную доску в кабине, форму сидений и т.д.

Внешний вид элементов внутреннего оформления выделяется для самостоятельной проверки только тогда, когда они обозримы при обычном употреблении объекта.

Пример 3. При экспертизе холодильника следует выделить для проверки не только его общий вид, но и внутреннее оформление холодильной камеры, в том числе вид дверцы изнутри, форму полок и пр., которые видны при использовании холодильников.

4.2.10. Выделенные для проверки элементы технической эстетики следует проиндексировать по принятой в большинстве стран - участниц Парижской конвенции международной системе классификации промышленных образцов (содержит 31 класс с разделением на подклассы), а также по национальной системе классификации, если такая система применяется в данной стране для регистрируемых промышленных образцов (например, в США и Индии).

4.2.11. Поиск охраняемых промышленных образцов осуществляется по соответствующему официальному источнику, в котором публикуются сведения о зарегистрированных в данной стране образцах (см. пункт 4.2.9) за полный номинальный срок их действия, установленный законом, с учетом возможного продления. Ведется поиск по классификационной рубрике, к которой относится проверяемый объект в целом, а в случае, если для проверки выделены кроме общего внешнего вида и другие элементы технической эстетики, то по всем классификационным рубрикам, к которым отнесен каждый из элементов.

При обнаружении зарегистрированных промышленных образцов, затрагивающих проверяемый объект или его элементы, следует проверить, не утратил ли силу патент (свидетельство) на данный образец в связи с неуплатой очередной пошлины (сведения об этом публикуются в тех же официальных патентных бюллетенях). Патенты (свидетельства), утратившие силу, во внимание не принимаются.

Помимо поиска по официальным патентным бюллетеням, целесообразно также проводить поиск по торгово-промышленным каталогам, выставочным проспектам и специальным отраслевым журналам, где могут быть опубликованы фотографии, рисунки или чертежи соответствующих изделий. Это поможет не только обнаружить аналогичные образцы, но и провести их сопоставление с проверяемым объектом при экспертизе в отношении стран, где в публикациях о регистрации не приводится внешний вид охраняемого образца.

4.2.12. Заключительным этапом экспертизы объекта на патентную чистоту по промышленным образцам в отношении стран с их охраной по типу патентного права является его сопоставление с обнаруженным охраняемым образцом. Для стран, где не публикуется внешний вид зарегистрированных образцов, это сопоставление ведут по фотографиям, рисункам и т.п., помещаемым в фирменных каталогах, проспектах, журналах и других непатентных источниках, либо непосредственно по образцам изделий, если они имеются в СССР. В особенности для этой цели следует использовать как проводимые в СССР международные и специализированные выставки с участием иностранных фирм, так и материалы таких выставок (каталоги, проспекты и другие пристендовые материалы).

Сопоставление ведут исходя из того принципа, что нарушением патента (свидетельства) на промышленный образец признается выпуск в продажу изделия, которое может быть не вполне идентичным зарегистрированному образцу, однако производит на потребителя впечатление аналогии с этим образцом и тем самым может ввести его в заблуждение относительно производителя данного изделия. При этом не придается значения тому, имеет ли место заимствование (копирование) либо объективное (случайное) совпадение. В силу этого при сопоставлении следует обращать внимание не на полное совпадение всех черт внешнего оформления объекта или его частей с аналогичными элементами зарегистрированного образца, а лишь на общность их зрительного восприятия неподготовленным лицом, причем в соответствии со сложившейся судебной практикой в США, Англии и большинстве других стран с охраной промышленных образцов по типу патентного права при возникновании спора о нарушении сопоставление зарегистрированного образца с контрафактным изделием ведется путем их поочередного (а не одновременного) показа.

При решении вопроса о том, подпадает или нет проверяемый объект под действие рассматриваемого патента на промышленный образец, следует иметь в виду, что зарегистрированный образец понимается как целый, нераздельный объект, но не как совокупность его отдельных частей. В силу этого использование лишь отдельных элементов внешнего оформления зарегистрированного образца не рассматривается как нарушение патента. Нарушение будет иметь место лишь в том случае, если используемая часть зарегистрированного образца защищена независимо от него самостоятельным патентом.

4.2.13. При экспертизе в отношении стран с охраной промышленных образцов по типу авторского права сопоставление с зарегистрированным образцом, как правило, не производят (главным образом из-за отсутствия изображения внешнего вида в публикации о регистрации образца). Практически достаточно ограничиться установлением совокупности двух фактов: проверяемый объект скопирован с иностранного образца, а этот последний защищен в стране действующим патентом. Если оба эти условия имеют место, то проверяемый объект не обладает в данной стране патентной чистотой в отношении промышленных образцов. При этом следует иметь в виду, что по сложившейся практике, если данные о внешнем виде образца не были опубликованы (в проспекте, каталоге, путем экспонирования, продажи и т.п.), то в случае конфликта истец должен доказать недобросовестность ответчика (факт заимствования), а если публикация имела место, то бремя доказательства своей невиновности (отсутствия заимствования) возлагается уже на ответчика.

4.3 ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ, ФИРМЕННЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ,

<*> Проверка в отношении знаков обслуживания не рассматривается как не имеющая отношения к объектам техники и другой продукции.

4.3.1. Под товарными знаками понимаются помещаемые на товарах (изделиях или их упаковке) или употребляемые при их рекламе обозначения (словесные, буквенные, цифровые, в виде символических рисунков в сочетании со словами, буквами цифрами или без них и т.п.), предназначенные для того чтобы отличить товары одного предприятия от однородных (аналогичных или сходных) товаров других предприятий.

Кроме товарных знаков, в большинстве стран мира (в том числе во всех странах - участницах Парижской конвенции по охране промышленной собственности) охраняются фирменные наименования и указания о происхождении товаров.

Под фирменным наименованием понимается устойчивое обозначение предприятия (фирмы, компании, концерна и т.п.); отличающее его в хозяйственном (торговом) обороте от других предприятий (фирм и т.п.). В отличие от личного имени, которое может быть одинаковым у различных лиц, фирменное наименование охраняется промышленным правом (в том числе и Парижской конвенцией).

Под указанием о происхождении товаров понимаются помещаемые на самом товаре, его упаковке или применяемые при рекламе обозначения производителя данного товара и его местонахождения (например, "Минмедпром. Казанский ХФЗ", "Glaxo Laboratories Ltd. Greenford. England. Pour la Suisse Glaxo AG Bern", "Химический завод Гедеон Рихтер А.О. Будапешт. Венгрия"), а также специфические наименования товара, непосредственно связанные с географическим местом его изготовления либо происхождения (например, "Гаванские сигары", вино "Шампанское"). Для таких наименований (по месту происхождения) существует международная регистрация, осуществляемая Международным бюро ВОИС.

4.3.2. При экспертизе объекта на патентную чистоту в отношении перечисленных в пункте 4.3.1 видов промышленной собственности необходимо иметь в виду следующие их особенности: товарные знаки могут охраняться как на основе национальной регистрации в одной или нескольких странах (территориальный принцип охраны), так и на основе международной регистрации, при которой исключительное право на зарегистрированный в правомочном органе товарный знак охраняется во всех странах - участницах Мадридского соглашения о международной регистрации знаков (так называемый "Международный знак") без дополнительной регистрации в каждой из этих стран <*>;

<*> В настоящее время участниками Мадридского соглашения являются 23 страны, (в том числе Австрия, Бельгия, ГДР, Испания, Италия, АРЕ, Румыния, Югославия, ФРГ, Франция, Чехословакия, Швейцария).

право на товарный знак может охраняться практически бессрочно, поскольку установленный законами различных стран срок их охраны может быть продлен неограниченное число раз;

фирменные наименования охраняются во всех странах - участницах Парижской конвенции без обязательной заявки или регистрации и независимо от того, входит ли данное наименование в состав товарного знака или нет (ст. 8 Конвенции);

указания о происхождении товаров охраняются на основании ст. 10 (1) Парижской конвенции, предусматривающей обязанность стран-участниц применять соответствующие санкции (наложение ареста на товары, запрет их ввоза и т.п.) за прямое или косвенное использование ложного указания о происхождении товаров, а также на основании Мадридского соглашения о санкциях за ложное или неправильное указание происхождения товаров <*>. Указанные соглашения, так же как и для фирменных наименований, не требуют для указаний о происхождении товаров какой-либо специальной регистрации;

<*> Участниками этого соглашения в настоящее время являются более 30 стран, в том числе Бразилия, Великобритания, Венгрия, ГДР, Испания, Италия, Куба, Ливан АРЕ, Польша, Португалия, Сирия, Тунис, Турция, Франция, ФРГ, Чехословакия, Швейцария, Швеция, Япония.

охрана указания о происхождении товаров может распространяться не только на промышленные изделия, как это имеет место для остальных видов промышленной собственности, но и на необработанную сельскохозяйственную продукцию;

в большинстве капиталистических стран получила распространение практика охраны без регистрации так называемых мировых (всемирно известных) знаков, принадлежащих крупным фирмам, пользующихся высокой репутацией на мировом рынке;

проверке следует подвергать изделия, которые в отношении других видов промышленной собственности не проверяются, если они снабжены товарным знаком или иными видами маркировки.

4.3.3. Как правило, экспертизу объекта на патентную чистоту в отношении товарных знаков, фирменных наименований и указаний о происхождении товаров <**> проводит предприятие-изготовитель данного объекта. Разработчик объекта выполняет эту работу лишь в отношении товарных знаков, помещаемых им на служебной или технической документации (в особенности на инструкциях по применению), рекламных и других материалах (например, выставочных проспектах), а также в тех случаях, когда разрабатываемому объекту присваивается специальное наименование (например, телевизор "Рубин", препарат "Полирон" и т.п.).

<**> Далее в Инструкции для краткости будет применяться выражение "экспертиза в отношении товарных знаков", под которым понимается также и экспертиза в отношении фирменных наименований и указаний о происхождении товаров.

4.3.4. Экспертиза на патентную чистоту в отношении товарных знаков заключается, как правило, в выполнении следующих этапов:

оценке объекта с точки зрения необходимости его проверки в отношении товарных знаков;

выявлении в объекте всех элементов его маркировки, требующих проверки;

определении стран, в отношении которых следует провести проверку, а также участия этих стран в Мадридских и Лиссабонском соглашениях;

определении классификационного индекса изделия по системе классификации товаров и услуг;

определении источников патентной и иной документации, по которой следует провести проверку;

проведении поиска зарегистрированных товарных знаков;

сопоставлении проверяемых элементов маркировки с зарегистрированными знаками и выводы о патентной чистоте объекта в отношении товарных знаков.

4.3.5. Проверке на патентную чистоту в отношении товарных знаков подлежат все промышленные изделия, снабженные товарными знаками и другими видами маркировки или обозначениями, помещаемыми как на самом изделии, так и на упаковке, независимо от того, подвергались ли эти изделия проверке на патентную чистоту в отношении других видов промышленной собственности (например, любые изделия с давней известностью свыше 20 - 25 лет, а также объекты, не признаваемые патентоспособными в данной стране - химические вещества, пищевые и лечебные вещества, швейная продукция и т.д.). Кроме того, проверке подлежит служебная техническая документация, рекламные и другие материалы (например, деловые бумаги), если на них помещен товарный знак или они содержат вновь вводимые (не употреблявшиеся ранее) наименования материалов и веществ, а также специальные наименования самих изделий. Непромышленные изделия (сырьевые товары, сельскохозяйственная продукция и пр.) подлежат проверке лишь в случаях, когда они реализуются в упаковке или таре, на которой помещен товарный знак, а также если в названии этих товаров содержатся иностранные географические наименования (например, лабрадорский мрамор).

Пример 1. Сахар-песок поступает в продажу либо в мешках (продается вразвес), либо расфасованным в кульки весом 0,5 и 1,0 кг, на которых нет ни товарного знака, ни какого-либо специального наименования. В данном случае вопрос о проверке в отношении товарных знаков не возникает.

Пример 2. Партия трикотажных верхних изделий поступает в продажу с ярлыком, где помещен товарный знак изготовителя. Проверка необходима.

Пример 3. Проектный институт "Гипроруда" передает за границу проект рудника, причем на проектной документации помещен товарный знак института. Проверка необходима.

4.3.6. Как правило, проверке подлежит только товарный знак (маркировка), помещаемый на изделии в целом. Товарные знаки, помещаемые на комплектующих изделиях и других внутренних частях объекта, во внимание не принимаются. Такое положение обосновывается в мировой практике тем, что, выпуская данное изделие и снабжая его своим товарным знаком, изготовитель берет на себя ответственность за надлежащее качество всего изделия в целом, включая покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, материалы и пр. Таким образом, товарные знаки составных частей как бы поглощаются общим товарным знаком изготовителя в целом. Кроме того, считается, что изготовитель комплектующего изделия, выпуская свой товар, обеспечил независимость его маркировки от охраняемых прав третьих лиц.

В силу этого проверять товарные знаки комплектующих изделий следует лишь в тех случаях, когда данное изделие имеет исключительную важность для объекта в целом, а товарный знак этого изделия хорошо виден в готовом объекте, причем изготовителю объекта заведомо известно, что проверка чистоты маркировки такого комплектующего изделия в отношении данной страны не проводилась.

4.3.7 Проверке на патентную чистоту в отношении товарных знаков подлежат следующие элементы маркировки товара:

товарный знак, помещаемый на изделии и его упаковке, если этот знак не зарегистрирован в данной стране;

специальное наименование товара, помещаемое на самом товаре, его упаковке, рекламных материалах, технической документации и пр. (например, часы "Эра", автомобиль "Москвич-412", паста "Морена" и т.п.);

наименование изготовителя данного товара, если оно помещается на товаре, упаковке и т.д. и представляет собой слово (или сочетание слов), применение которого возможно в иностранных языках (например, фирма "Старт");

наименование материала, из которого изготовлен данный товар, если это наименование входит в маркировку (например, указано в ярлыке) и не является видовым для данного материала, причем употребление этого наименования возможно в иностранных языках;

все прочие обозначения (буквенные, цифровые, словесные или их сочетания), входящие в маркировку товара;

специальной формы упаковка, если данный товар реализуется только в этой упаковке, например, вино, пиво, одеколон и т.п. (так называемые объемные знаки).

4.3.8. Проверка должна производиться в отношении СССР и конкретных стран, в которые предполагается поставка или экспонирование данного объекта.

В отношении СССР, независимо от наличия на изделии зарегистрированного в стране товарного знака, проверка проводится только в тех случаях, когда помимо товарного знака на изделии, его упаковке или документации к нему указаны фирменное наименование, специальное наименование товара или материала, из которого он изготовлен (например, кашмилон). В особенности это относится к товарам бытового назначения, медикаментам, парфюмерии и т.п.

Пример. Радиоприемник "Пионер" (наименование помещено на передней панели) снабжен зарегистрированным в СССР товарным знаком изготовителя. Несмотря на наличие такого знака, маркировка приемника подлежит проверке, так как может нарушить зарегистрированные в СССР на имя иностранных фирм наименования (японская фирма "Пайониэр Кабусики капта" имеет свидетельство N 41992 на право использования в СССР наименования "Пионер" для радиотоваров).

4.3.9. В отношении стран, по которым требуется провести проверку, следует установить, участвуют ли они в Мадридских соглашениях о международной регистрации товарных знаков и о санкциях за ложное указание происхождения товаров.

Если данная страна участвует в Мадридском соглашении о международной регистрации, то помимо проверки по национальному фонду зарегистрированных товарных знаков следует дополнительно провести проверку и по фонду международных знаков (см. пункт 4.3.11).

Если страна участвует в Мадридском соглашении о санкциях за ложное указание происхождения товаров, то необходимо с особой тщательностью отнестись к проверке наименования товаров и других элементов маркировки как входящих, так и не входящих в товарный знак, которые могут быть расценены в качестве указания о географическом месте происхождения данного товара (например, изображение характерных для какой-либо конкретной местности растений, животных, элементов пейзажа и т.п.).

4.3.10. Если будет установлено, что данный товар подлежит проверке на патентную чистоту в отношении товарных знаков, следует определить классификационный индекс соответствующего вида (класса) товаров, по которому будет проводиться поиск зарегистрированных в стране товарных знаков. В отличие от определения классификационных индексов для изобретений и полезных моделей, для товарных знаков определяется индекс только для изделия (товара) в целом, но не для отдельных элементов его маркировки. При определении классификационного индекса следует иметь в виду, что "опасные" товарные знаки могут быть зарегистрированы и по другим классам для таких товаров, которые хотя и не аналогичны проверяемому, но несмотря на это могут быть признаны "сходными" с ним (см. пункт 4.3.14).

В настоящее время в большинстве стран применяется Международная система классификации товаров и услуг (в том числе в СССР и странах СЭВ), включающая 34 класса товаров.

Национальные системы классификации применяются в США (с 1968 г. наряду с ней применяется и международная система), в ряде стран Латинской Америки, в Японии, Австрии и некоторых других странах.

4.3.11. Публикация о зарегистрированных в данной стране товарных знаках и о продлении срока их действия производится либо в соответствующих разделах официальных бюллетеней патентных ведомств (в большинстве стран мира, в том числе в СССР, США, Италии и др.), либо в отдельно издаваемых специальных бюллетенях товарных знаков. В настоящее время отдельные бюллетени товарных знаков издаются патентными ведомствами Австрии, Аргентины, Бельгии, Болгарии, Великобритании, ГДР, Дании, Канады, Нидерландов, Норвегии, Пакистана, Финляндии, Франции, ФРГ, Чехословакии, Швеции, Японии и некоторых других стран.

При проверке чистоты наименований товаров <*> следует пользоваться издаваемыми в большинстве стран алфавитными перечнями словесных товарных знаков (в СССР также периодически издается "Алфавитный указатель словесных товарных знаков"). Эти же источники можно использовать и для проверки фирменных наименований, однако никакой гарантии такая проверка не дает, поскольку регистрация фирменных наименований не обязательна. В силу этого, а также ввиду трудности ознакомления на местах с полными фирменными указателями стран мира, для обеспечения чистоты в отношении фирменных наименований следует в названии советских предприятий и фирм избегать слов, употребление которых возможно в иностранных языках.

<*> Следует иметь в виду, что в настоящее время более 90% товарных знаков, регистрируемых за рубежом (в том числе знаки иностранцев, регистрируемые в СССР), являются словесными и представляют собой наименование товара, либо наименование фирмы, либо отвлеченное наименование.

Пример. Наименование "Прогресс" зарегистрировано в СССР на имя западногерманской фирмы для пяти классов товаров (свидетельства N 34333, 34334 и 34335).

При проверке в отношении стран - участниц Мадридского соглашения о международной регистрации товарных знаков следует, кроме национальной публикации, пользоваться издаваемым в Женеве ежемесячным бюллетенем "Международные знаки" ("Les margues internationalё") и алфавитными указателями к нему.

Кроме того, во всех случаях целесообразно использовать фирменные каталоги, выставочные проспекты и другие подобные материалы, в особенности, если они относятся к фирмам, выпускающим аналогичную или сходную продукцию.

4.3.12. Поиск зарегистрированных в данной стране товарных знаков ведется, как правило, в пределах той классификационной рубрики, к которой относится проверяемый товар (или документация на него), поскольку сплошной поиск (по всем классам) зарегистрированных в стране знаков весьма трудоемок и не может быть рекомендован. Однако для словесных знаков, для словесной части комбинированных знаков и для наименований товаров поиск по классификационному индексу необходимо дополнить поиском по соответствующим алфавитным указателям. При этом следует учитывать, что зачастую поиск по алфавитным указателям не гарантирует отыскания всех "опасных" знаков, поскольку сходные знаки могут начинаться с другой буквы, слова могут быть переставлены местами и т.д. Во всех случаях обнаружения аналогичных или похожих знаков (либо их элементов), зарегистрированных по другому классу, необходимо рассмотреть вопрос о возможности распространения их действия на проверяемый товар, как об этом сказано в пункте 4.3.14 Инструкции.

4.3.13. Сопоставление маркировки проверяемого объекта (товарного знака и других элементов маркировки) с охраняемым товарным знаком ведется как для знака в целом, так и по отдельным его элементам (мотивам). При этом, как и для промышленных образцов (см. пункт 4.2.13), главным критерием является не точное совпадение проверяемого знака (или другого элемента маркировки) с охраняемым, а их общее сходство, которое может создать у обычного покупателя <*> впечатление об идентичности сравниваемых знаков при разновременном их восприятии и, следовательно, ввести его в заблуждение относительно изготовителя данного товара.

<*> Под "обычным" или "средним" покупателем в зарубежной судебной практике понимается покупатель со средней (нормальной) степенью внимательности к внешнему виду покупаемого товара (так называемый массовый покупатель).

В случае рассмотрения в суде иска о нарушении права на охраняемый товарный знак практика выработала те же приемы, что и в спорах о промышленных образцах (поочередная демонстрация знаков незаинтересованным экспертам). Как правило, нарушением признается добавление к охраняемому знаку новых элементов, перевод словесного знака (или словесного элемента комбинированного знака) на другой язык, несущественные изменения элементов знака (в том числе слов) и введение других отличий, если они не исключают общности впечатления от охраняемого и контрафактного знаков при их разновременном восприятии.

Пример 1. Итальянский суд определил, что знак "Gomenofedrina" нарушает в Италии права французской фирмы на международный знак "Gomenol". При этом суд отметил, что не имеет никакого значения различие в химическом составе и терапевтическом применении медикаментов под этими наименованиями.

Пример 2. Во Франции охраняется комбинированный знак, на котором изображена голова коровы с широко раскрытым ртом, надписью "смеющаяся корова" и наименование фирмы истца. Ответчик применил знак, на котором изображена голова коровы с плотно закрытым ртом и помещены надпись "серьезная корова" и наименование фирмы ответчика. Суд установил нарушение прав истца на первый знак ("смеющаяся корова") и определил, что несмотря на имеющиеся отличия в тексте и в изображении, знаки будут восприниматься клиентурой одинаково, т.е. как хорошо зарекомендовавший себя знак "смеющаяся корова".

4.3.14. В случае, если охраняемый товарный знак зарегистрирован для другой категории товаров (по другому классу), необходимо оценить возможность признания проверяемого изделия "сходным товаром", следствием чего может явиться распространение на это изделие охраняемых прав владельца зарегистрированного по другому классу знака. Такая оценка представляет серьезные трудности, поскольку нет единообразия при подходе к этому вопросу судов различных стран. В ряде стран суды не придают классификации решающего значения, считая ее главной целью не строгое определение границ права на охраняемый знак, а облегчение экспертизы. Однако и в этих странах, как правило, не признаются сходными товары существенно различного назначения и характера. В других странах (Италия, Франция) суды обычно в большей мере считаются с классификацией патентного ведомства.

Пример 1. Во Франции были признаны сходными товарами: химические вещества, применяемые в фотографии, и химические продукты промышленного применения; продукты питания и корма для животных; медикаменты и дезинфицирующие средства.

Пример 2. В ФРГ были признаны сходными товарами: дизельные тракторы и сельскохозяйственные машины; автомобили и моторы; счетные машины и пишущие машинки.

Раздел IV

<*> См. пункты 4.3; 4.4; 4.6 Указаний ЗП-1-77.

5.1. В настоящем разделе излагаются специфические черты или отличия от изложенной в предыдущих разделах общей методики экспертизы на патентную чистоту, которые непосредственно связаны с особенностями данного объекта, влияющими на выбор стран и видов промышленной собственности для проверки, объем проверки, применяемую для этого патентную документацию и т.д., и определяются характером самого объекта (новая разработка, объект экспорта, объект лицензии и т.д.), его назначением, объемом использования (в стране или за рубежом) и другими факторами.

Наряду с изложением особенностей проверки объектов, перечисленных в пункте 5 Указаний ЗП-1-70, в пункте 5.10 настоящего раздела дополнительно приводятся рекомендации о наиболее рациональной методике экспертизы на патентную чистоту отдельных объектов - машин, приборов, оборудования, материалов и технологических процессов, предназначенных к использованию только на территории СССР (рекомендации о проверке сооружаемых на территории страны предприятий и других объектов капитального строительства изложены в пункте 5.7).

5.2. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ

5.2.1. Экспертизе на патентную чистоту должны подвергаться научно-исследовательские работы, если их результатом является конкретное техническое решение, на основе которого предполагается разработать какое-либо устройство, способ или вещество.

Как правило, проверке подлежат работы, направленные на создание новых (или усовершенствование существующих) технологических процессов во всех отраслях промышленности, на разработку новых принципиальных электрических или кинематических схем, способов измерений различных величин и создание на этой основе новых приборов, создание новых веществ (материалов) или штаммов, новых конструктивных решений и т.п.

Кроме того, подлежат экспертизе на патентную чистоту селекционные работы, в результате которых создаются новые сорта растений или новые породы животных <*>.

<*> Методика экспертизы таких работ имеет сугубо специальный характер и в настоящей Инструкции не рассматривается.

Не подлежат экспертизе работы гуманитарного характера (исследования в области истории, литературы, социальных наук и т.п.), географические исследования, работы в области математических наук и все другие исследования, не заканчивающиеся конкретным техническим результатом, а также работы, направленные на исследование местных проблем, имеющих значение только для определенного района, массива, бассейна и т.п.

Пример 1. В результате исследований, выполненных научно-исследовательским институтом проблем Курской магнитной аномалии (НИИ КМА), установлено, что для горно-геологической специфики КМА оптимальной является такая стадийность разработки, когда сначала отрабатываются богатые руды, а затем - подстилающие их бедные (железистые кварциты). В данном случае проверка на патентную чистоту не нужна, несмотря на большую важность полученных результатов.

Не требуют также проверки НИР, направленные на разработку теоретических основ расчета, проектирования и всех других расчетных методов, не подлежащих в настоящее время патентной защите. Однако практическое применение этих результатов, выражающееся в создании конкретных устройств, способов или веществ, необходимо проверить.

Пример 2. Одним из поисковых направлений работ Института физики АН Латвийской ССР была разработка теоретических основ расчета и проектирования магнитогидродинамических (МГД) насосов для перекачки жидких металлов. На основе полученных результатов было создано автоматическое устройство для пайки печатных схем с подачей жидкого металла МГД-насосом. В данном случае следует проверить на патентную чистоту как способ, так и устройство для пайки печатных схем с помощью МГД-насосов.

Кроме того, не проверяются на патентную чистоту фундаментальные исследования, направленные на обнаружение неизвестных ранее закономерностей и явлений материального мира, подпадающих под понятие "открытие". Однако конкретные способы использования таких открытий, на основе которых могут быть разработаны новые технологические процессы, методы измерений, новые устройства или вещества, должны подвергаться проверке.

5.2.2. Как правило, результаты научно-исследовательских работ должны быть проверены на патентную чистоту в отношении СССР и стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли науки и техники. Экспертизу следует проводить только по патентам на изобретения, за исключением случаев, когда вновь созданному веществу или материалу присваивается специальное (но не видовое) наименование (например, "Лавсан"), которое подлежит проверке также и по товарным знакам.

5.2.3. Если проверка проводится в отношении стран с отсроченной экспертизой заявок (например, Франция, ФРГ, Нидерланды и др.), то кроме патентов следует обязательно принимать во внимание также и выложенные (опубликованные) заявки на изобретения независимо от того, прошли они экспертизу в патентном ведомстве соответствующей страны или нет.

5.2.4. При выявлении конкретных технических решений, подлежащих проверке на патентную чистоту, следует отобрать все те созданные в ходе работы новые принципиальные решения, которые предполагается реализовать в соответствующем устройстве, способе или веществе. Не следует проверять используемые при этом детали, комплектующие изделия, материалы и т.п., если они сами по себе не являются предметом данной работы или не созданы в ходе НИР.

Пример 1. В результате НИР, направленной на создание телепроекционной установки с экраном в несколько десятков квадратных метров, был разработан светоклапанный способ съема изображения с электронно-оптического модулятора с последующим проецированием его на большой экран. Была разработана также конструкция электронно-оптического модулятора в виде вогнутого зеркала с тонкой масляной пленкой, деформирующейся под воздействием потока электронов, и оптическая система переноса изображения с модулятора на экран. В данном случае проверке подлежат светоклапанный способ съема изображения, конструкция электронно-оптического модулятора и оптическая схема переноса изображения на экран. Не подлежат проверке примененные в установке другие узлы, блоки, детали, радиокомпоненты и пр., выпускаемые промышленностью.

В ряде случаев следует проверить не только созданные в ходе НИР технические решения, но и те принципиальные решения, которые легли в основу данной НИР и без которых невозможна реализация ее новых результатов. Это в первую очередь относится к созданию новых устройств для осуществления уже известных способов, к разработке принципиально новых способов получения известных веществ или материалов и другим случаям, когда НИР направлена на усовершенствование известных технических решений, которые могут являться предметом действующих патентов третьих лиц или базируются на них.

Пример 2. В результате НИР создан новый эффективный способ получения сверхтвердого абразивного материала на основе кристаллического нитрида бора кубической структуры, позволяющий получить материал, который невосприимчив к влажности окружающей среды и не изменяет свои первоначальные свойства при длительном хранении. Проверке подлежат как способ получения, так и сам абразивный материал, поскольку, хоть он и отличается от существующих материалов подобного типа, однако может включать все признаки защищенного действующими патентами абразивного материала.

5.2.5. Если результаты НИР подлежат передаче другой организации, которая на их основе будет вести разработку каких-либо устройств, способов или веществ, то экспертизу данной работы на патентную чистоту следует оформить в виде экспертного заключения и патентного формуляра по ГОСТ 2.110-68 (см. пункт 6.4). Во всех остальных случаях можно ограничиться составлением экспертного заключения, причем если дальнейшую работу по созданию на основе НИР устройств, способов или веществ будет вести то же подразделение (отдел, лаборатория) организации, в котором проводилась НИР, то отдельное экспертное заключение на НИР не составляется, а результаты проверки ее патентной чистоты включаются в общее экспертное заключение и патентный формуляр на устройство, способ или вещество в целом.

5.3. РАЗРАБОТКА ИЛИ СУЩЕСТВЕННОЕ УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОБЪЕКТА

5.3.1. Экспертизе на патентную чистоту подлежат вновь разрабатываемые или подвергающиеся существенному усовершенствованию <*> машины; приборы, оборудование, материалы и технологические процессы. Под существенным усовершенствованием понимаются такие изменения объекта, когда перерабатываются его основные технические решения, заменяются важнейшие узлы, агрегаты и механизмы, вводятся или заменяются другими стадии (операции) в технологическом процессе или компоненты (ингредиенты) в веществе и т.п., в результате чего значительно улучшаются основные характеристики объекта. В этих случаях следует заново провести полную экспертизу данного объекта на патентную чистоту с составлением нового патентного формуляра. В остальных случаях, когда изменяются некоторые конструктивные решения отдельных (не главных) элементов, заменяются отдельные комплектующие изделия, вносятся изменения в параметры технологического процесса, в количественное содержание компонентов вещества и т.п., следует провести проверку лишь сделанных изменений, оценить их влияние на патентную чистоту объекта в целом и внести необходимые изменения в патентный формуляр.

<*> В последующем для краткости все эти объекты именуются вновь разрабатываемыми.

Пример 1. Усовершенствование экскаватора заключается в изменении его кинематической схемы (введение гидропривода) и конструкции рабочего органа, в результате чего его производительность повысилась на 40%. Такое усовершенствование является существенным, модернизированный экскаватор следует полностью проверить на патентную чистоту.

Пример 2. При модернизации бытового холодильника изменены его внешние формы на более современные, несколько увеличен объем холодильной камеры и улучшено ее оборудование. Конструкция холодильного агрегата и других узлов не изменилась. При такой несущественной переработке достаточно проверить на патентную чистоту в отношении промышленных образцов внешний вид холодильника (включая вид холодильной камеры и ее оборудование).

5.3.2 Экспертизу вновь разрабатываемых объектов на патентную чистоту следует провести в отношении следующих стран:

объектов, специально предназначенных для экспорта в определенную страну, - в отношении СССР и этой страны;

объектов, при разработке которых заранее не известно, в какие страны они будут направлены, - в отношении СССР и стран, занимающих ведущее место в той отрасли техники, к которой относится данный объект;

объектов, предназначенных к использованию только на территории СССР (см. пункт 5.10) - в отношении СССР.

Если техническая документация на разрабатываемый объект подлежит передаче за границу в порядке оказания технической помощи или по другим основаниям для организации там производства, то патентная чистота объекта должна быть проверена и в отношении страны, которой передается техническая документация, а также тех стран, в которые предусмотрен экспорт данного объекта. Комплектующие изделия, приобретаемые заказчиком на месте, проверке на патентную чистоту не подлежат.

5.3.3. Как правило, все вновь разрабатываемые объекты должны быть проверены на патентную чистоту в отношении изобретений, а устройства, помимо этого, также и в отношении промышленных образцов.

В отношении полезных моделей проверка не производится, за исключением случаев, когда данное устройство специально разрабатывается для стран, где предусмотрена защита этого вида промышленной собственности.

В отношении товарных знаков проверка производится только в случаях, предусмотренных пунктом 4.3.3 Инструкции.

5.3.4. Выбор технических решений, подлежащих проверке на стадии разработки объекта, определяется тем, что второстепенные комплектующие изделия, а также отдельные малозначительные для объекта, в целом решения могут быть заменены на последующих стадиях изготовления и испытания опытного образца, его доводки, а также при полупромышленных испытаниях технологического процесса и т.п.

В связи с этим при разработке объекта, как правило, проверке подлежат:

основные схемные, конструктивные и другие решения, определяющие общую компоновку объекта, его принципиальную электрическую или кинематическую схему, последовательность операций (стадий) и основные параметры технологического процесса, наличие и соотношение ингредиентов (компонентов) вещества и т.д.;

важнейшие узлы, агрегаты, механизмы, предназначенные для выполнения основных функций объекта;

другие элементы, в том числе наиболее значительные комплектующие изделия, от которых зависит выбор принятых в данном объекте основных технических решений, важных для объекта в целом.

Пример. Разрабатывается растровый электронный микроскоп, разрешающая способность которого зависит от разрешающей способности его телевизионного устройства. В свою очередь она определяется разрешающей способностью кинескопа, которая должна быть не менее 2000 строк (т.е. втрое больше, чем у стандартных кинескопов). Таким образом, применение более совершенного кинескопа определяет и высокую разрешающую способность микроскопа в целом. Такое комплектующее изделие требуется проверить на патентную чистоту.

Особое внимание следует обратить на выявление в объекте новых конструктивных и схемных решений, а также других элементов, благодаря которым объект приобретает качества, не присущие известным устройствам, способам и веществам и выгодно отличающие его от объектов аналогичного назначения.

5.3.5. Как правило, разработчик объекта проверяет на патентную чистоту технические решения и другие элементы, разработанные им самим, получая в установленном порядке сведения о патентной чистоте других важных для данного объекта элементов (в том числе и комплектующих изделий).

При этом не следует запрашивать сведения о патентной чистоте второстепенных и малозначительных для данного объекта комплектующих изделий. Вместе с тем при наличии в организации, ведущей разработку объекта, нужных сведений, следует выбирать для него основные комплектующие изделия, обладающие патентной чистотой в отношении стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли техники.

5.3.6. При экспертизе вновь разрабатываемых объектов в наибольшей степени применяются рекомендации, изложенные в общей методике экспертизы объектов техники на патентную чистоту (разделы I и II) с использованием всех (или большинства) ее этапов (см. пункты 2.2 - 3.6). Однако при этом следует иметь в виду, что в ряде случаев основным методом проверки патентной чистоты объекта на стадии его разработки может являться поиск, отбор и изучение патентов фирм, занимающихся разработкой и изготовлением объектов того же назначения (класса, типа, вида) или важнейших составных частей для них, в особенности, если речь идет об объектах, изготовляемых ограниченным числом фирм.

5.3.7. Экспертизу объекта на патентную чистоту следует проводить как перед началом разработки в ходе общих патентных исследований, так в последующем на всех стадиях его разработки в объеме, соответствующем данной стадии разработки. Например, на стадии технического проектирования проверяется патентная чистота общих компоновочных решений, кинематической или принципиальной электрической схемы, последовательности операций технологического процесса и т.п., на стадии разработки рабочих чертежей - патентная чистота отдельных механизмов, узлов, агрегатов, каскадов, стадий технологического процесса и т.п.

По окончании разработки объекта следует уточнить данные о патентной чистоте всех ранее проверенных технических решений и других элементов с учетом тех изменений, которым они подвергались в ходе разработки, а также и вновь поступившей за время разработки последней патентной документации.

5.4. ОТДЕЛЬНЫЕ ОБЪЕКТЫ ЭКСПОРТА

5.4.1. Под отдельным объектом экспорта понимается предназначенная к поставке в одну или несколько стран партия одинаковых или однотипных машин, приборов, оборудования, материалов и другой промышленной продукции, независимо от величины данной партии, объема поставки и предназначения поставляемых изделий.

Пример 1. В ряд стран Европы предполагается поставить партию часов "Слава", "Полет" и "Молния". Каждая из этих марок часов является отдельным объектом экспорта.

Пример 2. Организация является генеральным поставщиком комплекта оборудования для тепловой электростанции, сооружаемой за рубежом при технической помощи СССР. В данном случае это оборудование в целом (комплектно) является объектом комплектной поставки и его экспертиза на патентную чистоту должна проводиться в соответствии с рекомендациями пунктов 5.6.1 - 5.6.19.

5.4.2. Отдельные объекты экспорта должны быть проверены на патентную чистоту в отношении СССР и всех стран поставки, указанных в заказах-нарядах или других официальных документах (план экспорта, уведомление внешнеторгового объединения и т.п.).

5.4.3. Экспертизу следует провести в отношении всех видов промышленной собственности, охраняемых в данной стране. При проверке в отношении полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков следует руководствоваться рекомендациями соответственно пунктов 4.1, 4.2 и 4.3.

5.4.4. Экспертизу объектов экспорта на патентную чистоту следует проводить с учетом того, что, как правило, при разработке объекта он был проверен на патентную чистоту в отношении стран, занимающих ведущее место в данной отрасли. При выполнении этого условия последующая работа предприятия-изготовителя заключается в следующем:

изучении результатов ранее проведенной проверки объекта на патентную чистоту при его разработке;

оценке наличия и состояния патентного фонда стран поставки, а также в ознакомлении с их патентным законодательством;

оценке времени разработки и степени известности объекта экспорта, его узлов и механизмов (в том числе предшествующие поставки этого объекта как в данную, так и в другие страны);

выборе оптимальной методики экспертизы для данных условий в отношении каждой из стран поставки.

5.4.5. При оценке выводов по ранее выполненной разработчиком экспертизе данного объекта следует установить, когда и в отношении каких стран она была проведена, а также были ли выявлены патенты, лишающие объект патентной чистоты в отношении одной или нескольких стран. Если таких патентов выявлено не было, то при условиях, предусмотренных пунктом 5.4.10, проверка на этом заканчивается. При отсутствии патентной чистоты объекта в отношении промышленно развитых стран следует принять меры к проведению поиска соответствующих патентов-аналогов в странах поставки.

5.4.6. В первую очередь следует установить, имеется ли в СССР патентный фонд страны (стран) поставки и его состояние - полный (в пределах срока действия патентов) или с пробелами, а также в каком виде он представлен - в виде полных патентных описаний, официальных бюллетеней патентного ведомства или в виде библиографических сборников наименований действующих патентов (для стран с небольшим фондом патентов исключительного права).

5.4.7. При изучении патентного законодательства страны поставки следует в первую очередь установить требования к новизне изобретений (мировая или местная) и возможность регистрации ввозных патентов, а при поставке веществ - ограничения в их защите и наличие в стране косвенной защиты изделий (пункт 2.4.8).

5.4.8. Время разработки и степень известности объекта по общедоступным источникам следует учесть для определения глубины поиска (в особенности при наличии пробелов в фонде), а также возможности оспаривания мешающих патентов. При этом следует учесть максимальный срок от подачи заявки до публикации о выдаче патента в данной стране. Для стран с местной новизной учитываются только имеющиеся на территории страны публикации, а также предшествующие поставки только в данную страну.

Пример. В Египет предполагается поставить партию буровых станков, причем предшествующая поставка таких же станков имела место в Индию в 1967 г., в Сирию - в 1968 г. и в Египет - в 1969 г. (на момент поставки станки обладали патентной чистотой). При таких условиях и с учетом того, что в Египте публикация о поданных заявках имеет место не позднее 2-х лет с даты их подачи, следует принимать во внимание публикации о заявках и патентах за сроки до 1971 г. включительно.

5.4.9. Если патентный фонд страны поставки представлен в СССР в виде библиографических сборников наименований действующих патентов, то проверка объекта (первоначальный поиск патентов) проводится по этим сборникам во всех случаях, независимо от объема поставки и результатов ранее выполненной экспертизы данного объекта на патентную чистоту. При обнаружении "опасных" патентов следует принять меры к получению полных патентных описаний и их изучению.

5.4.10. Если сборник действующих патентов страны поставки в СССР не издавался, однако проверкой объекта при его разработке было установлено, что он обладает патентной чистотой в отношении промышленно развитых стран, то при единичных поставках или поставках небольших партий относительно недорогих изделий (например, партия в 10 токарно-винторезных станков) проверку в отношении страны поставки можно не производить.

5.4.11. При поставке крупных партий, а также поставке особо крупных единичных изделий (например, драга, блюминг, шагающий многокубовой экскаватор и т.п.) проверку следует произвести по наличному фонду патентной документации данной страны в том виде, как он представлен в СССР (полному или с пробелами). Если пробелы в фонде относятся к периоду времени после проверки объекта по окончании его разработки, то следует провести дополнительную проверку по странам, в отношении которых объект был проверен при его разработке.

5.4.12. При поставке объектов, при разработке которых по тем или иным причинам экспертиза на патентную чистоту не проводилась, их проверку в отношении стран поставки осуществляют следующим образом:

при наличии в СССР полного патентного фонда страны поставки (в виде сборников либо в ином виде) - по этому фонду за весь срок действия патентов в данной стране;

при неполном (с пробелами) патентном фонде следует первоначально оценить объем и стоимость поставки. При поставке единичных (кроме особо крупных) объектов или небольших партий недорогих объектов проверку проводят только по наличному фонду. При поставке крупных партий либо отдельных крупных объектов следует установить, к какому времени относятся пробелы в фонде. Если отсутствуют патенты за время, в течение которого может быть безусловно доказана известность объекта по общедоступным источникам, то для стран с мировой новизной изобретений такие пробелы можно во внимание не принимать.

Пример. В 1974 г. поставляется партия тракторов, описание которых со всеми основными конструктивными чертежами было опубликовано в 1969 г. Пробелы в фонде относятся к периоду после 1971 г. Учитывая, что в стране поставки публикация о регистрации патентов, как правило, производится не позднее 2-х лет после подачи заявки, пробелы в фонде в данном случае можно во внимание не принимать;

при отсутствии в СССР патентных фондов страны поставки проверка поставляемых единично либо небольшими партиями недорогих объектов не производится. При поставке отдельных крупных объектов либо средних и крупных партий изделий следует провести их проверку в отношении ведущих в данной отрасли промышленно развитых стран. Таким же образом следует поступать и при поставке в страны и с неполным патентным фондом, если пробелы в фонде должны быть приняты во внимание (т.е. их сроки выходят за пределы известности объекта). При обнаружении в упомянутых странах патентов, под действие которых подпадает проверяемый объект, следует направить в соответствующую головную организацию министерства материалы, позволяющие проверить правильность сделанных выводов и характеризующие объем и стоимость поставки для решения вопроса о проведении в установленном порядке поиска патентов-аналогов непосредственно в стране поставки.

5.4.13. При поставке объектов экспорта (за исключением единичных) в страны, где предусмотрена отсроченная экспертиза заявок (а в особенности - временная, до выдачи патентов, охрана изобретений по этим заявкам), следует принимать во внимание не только действующие в стране патенты, но и выложенные (опубликованные) заявки.

5.4.14. При поставке объектов экспорта в страны - участницы СЭВ проверку патентной чистоты следует проводить по всем патентам (свидетельствам), которые предоставляют их владельцам исключительное право на использование запатентованных изобретений (полезных моделей, промышленных образцов), независимо от того, кому они выданы - иностранцам или предприятиям (гражданам) данной страны.

5.4.15. Проверка маркировки объектов экспорта в отношении товарных знаков производится во всех случаях независимо от объема и стоимости поставки, известности объекта и т.д. и осуществляется в соответствии с рекомендациями, изложенным в пункте 4.3.

5.5. ОБЪЕКТЫ ЛИЦЕНЗИЙ

5.5.1. Проверке на патентную чистоту подлежат все виды лицензий, продаваемые в иностранные государства (включая страны СЭВ), в том числе:

лицензии на ноу-хау и другие научно-технические достижения, не защищенные за рубежом патентами советских организаций (беспатентные лицензии);

лицензии на советские изобретения, полезные модели, промышленные образцы, защищенные за рубежом патентами советских организаций (патентные лицензии);

лицензии на защищенные за рубежом советские изобретения (полезные модели, промышленные образцы) вместе с незащищенными патентами научно-техническими достижениями (ноу-хау) услугами типа "инжиниринг" и другой помощью (смешанные лицензии или "лицензионный комплект").

5.5.2. Во всех случаях экспертиза объекта лицензии на патентную чистоту (в том числе и продукции, выпускаемой по переданной лицензиату технической документации) должна быть проведена в отношении СССР и стран, в которые будет продана (предполагается продажа) лицензия.

Кроме того, должна быть проверена патентная чистота:

продукции, выпускаемой по переданной лицензиату советской технической документации, - в отношении стран, в которые право продажи такой продукции предусмотрено для лицензиата (сублицензиатов) лицензионным соглашением;

технологии изготовления этой продукции - в отношении тех из упомянутых стран, где по патентному законодательству или в соответствии с судебной практикой имеется косвенная защита изделий.

5.5.3. Экспертиза всех объектов лицензий производится в первую очередь в отношении изобретений. Кроме того, лицензии на устройства следует проверить в отношении промышленных образцов, а также и в отношении полезных моделей, если в стране (странах), где будет осуществляться реализация устройств по лицензии, предусмотрена защита этого вида промышленной собственности. Проверку в отношении товарных знаков следует провести лишь в случае, когда в состав лицензии (лицензионного комплекта) входит незарегистрированный в соответствующих странах товарный знак либо специальное наименование лицензионной продукции (например, "силикальцит").

5.5.4. В беспатентных лицензиях следует проверить на патентную чистоту все существенные для данного объекта технические решения, а также все узлы, механизмы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, которые будут изготовляться по передаваемой лицензиату технической документации или будут поставляться лицензиаром.

5.5.5. В патентных и смешанных лицензиях, кроме того, следует проверить все технические решения, защищенные включенными в лицензионное соглашение патентами (или заявками на них) советских организаций на изобретения (полезные модели).

Следует иметь в виду, что почти во всех капиталистических странах (кроме Австрии, Дании и Исландии) зависимые патенты не выдаются вообще, а дополнительные патенты в большинстве стран мира выдаются только владельцам основных. В силу этого на усовершенствование изобретения третьим лицам выдаются основные патенты, причем при их выдаче патентное ведомство, как правило, не рассматривает вопроса о том, затрагивает или нет выдаваемый патент права по более ранним действующим патентам. По указанным причинам следует особо тщательно провести экспертизу лежащих в основе лицензионного соглашения советских изобретений.

5.5.6. Включаемые в лицензионное соглашение патенты советских организаций на промышленные образцы, а также зарегистрированные в данной стране (странах) советские товарные знаки проверке на патентную чистоту не подлежат.

5.6. ОБЪЕКТЫ КОМПЛЕКТНЫХ ПОСТАВОК

5.6.1. Выбор методики экспертизы на патентную чистоту проектов сооружаемых за рубежом при технической помощи Советского Союза заводов, фабрик, шахт, электростанций и других объектов комплектных поставок определяется следующими факторами:

наличием или отсутствием в контракте специальных статей или условий, относящихся к обязанностям поставщика и заказчика по обеспечению независимости объекта от патентных претензий третьих лиц, а также к их ответственности в случае нарушения охраняемых в данной стране патентных прав третьих лиц;

объемом фонда действующих патентов исключительного права в стране, где сооружается данный объект;

наличием и характером публикаций о зарегистрированных в этой стране патентах исключительного права;

наличием в СССР и состоянием патентного фонда данной страны;

возможностью регистрации в стране ввозных патентов и льготами, предоставляемыми иностранным патентовладельцам.

5.6.2. Если в контракте (или в одном из приложений к нему, в отношении которых оговорено, что они являются неотъемлемой частью контракта), указано, что заказчик принимает на себя ответственность за возможные нарушения патентов третьих лиц (т.е. несет все риски, связанные с нарушением этих патентов), то экспертиза проекта в отношении страны, где будет сооружен данный объект, не проводится <*>.

<*> Следует отметить, что в практике такие записи в контрактах встречаются редко.

5.6.3. Более распространенной является запись о том, что поставщик обеспечивает полную независимость объекта от патентов третьих лиц, перечисленных в перечне, представленном заказчиком (т.е. несет ответственность за патентную чистоту объекта в пределах патентов, указанных в полученном от заказчика списке). В этом случае этапы 3 - 10 (пункты 2.5 - 3.3) не проводятся и экспертиза начинается непосредственно с анализа перечисленных в списке заказчика патентов (пункт 3.4), причем техническая документация для сопоставления соответствующего элемента объекта с патентом подбирается в зависимости от содержания анализируемого патента и объема его защиты.

5.6.4. Если в контракте указано, что поставщик и заказчик в равных долях (или ином соотношении) несут ответственность за возможные нарушения патентов третьих лиц, либо заказчик принимает на себя (или в определенной доле) расходы по приобретению соответствующих лицензий у третьих лиц, либо все упомянутые расходы несет поставщик, то экспертиза проекта на патентную чистоту проводится в полном объеме (за исключением этапа 4 - см. пункт 2.6). Отсутствие в контракте каких-либо упоминаний об обязанности или ответственности заказчика и поставщика, связанной с обеспечением патентной чистоты объекта, следует толковать в том смысле, что эти обязанности и ответственность принял на себя поставщик.

5.6.5. Во всех случаях, перечисленных выше (в том числе и в случае, изложенном в пункте 5.6.2), в первую очередь следует проверить и полностью обеспечить патентную чистоту проекта в отношении СССР в соответствии с рекомендациями, изложенными в пункте 5.7 для предприятий, сооружаемых на территории нашей страны.

5.6.6. Оценка объема действующего патентного фонда, т.е. количества действующих в данной стране патентов, производится для того, чтобы выбрать один из следующих двух методов отыскания патентов, которые могут распространяться на проверяемый объект:

сплошной либо по выбранной группе классов просмотр действующих в стране патентов (по наименованиям, чертежам и другим данным) для отбора тех патентов, которые потребуют дальнейшего анализа. Этот метод, позволяющий избежать трудоемких работ по выделению в объекте всех требующих проверки элементов, их классификации и т.п., применим лишь в том случае, если общее количество действующих в стране патентов невелико (в пределах нескольких тысяч), в силу чего обеспечивается заметная экономия времени по сравнению с обычными методами поиска;

выполнение всех (или большинства) этапов экспертизы с выделением подлежащих проверке элементов, определением для них классификационых рубрик и традиционным поиском патентов по этим рубрикам. Этот метод применяется при наличии в данной стране большого числа действующих патентов - несколько десятков или сотен тысяч и более.

5.6.7 Наличие и характер публикаций о регистрации патентов в данной стране оцениваются с точки зрения достаточности публикуемых сведений для проверки проекта на патентную чистоту или необходимости привлечения каких-либо дополнительных источников (например, заказ копий заявочных описаний в странах, где нет публикаций полных описаний изобретений к выдаваемым патентам).

5.6.8. Наличие в СССР и состояние патентного фонда данной страны оцениваются с точки зрения выбора методики поиска патентов (см. пункт 5.6.6), выявления имеющихся пробелов в фонде и установления необходимости проведения поиска непосредственно в стране поставки объекта лицами, выезжающими туда для выполнения предварительных работ по проектированию объекта, сбору необходимых данных и т.д.

5.6.9. Возможность и условия регистрации в стране ввозных патентов, а также предоставляемые при этом льготы владельцам иностранных патентов (в частности, владельцам английских патентов в странах так называемого Британского содружества) оцениваются для того, чтобы определить необходимость изучения, наряду с действующими патентами данной страны, также и патентов некоторых иностранных фирм, которые могут быть зарегистрированы в стране, где сооружается проверяемый объект, и могут оказать влияние на его патентную чистоту.

Как правило, следует обратить внимание на те иностранные патенты, которые по срокам действия могут быть зарегистрированы в стране и относятся к технологическому процессу, положенному в основу проектируемого предприятия, к важнейшим видам технологического оборудования, к продукции, которая будет выпускаться по советской технической документации.

5.6.10. Если объем патентного фонда страны невелик и позволяет применить поиск путем сплошного просмотра наименований всех действующих патентов, то целесообразно, чтобы такой просмотр был осуществлен генеральным проектировщиком данного объекта (главным инженером проекта или другими лицами по его поручению). Просмотр следует вести по издаваемым в СССР перечням наименований патентов стран с небольшим фондом патентов исключительного права (см. пункт 2.9.5). Если количество патентов в перечне не превышает 1500 - 2000, то следует полностью просмотреть весь перечень. При большем количестве (например, в Индии, Финляндии, Югославии и т.д.) следует вести просмотр по классам, к которым относятся патенты на технологический процесс, основное оборудование и другие важные элементы объекта (см. пункт 5.6.12). Если таких патентов не выявлено, то следует считать, что проект в целом обладает патентной чистотой. При выявлении "опасных" патентов необходимо получить полные патентные описания и изучить их. При этом патенты, относящиеся к элементам, спроектированным (разработанным) генеральным проектировщиком, анализируются им самим. По остальным обнаруженным патентам следует направить запрос субподрядчикам, заводам-изготовителям или разработчикам тех элементов проекта (технологии, оборудования, строительной части и т.п.), к которым может иметь отношение данный патент. Если полных патентных описаний в СССР нет, то меры по получению всех нужных описаний принимает генпроектировщик, независимо от того, к каким элементам проекта они относятся.

5.6.11. Если количество действующих в данной стране патентов исключительного права велико (см. пункт 5.6.6), то экспертиза ведется в соответствии с рекомендациями разделов I и II настоящей Инструкции.

5.6.12 В число подлежащих проверке технических решений (пункт 2.5) следует включить:

технологический процесс (процессы), положенный в основу проекта, в том числе как общий технологический процесс данного предприятия (например, каталитический риформинг на нефтеперерабатывающем заводе), так и имеющую существенное значение технологию, применяемую в отдельных цехах (например, в цехе холодной прокатки или конверторном цехе металлургического комбината). При этом нужно учитывать, что для объектов, не предназначенных для выпуска какой-либо продукции (например, радио- и телевизионные станции, порты и т.д.), в качестве технологических процессов следует расценивать системы, по которым работают данные объекты.

Пример 1. Сооружается телевизионный центр, причем передача цветных телевизионных программ будет осуществляться по системе "Секам". В данном случае эту систему следует расценивать как технологию работы телецентра и проверить на патентную чистоту не только оборудование, но и эту технологию.

Пример 2. Проектируется морской порт, часть оборудования которого рассчитана на обработку судов, применяющих систему контейнерных перевозок. Эту систему также следует рассматривать в качестве технологического процесса работы порта;

проектно-компоновочные решения, если в результате их применения существенно упрощается или улучшается технологический процесс, либо достигается иной положительный эффект.

Пример 3. При проектировании металлургического комбината принято решение совместить процесс прокатки заготовок в виде слитков из труднодеформируемых сталей и сплавов с процессом их прессования. Это позволяет устранить необходимость предварительной ковки слитков на молотах перед их прокаткой, в результате чего существенно снижаются трудоемкость процесса и потери металла. Такое проектное решение подлежит проверке на патентную чистоту, поскольку оно, по существу, предопределяет иную технологию производства заготовок;

основное технологическое оборудование, поставляемое советской стороной;

нестандартное оборудование, имеющее существенное значение для объекта в целом, в том числе и изготовляемое заказчиком на месте по советской технической документации.

Пример 4. Для машиностроительного завода спроектировано нестандартное полуавтоматическое устройство для транспортировки заготовок между технологическими линиями их обработки, сводящее к минимуму ручной труд на этой операции. Это нестандартное устройство следует проверить на патентную чистоту.

Пример 5. Спроектированы нестандартные ограждения для некоторых видов технологического оборудования. Такие ограждения можно на патентную чистоту не проверять;

основные здания и сооружения, за исключением зданий обычного типа (кирпичных, из сборного железобетона и т.п.), широко применяемых при строительстве подобных объектов.

Пример 6. Сооружается низконапорная ГЭС, для которой спроектировано специальное здание, устраняющее необходимость в машинном зале, позволяющее использовать пространство над турбинным водоводом для пропуска сбросных расходов, значительно сокращающее фронт бетонных сооружений гидроузла и имеющее ряд других преимуществ. Такое здание подлежит проверке на патентную чистоту.

Пример 7. Для ткацкой фабрики предусмотрено строительство четырехэтажного кирпичного корпуса, где будет размещено ее основное оборудование. Этот корпус обычного типа можно на патентную чистоту не проверять.

Пример 8. Для сооружаемого телецентра предусмотрено строительство башни высотою в 350 м, состоящей из железобетонной опоры и антенны. Конструктивными элементами опоры являются ленточный фундамент, коническое основание со стаканом для размещения шахты лифтов, перекрытия и ствол, выполненные в монолитном железобетоне. Такая конструкция обязательно должна быть проверена на патентную чистоту;

способы производства важнейших строительных и монтажных работ, если они не являются обычно применяемыми при сооружении объектов данного типа.

Пример 9. Способ сооружения телевизионной башни (см. пример 8) заключается в том, что ее ствол возводится в инвентарной стальной подъемно-переставной опалубке, которую поднимают с помощью самоподъемного агрегата. Этот агрегат своими выдвижными аутриггерами опирается на возводимый ствол, бетон которого к моменту опирания должен приобрести необходимую прочность. Такой способ возведения ствола башни следует проверить на патентную чистоту.

Пример 10. При сооружении гидроузла высотной ГЭС предполагается применить способ подводного уплотнения грунта водохранилища с помощью гидровибрационных установок. Способ подлежит проверке на патентную чистоту;

важнейшие механизмы и оборудование специального типа, применяемые при сооружении объекта (в том числе и подлежащие возврату в СССР по окончании строительства), а в отдельных случаях - и наиболее важные, применяемые в больших объемах строительные материалы (кроме материалов обычного типа - кирпич, бетон, и т.д.).

Пример 11. Гидровибраторы, применяемые при уплотнении грунтов водохранилища ГЭС (см. пример 10), подлежат проверке на патентную чистоту;

продукция предприятия, которая будет выпускаться по советской технической документации.

Пример 12. Завод тяжелого электрооборудования будет в числе других машин выпускать несколько турбогенераторов советской конструкции по передаваемым заказчику чертежам. Эти генераторы подлежат проверке на патентную чистоту;

полуфабрикаты и детали, которые будут поставляться из СССР для выпуска продукции на сооружаемом предприятии.

Пример 14. Сооружается завод по прогрессивной сборке часов, детали для которых предполагается поставлять из СССР. Указанные детали подлежат проверке на патентную чистоту.

5.6.13. Работу по экспертизе на патентную чистоту всех элементов проекта из числа перечисленных в пункте 5.6.12, которые разработаны генпроектировщиком (например, технологический процесс, нестандартное оборудование и т.п.), выполняет сам генпроектировщик своими силами. Сведения о патентной чистоте всех остальных элементов (в том числе строительной части и др.) генпроектировщик получает у организаций, разработавших соответствующий элемент проекта (субподрядчиков) или выпускающих заложенное в проект основное оборудование. При этом ни в коем случае не следует требовать сведения о второстепенном, малозначительном и несущественном для данного объекта оборудовании (например, одиночно поставляемых станках для ремонтной мастерской, отдельных приборах и т.п.).

Сведения о патентной чистоте технологического процесса, продукции, которая будет выпускаться по советской технической документации, а также подлежащих поставке из СССР полуфабрикатов и деталей для ее производства, генпроектировщик должен иметь до начала основных работ по проектированию объекта.

5.6.14. При получении от других организаций и предприятий сведений о патентной чистоте элементов проекта, а в особенности технологического процесса и основного оборудования, генпроектировщик должен оценить эти сведения с точки зрения их полноты и достоверности, обращая внимание на дату проведения проверки, дату последней просмотренной патентной документации, достаточность круга проверенных технических решений для вывода о патентной чистоте данного изделия или процесса и т.д. Если со времени последней проверки или поступления патентной документации, по которой она велась, прошло значительное время (свыше 1,5 - 2-х лет), должна быть проведена дополнительная проверка (допроверка) патентной чистоты по вновь поступившей патентной документации.

Пример 1. В марте 1974 г. поступил патентный формуляр на положенный в основу проекта технологический процесс, проверенный в апреле 1973 г., причем дата последней просмотренной документации (графа 2 раздела 3 патентного формуляра по ГОСТ 2.110-68) - январь 1972 г. При этих условиях должна быть проведена допроверка данного процесса по всем патентам, опубликованным после января 1972 г.

Если в патентном формуляре (или информационной карточке) на тот или иной вид основного оборудования указывается на отсутствие его патентной чистоты, следует выяснить (по данным раздела 2 патентного формуляра или пунктов 09 и 10 информационной карточки), какие конкретно технические решения или комплектующие изделия в этом оборудовании не обладают патентной чистотой. Если общий вывод об отсутствии патентной чистоты данного вида оборудования связан с отсутствием патентной чистоты второстепенных технических решений или комплектующих изделий, это, как правило, не должно препятствовать включению его в проект и поставке.

Пример 2. Отсутствие патентной чистоты мощного расточного станка для завода тяжелых прессов в Индии связано с подпаданием под действие патентов этой страны трех подшипников и двух электроизмерительных приборов. При таких условиях отсутствие патентной чистоты станка не является препятствием для его поставки и во внимание генпроектировщиком может не приниматься.

5.6.15. Патентная чистота всех элементов проекта (см. пункт 5.6.12) должна быть обеспечена в отношении СССР и страны, где будет сооружаться данный объект. Кроме того, должна быть обеспечена патентная чистота выпускаемой по советской технической документации продукции (включая поставляемые из СССР детали и полуфабрикаты), а также способов (технологических процессов) ее изготовления в отношении всех стран, в которые предусматривается экспорт этой продукции.

5.6.16. Проверка элементов проекта на патентную чистоту осуществляется, как правило, только в отношении изобретений. В отношении полезных моделей и промышленных образцов проверяется только выпускаемая по советской технической документации продукция, если она представляет собой устройства и если охрана полезных моделей и промышленных образцов предусмотрена в данной стране или в странах экспорта этой продукции. В отдельных, сравнительно редких случаях следует проверить на патентную чистоту в отношении промышленных образцов некоторые технологические объекты, представляющие собой крупные, монтируемые (или сооружаемые) на месте установки с явно выраженными нетрадиционными внешними формами, если такие установки могут охраняться в данной стране как промышленные образцы (например, мощная доменная печь со строгим изяществом линий и экономной оригинальностью форм, создающих впечатление легкости всей конструкции и ее устремленности ввысь). Машины, станки, агрегаты и другое оборудование, поступающее на объект в собранном (готовом) виде, на патентную чистоту в отношении промышленных образцов генеральным проектировщиком не проверяются, поскольку эта работа должна быть выполнена ранее в общем комплексе проверки данного оборудования на патентную чистоту его разработчиком и найти отражение в патентном формуляре.

В отношении товарных знаков следует проверить лишь передаваемую документацию, если она снабжена товарным знаком разработчика (проектной организации) либо если в ней указано специальное наименование (кроме видового) вещества или материала, который будет выпускаться по этой документации.

5.6.17. При проверке патентной чистоты технологических процессов и основного технологического оборудования объектов комплектных поставок, проектируемых для стран - участниц СЭВ, следует учитывать все выданные в данной стране патенты, в том числе и патенты неисключительного права, выданные предприятиям и организациям этой страны. Таким же образом проверяется патентная чистота продукции, предусмотренной к выпуску по советской технической документации.

Остальные элементы проекта проверяются только по действующим в данной стране патентам исключительного права.

5.6.18. Во всех случаях, независимо от других видов проверки, при выезде представителей генерального проектировщика или субподрядчика в страну, где будет осуществляться строительство объекта комплектной поставки, должно быть организовано на месте изучение патентной документации и особенностей патентного законодательства соответствующей страны.

При этом перед выездом необходимо уточнить, какие последние патентные материалы данной страны получены в СССР, а также какие есть пробелы в имеющемся у нас патентном фонде данной страны с тем, чтобы на месте ознакомиться с вновь опубликованными патентами и с патентами, которые отсутствуют в фонде ВПТБ.

Кроме того, рекомендуется оговорить в контракте обязанность заказчика безвозмездно или в счет контрактных сумм предоставлять советской стороне необходимую патентную документацию, относящуюся к проектируемому объекту (см. пункт 5.6.3).

Следует иметь в виду, что указанные меры являются почти единственным и наиболее точным способом проверки патентной чистоты объекта комплектной поставки в отношении стран, патентные фонды которых полностью или частично отсутствуют в СССР.

5.6.19. При проведении проверки непосредственно в стране, где будет сооружаться данный объект комплектной поставки, рекомендуется следующая методика:

главный инженер проекта или, по его поручению, другое лицо, в полной мере осведомленное обо всех предварительных предположениях, касающихся технологии, оборудования и других элементов проекта (см. пункт 5.6.12), просматривает действующие в данной стране патенты и отбирает те из них, которые, по его мнению, могут затрагивать элементы проекта;

составляется перечень отобранных патентов и на месте принимаются меры к получению полных патентных описаний (приобретение опубликованных описаний или заказ копий, если опубликованных описаний нет);

анализ полученных таким образом патентов производится по возвращении в СССР с привлечением специалистов - разработчиков технологии, оборудования или иных элементов проекта, к которым относятся соответствующие патенты;

по возможности принимаются меры к приобретению полных описаний патентов, отсутствующих в фонде ВПТБ (см. пункт 5.6.18).

5.7. ПРЕДПРИЯТИЯ И ДРУГИЕ ОБЪЕКТЫ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, СООРУЖАЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ СССР

5.7.1. Все без исключения объекты, проектируемые и сооружаемые на территории СССР, - предприятия, электростанции, телецентры, железные дороги, линии электропередач, газо- и нефтепроводы и все другие объекты капитального строительства должны обладать патентной чистотой в отношении СССР, т.е. не должны подпадать под действие выданных в СССР и не утративших силу патентов исключительного права (но не авторских свидетельств) на изобретения и промышленные образцы.

5.7.2. Проверке на патентную чистоту в отношении СССР подлежат все элементы проекта, сооружаемого объекта капитального строительства, в том числе:

технологические процессы, положенные в основу работы как предприятия в целом, так и всех без исключения его цехов, участков, линий и отдельных видов оборудования;

все предполагаемые к установке машины, приборы и другое оборудование (в том числе нестандартное), включая комплектующие изделия, примененные в них в значительных количествах;

строительная часть - здания, сооружения и другие объекты;

внутризаводской транспорт, включая пути и путевые сооружения, оборудование (энергетическое, сигнализационное, блокировочное и др.), а также транспортные средства (локомотивы, электрокары, вагоны, автопогрузчики и пр.);

складское оборудование (в том числе стеллажи, погрузчики, кондиционеры, холодильное оборудование и пр.);

оборудование и устройства вспомогательных служб (в том числе противопожарные, связи, охраны и сигнализации и др.);

способы производства монтажных, строительных и пусконаладочных работ, включая применяемое при этом оборудование.

Экспертиза на патентную чистоту продукции сооружаемого предприятия производится ее разработчиком в соответствии с рекомендациями, изложенными в пункте 5.3.

5.7.3. Как правило, вся работа по проверке патентной чистоты проекта сооружаемого на территории СССР объекта выполняется генеральным проектировщиком данного объекта самостоятельно, а в некоторых случаях с привлечением субподрядчиков и других организаций (см. пункт 5.7.6.).

5.7.4 Рекомендуется следующая методика экспертизы проекта на патентную чистоту:

изучение разделов Положения об открытиях, изобретениях и рационализаторских предложениях, касающихся патентов исключительного права, сроков их действия, прав патентовладельцев, права преждепользования и т.д.;

сплошной просмотр последнего издания "Библиографического перечня патентов, действующих в СССР" (по состоянию на 1 января текущего года) и отбор в нем всех патентов, которые могут затрагивать любые элементы проекта;

просмотр публикаций о регистрации и отбор соответствующих патентов исключительного права во всех номерах бюллетеня "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки", вышедших позже даты, по состоянию на которую составлено последнее издание упомянутого выше "Перечня";

составление списка отобранных патентов с их систематизацией по элементам проекта и видам оборудования;

подбор (получение) и анализ полных текстов описаний к отобранным патентам;

выводы по результатам экспертизы и ее документальное оформление.

5.7.5. Если в ходе предусмотренной пунктом 5.7.4 работы вообще не будет обнаружено действующих в СССР патентов, имеющих отношение к проекту и его элементам (см. пункт 5.7.2), то следует сделать вывод, что объект в целом обладает патентной чистотой в СССР. Такой же вывод следует сделать и тогда, когда в результате анализа обнаруженных патентов будет установлено, что они не распространяются на объект и его элементы.

5.7.6. Если генеральный проектировщик затрудняется в решении вопроса о том, подпадает ли данный элемент проекта под действие выданного в СССР патента, следует направить запрос головному предприятию по выпуску соответствующего оборудования или разработчику данного элемента проекта (например, строительной части). Организации и предприятия, получившие такой запрос, рассматривают указанный патент и безвозмездно направляют генеральному проектировщику свое заключение, на основании которого он делает общий вывод о патентной чистоте проекта в целом.

5.7.7. В случае, если проект в целом обладает патентной чистотой в отношении СССР и в нем не использованы изобретения (промышленные образцы), подлежащие включению в раздел 5 патентного формуляра <*>, то вместо патентного формуляра составляется экспертное заключение по форме 3, предусмотренной приложением 3 к Указаниям ЗП-1-70 <**>. В остальных случаях, кроме этого заключения, следует составить также и патентный формуляр по ГОСТ 2.110-68. На продукцию предприятия патентный формуляр составляется во всех случаях.

<*> В этот раздел включаются только изобретения, относящиеся к общей компоновке объекта, технологическим процессам, способам производства строительных и монтажных работ и другим решениям, связанным с проектированием объекта, а также изобретения, относящиеся к оборудованию, сделанные организацией, проектирующей данный объект (генпроектировщик или его субподрядчик).

<**> Вместо заключения составляется отчет о патентных исследованиях, см. Методические указания ЗП-2-78.

5.8. ВЫСТАВОЧНЫЕ ЭКСПОНАТЫ

5.8.1 Основными особенностями экспертизы выставочных экспонатов на патентную чистоту являются:

необходимость оценки вида и места проведения выставки или ярмарки для выбора правильной методики экспертизы;

специфика выделения подлежащих проверке элементов в зависимости от характера экспоната (изделие в натуре, макет, чертежи и фотографии и т.п.), содержания пристендовых и рекламных материалов и других условий;

особая важность обеспечения патентной чистоты экспоната и сопровождающих его рекламных материалов в отношении промышленных образцов и товарных знаков.

5.8.2. С точки зрения выбора стран, в отношении которых должна проводиться экспертиза экспонатов на патентную чистоту, и методики этой работы все выставки <***> разделяются:

<***> Для краткости здесь и далее применяется термин "выставка", под которым понимаются выставки, ярмарки, международные салоны и т.п. (за исключением случаев, когда необходимо разделять эти понятия).

а) по месту их проведения:

на организуемые в СССР (например, ВДНХ, международные выставки в Москве в парке "Сокольники" и т.д.);

на проводимые за рубежом, в которых участвует СССР или отдельные советские организации (например, ЭКСПО-70 в Осака, советская выставка в Багдаде, международная Лейпцигская ярмарка и т.п.);

б) по виду выставки:

всемирные периодические выставки типа ЭКСПО;

международные выставки, ярмарки и салоны, в том числе специализированные (например, ежегодный авиационный салон в Париже), в которых участвует СССР;

национальные выставки СССР, проводимые за рубежом;

специализированные советские выставки, проводимые соответствующими внешнеторговыми объединениями в одной или нескольких зарубежных странах (в том числе передвижные выставки).

5.8.3. Экспонаты всех выставок, проводимых на территории СССР (включая советские разделы международных выставок, организуемых в нашей стране), должны быть проверены на патентную чистоту в отношении изобретений и товарных знаков, а экспонируемые устройства и в отношении промышленных образцов.

В отношении изобретений и промышленных образцов экспонаты и сопровождающая их пристендовая документация (включая экспонируемые чертежи, рисунки, фотографии, а также проспекты и пр.) проверяются только по патентам исключительного права, действующим в СССР.

Маркировка экспонатов, включая их наименование (в том числе помещаемая на пристендовых и других материалах), проверяется по действующим в СССР свидетельствам на исключительное право пользования товарными знаками. Помимо этого, должна быть обеспечена независимость помещаемых на маркировке или указываемых на элементах оформления стенда наименований изготовителей экспонатов от фирменных наименований иностранных фирм, охраняемых в нашей стране без специальной регистрации (см. пункт 4.3.2). Кроме того, необходимо обеспечить независимость указаний о географическом происхождении экспонируемых товаров (см. пункт 4.3.2).

На патентную чистоту в отношении СССР (по патентам на изобретения и промышленные образцы, а также по свидетельствам на товарные знаки) должны быть проверены также все экспонаты для зарубежных выставок, в которых участвует СССР. Это вызывается особо широкой доступностью экспонатов для обозрения неограниченным кругом лиц, в том числе и имеющих охраняемые в нашей стране права на те или иные виды промышленной собственности. Принципы выбора остальных стран, в отношении которых должна быть проверена патентная чистота экспонатов <*> зарубежных выставок, изложены в пунктах 5.8.5 - 5.8.8.

<*> Здесь и далее под экспонатами понимаются как сами экспонируемые изделия (либо технология), так и вся документация, сопровождающая их демонстрацию (включая оформление стендов).

5.8.4. Как правило, коммерческая деятельность на территории периодически проводимых всемирных выставок типа ЭКСПО-67, ЭКСПО-70 и т.д. запрещается (за исключением продажи сувениров и работы национальных ресторанов). В силу этого экспонаты советского раздела таких выставок должны быть проверены на патентную чистоту только по СССР с обеспечением независимости фирменных наименований и указаний происхождения товаров (см. пункт 5.8.4). Последнее особенно относится к напиткам и другим товарам, реализуемым в ресторанах, павильонах и т.п. Кроме того, во избежание нежелательных конфликтов и инцидентов целесообразно обеспечить патентную чистоту экспонатов в отношении страны - устроителя выставки по всем охраняемым в этой стране видам промышленной собственности. Однако, если отдельные экспонаты выставляются с целью их рекламы и последующей продажи, то такие экспонаты следует проверить на патентную чистоту в соответствии с рекомендациями пункта 5.8.6.

Пример. На всемирной выставке 1967 г. в Монреале (Канада) решением Канадской государственной корпорации "ЭКСПО-67" запрещалась какая-либо коммерческая деятельность. Однако по инициативе этой корпорации и ряда стран - участниц выставки был создан клуб деловых встреч для контактов промышленных и деловых кругов, а ряд крупных фирм имели вне территории выставки свои представительства, информационные центры и т.д. В частности, большое число сделок заключил коммерческий информационный центр СССР.

5.8.5. Экспонаты советских разделов проводимых за рубежом выставок должны проверяться на патентную чистоту исходя из того, что основной задачей этих выставок (а в особенности - ярмарок) является, наряду с обменом технической информацией и опытом, широкий показ изделий экспонента с целью их рекламы и заключения контрактов с представителями фирм и стран как участвующих в выставке, так и посещающих ее. В силу этого должна быть обеспечена патентная чистота экспонатов по всем охраняемым в каждой из стран видам промышленной собственности: в отношении СССР, страны - устроителя выставки и стран, в которые предполагается продажа соответствующих изделий.

В случае, если предполагаемые страны экспорта не определены, целесообразно проверить патентную чистоту экспоната в отношении СССР, страны - устроителя выставки и стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли техники.

5.8.6. Проверка на патентную чистоту экспонатов организуемых за рубежом национальных выставок СССР (как общего, так и специального характера, например, выставка в США "Архитектура и строительство в СССР") проводится исходя из того, что основной целью таких выставок является демонстрация достижении нашей страны в той или иной области.

В силу этого проверка должна проводиться, как правило, в отношении СССР и страны, где организуется данная выставка, причем главной задачей является обеспечение патентной чистоты всех технических решений и других элементов экспоната, доступных обозрению (включая данные пристендовых материалов, демонстрируемых кинофильмов и пр.). Особое внимание уделяется проверке в отношении промышленных образцов (для устройств) и товарных знаков, а также обеспечению независимости фирменных наименований и указаний о происхождении товаров. В отношении полезных моделей экспонаты, как правило, не проверяются (независимо от наличия их охраны в стране - устроителе выставки).

Пример 1. На национальной выставке СССР в Италии в числе других экспонатов демонстрируется цветной телевизор "Рубин" Московского телевизионного завода, причем в проспекте к нему указано, что он работает по системе "Секам". В данном случае проверке подлежит система передачи и приема цветного сигнала (по патентам на изобретения, действующим в СССР и Италии), внешний вид телевизора (по патентам на промышленные образцы) и его маркировка, включая наименование "Рубин" (по свидетельствам на товарные знаки). Элементы принципиальной схемы и внутреннего устройства можно не проверять. Не проводится также и проверка в отношении полезных моделей. Наименование изготовителя (Московский телевизионный завод) сомнений в его оригинальности не вызывает. Наименование телевизора "Рубин" указаний о географическом происхождении товара не содержит.

Пример 2. Экспонируются изделия Минпищепрома, в том числе винно-водочные. Недопустимо снабжать их ярлыками с наименованием "Шампанское", "Коньяк", "Рейнское" и т.п., а также указывать эти наименования в проспектах и рекламных материалах, если они являются основными наименованиями, а не поясняющими (например, вино типа "Рейнское" или игристое типа "Шампанское" и т.п.).

5.8.7. Проверка на патентную чистоту экспонатов передвижных и других специализированных выставок, организуемых за рубежом советскими внешнеторговыми объединениями, проводится исходя из того, что главнейшей целью таких выставок является реклама и заключение контрактов на поставку экспонируемых изделий в страны, где организуется данная выставка. В связи с этим проверку следует вести руководствуясь рекомендациями для отдельных объектов экспорта с учетом особого значения для экспонатов их маркировки и проверки в отношении промышленных образцов. Проверка проводится в отношении СССР и каждой из стран, в которые будет направлена данная выставка.

Пример. В/о "Машприборинторг" предполагает поочередно провести в Индии, Пакистане, Бирме и Шри Ланка специализированную выставку малогабаритных транзисторных радиоприемников Московского радиозавода и Рижского радиозавода "ВЭФ". Проверке в отношении СССР и всех упомянутых стран подлежат общие принципиальные схемы радиоприемников и их основных каскадов, конструкции важнейших блоков и узлов, а также все важнейшие комплектующие изделия, поскольку радиоприемники предполагается поставлять крупными партиями. Проверке подлежит также внешний вид радиоприемников и их маркировка, включая наименования приемников.

5.8.8. При экспертизе экспонатов в отношении СССР выявление подлежащих проверке технических решений и других элементов не проводится - проверка ведется путем просмотра фонда патентов исключительного права, действующих в СССР (см. пункт 5.10).

Не проводится выявление упомянутых элементов и при экспертизе экспонатов в отношении социалистических и развивающихся стран, а также других стран с небольшим фондом действующих патентов исключительного права, если проверка ведется по издаваемым ЦНИИПИ перечням или сборникам наименований патентов этих стран (см. пункт 2.5.10).

5.8.9. Исключительная важность обеспечения патентной чистоты экспонатов в отношении промышленных образцов определяется тем, что внешний вид экспонируемого изделия воспринимается в первую очередь и полностью со всеми без исключения чертами его внешнего оформления. Кроме того, в современных условиях, когда подавляющее большинство изобретений развивает, усовершенствует или заменяет отдельные технические решения, примененные в данном изделии, его эстетика, внешний вид является одним из главных факторов в конкурентной борьбе. В силу этого, а также учитывая, что установление заинтересованной фирмой факта нарушения ее прав на зарегистрированный образец не требует специального исследования и анализа (как это имеет место для изобретений), вероятность предъявления претензий в связи с нарушением прав на промышленный образец особенно велика. При этом следует учитывать, что нарушение имеет место независимо от того, продан или нет экспонат, поскольку нарушением признается не только продажа (поставка) товара, но и предложение к продаже, а в соответствии с законодательством или со сложившейся судебной практикой большинства стран - помещение экспоната на выставку даже в одном экземпляре считается предложением данного товара к продаже. Проверка патентной чистоты экспонатов в отношении промышленных образцов ведется в соответствии с рекомендациями, изложенными в пунктах 4.2.2 - 4.2.13.

5.8.10. Не менее важное значение имеет и обеспечение патентной чистоты экспонатов в отношении товарных знаков, фирменных наименований и указаний о происхождении товаров, поскольку маркировка экспонируемого изделия воспринимается при его осмотре сразу и в полном объеме, а фирмы, как правило, весьма ценят свой товарный знак и чрезвычайно внимательно относятся к возможным его нарушениям.

Пример 1. Американская автомобильная компания "Кайзер Виллис Моторс" считает, что самую большую ценность компании составляет ее знак "Джип".

Пример 2. Стоимость знака "GEM" оценивается фирмой в 3 млн. долларов, знака "Evereadi" - в 4,3 млн. долларов.

Экспертиза маркировки, помещенной на экспонате, пристендовой и рекламной документации, а также входящей в оформление стенда, проводится в соответствии с рекомендациями пунктов 4.3.1 - 4.3.14.

При этом следует иметь в виду, что нарушением зарегистрированного знака является помещение аналогичного или сходного с ним знака хотя бы на одном из экспонатов или использование этого знака в элементах оформления стенда, причем потери владельца нарушенного знака обычно определяются судом не по объему предполагаемой к продаже партии товара ответчика, а значительно шире, включая оцениваемый истцом (и нашедший подтверждение в ходе процесса) ущерб, нанесенный нарушением его деловому и коммерческому престижу.

5.9. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ, ОТРАСЛЕВЫЕ И РЕСПУБЛИКАНСКИЕ СТАНДАРТЫ

5.9.1. Экспертиза проектов стандартов на патентную чистоту имеет целью обеспечение патентной чистоты продукции, которая будет выпускаться в соответствии с данным стандартом, а также способов (технологии) ее изготовления, контроля, испытаний и измерений, если такие способы регламентируются стандартом. Стандарт (проект стандарта) следует считать обладающим патентной чистотой в тех случаях, когда выполнение регламентируемых им норм и требований не может повлечь за собою нарушение патентов, действующих в СССР и других странах.

5.9.2. Особенности экспертизы стандарта на патентную чистоту связаны с тем, что, в отличие от другой технической документации, по которой выпускается объект, стандарт включает лишь часть технических решений данного объекта, а в ряде случаев вообще их не содержит, регламентируя только комплекс требований к объекту (к его качеству, размерам и т.д.), но не определяя конкретных технических решений, с помощью которых эти требования должны быть выполнены. В силу этого для обеспечения патентной чистоты стандартизируемой продукции недостаточно обеспечить патентную чистоту стандарта (хотя это во всех случаях является обязательным условием) - помимо этого необходимо также обеспечить патентную чистоту всех остальных технических решений и других элементов (в том числе технической эстетики, маркировки и пр.), не регламентируемых стандартом, но реализуемых в данном объекте.

5.9.3. Первым этапом экспертизы проекта стандарта на патентную чистоту является выявление в нем тех элементов, которые могут оказать влияние на патентную чистоту стандартизируемой продукции и в силу этого должны быть проверены при разработке стандарта. Как правило, проверке в отношении патента на изобретения подлежат:

все конструктивные элементы, определяющие общую компоновку (в том числе кинематическую или электрическую схему) и конструкцию стандартизируемого объекта, его блоков, узлов, механизмов или деталей. При этом не имеет значения, где указаны такие элементы - на чертежах (в самом стандарте или приложениях к нему) или в тексте.

Пример 1. Проект стандарта технических требований на ионизационные калибровочные камеры не содержит чертежей стандартизируемых камер, однако в текст включено требование о том, что "расстояние между электродами по длине должно быть неравномерным и иметь минимальное значение в центральной части камеры". Такое указание, по существу, регламентирует элементы конструкции камеры (см., например, патент ФРГ N 1179306 на ионизационную камеру, отличие которой заключается в том, что неравномерное по длине расстояние между электродами имеет наименьшее значение в среднем участке электродов);

указание об определенном соотношении размеров стандартизируемого объекта, его узлов или деталей. Чаще всего это соотношение выражено в стандартах в виде таблиц, устанавливающих конкретную зависимость между стандартизируемыми размерами.

Пример 2. В проекте стандарта на стопорные кольца для валов диаметром до 20 мм и более приведена таблица, в которой для каждого диаметра вала указаны внутренний диаметр кольца и его сечение. Это означает, что стандарт будет регламентировать определенное соотношение между упомянутыми размерами (см., например, патент Великобритании N 886005, защищающий такое соотношение этих размеров, при котором внутренний диаметр кольца составляет от 0,9 до 0,92, а высота его сечения в средней части от 0,13 до 0,20 от диаметра вала);

требования о применении определенных материалов, от которых зависят существенные характеристики или параметры стандартизируемого объекта, если известность упомянутых материалов (веществ) по общедоступным источникам составляет менее 15 - 20 лет.

Пример 3. В проекте стандарта на метиз указано, что он должен быть изготовлен из материала сталь 3. Этот материал (сталь углеродистая) известен значительно больше сроков действия патентов в любых странах, в силу чего данное требование на патентную чистоту метиза повлиять не может и проверке не подлежит;

нормы и требования, регламентирующие состав стандартизируемой продукции (веществ и материалов), как качественный (перечень ингредиентов или компонентов), так и количественный (их процентное содержание или соотношение). При этом не имеет значения, перечислены ли в стандарте все компоненты вещества или указывается на обязательное наличие в стандартизируемом объекте определенного компонента (компонентов) и на его процентное содержание;

требования и указания, относящиеся к технологическим процессам изготовления стандартизируемого объекта, к методам испытания стандартизируемой продукции или измерения ее параметров и характеристик, а также к применяемым при этом приборам и аппаратам, если они описаны в тексте стандарта или показаны на чертежах.

Пример 4. В разделе "Методы испытаний" проекта стандарта общих технических требований на специальные авиационные масла указано, что измерение уровня испытуемых масел в сосудах определяется с помощью радиационного уровнемера, но нет чертежа этого уровнемера и не описана его конструкция. При таких условиях данное требование проверке не подлежит.

5.9.4. Проверке на патентную чистоту в отношении промышленных образцов подлежат лишь проекты стандартов на такие готовые изделия (машины, приборы, оборудование и т.п.), которые могут охраняться в качестве промышленных образцов в соответствующих странах (см. пункт 4.2). Проверка проводится только при условии, если в проект стандарта включены нормы, указания и требования (на чертежах, рисунках, фотографиях или в тексте стандарта), относящиеся к внешнему виду стандартизируемого устройства и его оформлению (в том числе к окраске в определенные цвета), причем они могут оказать влияние на его патентную чистоту в отношении промышленных образцов, либо если в проекте стандарта непосредственно приведены рисунки или фотографии стандартизируемого устройства.

Пример. В проекте стандарта на микрофоны для бытовой аппаратуры приведено 5 рисунков стандартизируемых микрофонов. Проект подлежит проверке на патентную чистоту в отношении промышленных образцов.

Стандарты, в которых не показан внешний вид или оформление изделия либо не содержится указанных выше норм и требований, а также стандарты на способы (технологические процессы) и вещества на патентную чистоту в отношении промышленных образцов не проверяются.

5.9.5. На патентную чистоту в отношении товарных знаков, как правило, следует проверить только проекты тех стандартов на вещества (материалы), которые содержат (в тексте или таблицах) специальные наименования (кроме видовых или общепринятых) стандартизируемых веществ либо веществ, применяемых в стандартизируемом объекте.

Пример. В стандарте на трубки гибкие пластмассовые в числе материалов, из которых могут быть изготовлены стандартизируемые трубки, упомянут плексиглас. Это наименование должно быть проверено (в частности, на территории СССР исключительное право на наименование "плексиглас" для аналогичных товаров предоставлено западногерманской фирме "Реми Хасс" - свид. N 36743).

Стандарты на устройства и на способы (технологические процессы, методы испытаний, методы монтажа и т.п.) в отношении товарных знаков не проверяются.

5.9.6. В отношении полезных моделей проекты стандартов, как правило, проверке не подлежат независимо от вида и категории стандарта и характера стандартизируемого объекта (за исключением отдельных случаев разработки проекта стандарта на особо массовый вид изделий, в том числе комплектующих, возможность экспорта которых в страны с охраной полезных моделей достаточно велика).

5.9.7. Проекты стандартов, не содержащие норм, указаний, требований и других элементов, перечисленных в пунктах 5.9.3 - 5.9.5, проверке не подлежат и заведомо считаются обладающими патентной чистотой, поскольку они не могут повлиять на патентную чистоту стандартизуемой продукции.

5.9.8. Государственные и отраслевые стандарты проверяются на патентную чистоту в отношении СССР и стран, занимающих ведущее место в соответствующей отрасли техники. Стандарты, в которых проверке подлежат лишь методы испытаний или измерений стандартизуемой продукции, проверяются на патентную чистоту только в отношении СССР. Республиканские стандарты (за исключением стандартов на традиционные товары экспорта данной республики) и стандарты предприятий проверяются на патентную чистоту только в отношении СССР.

5.9.9. При пересмотре стандартов проверке подлежат, как правило, только те изменения, которые вносятся в проект нового стандарта по сравнению с действующим. При оценке необходимости проверки каждого вносимого изменения на патентную чистоту следует руководствоваться принципами, изложенными в пунктах 5.9.3 - 5.9.7 Инструкции. Если в пересматриваемый стандарт вносятся только такие изменения, которые не могут оказать влияния на патентную чистоту стандартизируемого объекта, то этот стандарт на патентную чистоту можно не проверять. Однако, если пересматриваемый стандарт в свое время проверке на патентную чистоту не подвергался, то в этом случае проект нового стандарта подлежит проверке в полном объеме, как указано в пунктах 5.9.3 - 5.9.7 (за исключением стандартов, утвержденных более 15 лет тому назад).

Пример 1. При пересмотре стандарта на уплотнение для валов в него внесены только изменения, касающиеся конструкции уплотнения. Эти изменения подлежат проверке на патентную чистоту. Остальные элементы можно не проверять.

Пример 2. В стандарте на активные минеральные добавки к вяжущим веществам пересмотрены классификация и номенклатура этих добавок, а также правила их приемки, транспортировки и хранения. Остальные элементы стандарта оставлены без изменений. При этих условиях проект нового стандарта на патентную чистоту можно не проверять.

Пример 3. Пересматривается утвержденный в 1964 г. стандарт на прожекторные лампы, который в свое время на патентную чистоту проверен не был (в деле отсутствует патентный формуляр, хотя стандарт регламентирует конструктивные элементы этих ламп). В этом случае проект нового стандарта подлежит проверке на патентную чистоту в полном объеме.

5.9.10. На проекты стандартов, которые в соответствии с пунктом 5.9.7 не подлежат проверке на патентную чистоту, вместо экспертного заключения и патентного формуляра составляется справка по форме N 2 ГОСТ 2.110-68. Документальное оформление экспертизы остальных стандартов производится в соответствии с пунктом 6.3 настоящей Инструкции.

5.10. ОБЪЕКТЫ (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО НА ТЕРРИТОРИИ СССР

5.10.1. К объектам, на которые распространяются изложенные ниже рекомендации (пункты 5.10.2 и 5.10.3), относятся только такие машины, приборы, оборудование, материалы (вещества) и технологические процессы, при разработке которых заведомо известно, что они предназначены для использования только и исключительно на территории СССР (например, нестандартное оборудование, разрабатываемое или изготовляемое для строящихся в стране или реконструируемых предприятий, продукция республиканской или местной промышленности, потребляемая только в одной или нескольких республиках либо областях, и т.д.). В дальнейшем они именуются - "объекты внутреннего использования".

Все другие объекты, при разработке которых не определено, будут ли они использоваться в стране либо возможен (хотя бы и в ближайшей перспективе на 12 - 15 лет) их экспорт, экспонирование, продажа лицензии и другие формы использования за рубежом, проверяются в соответствии с рекомендациями, изложенными в предыдущих разделах и пунктах.

5.10.2. Вместо предусмотренных общей методикой (разделы I и II) тринадцати этапов, экспертизу объектов внутреннего использования на патентную чистоту рекомендуется проводить в следующем порядке:

по "Указателю классов изобретений" определить те укрупненные классификационные рубрики (до подкласса включительно), к которым могут относиться объект в целом, а также все без исключения его узлы, механизмы, детали и другие входящие в него элементы.;

по "Библиографическому указателю патентов, действующих в СССР" (по состоянию на 1 января текущего года) и вышедшим после его издания номерам бюллетеня "Открытия, изобретения, промышленные образцы, товарные знаки" отобрать наименования всех патентов в соответствующих классификационных рубриках (пользуясь групповым указателем патентов), которые могут затрагивать проверяемый объект или его элементы;

подобрать техническую документацию, в которой с достаточной полнотой показаны или изложены технические решения, затрагиваемые отобранными патентами;

рассмотреть эти патенты и провести их сопоставительный анализ в соответствии с рекомендациями пунктов 3.4.2, 3.4.4, 3.4.5 (часть, относящаяся к описаниям изобретений по германской системе), 3.4.6 - 3.4.12;

сделать выводы по результатам проверки (см. пункт 6.2) и, если требуется, дать рекомендации о возможности использования объекта на территории СССР (см. пункт 6.3);

если будет установлено, что объект или его элементы подпадают под действие одного или нескольких патентов, необходимо выполнить работу по оценке правомерности выдачи упомянутых патентов в соответствии с рекомендациями пунктов 3.6.2 - 3.6.6;

документально оформить результаты экспертизы.

Если объект обладает патентной чистотой в отношении СССР, то документальное оформление экспертизы заканчивается составлением экспертного заключения установленной формы. Если же объект не обладает патентной чистотой в отношении СССР, то необходимо составить также и патентный формуляр в соответствии с ГОСТ 2.110-68.

5.10.3. Не подлежат проверке на патентную чистоту в отношении СССР объекты, которые в нашей стране могут быть защищены только авторскими свидетельствами (но не патентами исключительного права), а именно:

вещества, полученные химическим путем, а также лечебные, пищевые, вкусовые вещества и косметические средства. Однако способы получения этих веществ, а также их наименования (маркировка) подлежат проверке;

вещества, полученные путем расщепления атомного ядра, устройства или способы, связанные с извлечением или использованием атомной энергии;

штаммы микроорганизмов (однако следует проверить способы их получения, повышения активности штаммов, среды, на которых они выращиваются, и способы получения этих сред).

Раздел V

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ СТАДИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТОВ ТЕХНИКИ НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ

6.1. Заключительная стадия экспертизы объектов техники на патентную чистоту состоит в проведении трех последних этапов - формулировании выводов о патентной чистоте (или ее отсутствии) в отношении каждой из стран, подготовке рекомендаций о возможностях использования (реализации) данного объекта в стране и за рубежом и в документальном оформлении всей проведенной работы по экспертизе объекта на патентную чистоту.

6.2. ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (14-Й ЭТАП)

6.2.1. Цель этапа - на основании всесторонней оценки результатов работы по каждому из предшествующих этапов сделать достаточно обоснованные окончательные выводы о патентной чистоте объекта по всем видам промышленной собственности и в отношении всех стран, по которым проводилась его экспертиза.

6.2.2. Основанием для окончательного вывода о патентной чистоте объекта являются только результаты анализа патентов на изобретения (а также патентов или свидетельств на другие виды промышленной собственности), если они были обнаружены в ходе его проверки.

Выявленная возможность оспорить мешающий патент либо ограничить объем защиты (см. пункт 3.6) не может повлиять на вывод о патентной чистоте объекта, если он подпадает под действие данного патента. Однако на такую возможность необходимо указать в рекомендациях о возможности использования объекта (см. пункт 6.3).

6.2.3 Объект считается обладающим патентной чистотой в отношении данной страны только в следующих двух случаях:

при экспертизе не было выявлено ни одного действующего патента <*>, имеющего отношение к объекту в целом, его узлам, механизмам, составным частям и другим элементам;

<*> Здесь и далее имеются в виду патенты и другие охранные документы исключительного права на виды промышленной собственности.

упомянутые выше патенты были обнаружены, однако их анализ (см. пункт 3.4) показал, что они на данный объект и его элементы не распространяются.

6.2.4. Выводы о патентной чистоте объекта могут быть сделаны только в отношении тех стран, по которым проводилась его полная проверка с обязательным выполнением по крайней мере 1, 2, 7 и 9 этапов (и, при необходимости, других этапов экспертизы). Выявленные в других странах патенты-аналоги (см. пункт 3.5), в том числе и лишающие объект патентной чистоты, не дают оснований для полных выводов о его патентной чистоте в отношении этих стран, поскольку, помимо обнаруженных патентов-аналогов, там могут оказаться и другие патенты, распространяющиеся на данный объект или его элементы, которые могут существенно изменить общую ситуацию (например, в том случае, когда патент-аналог утратит силу, но в стране останутся другие действующие патенты). Кроме того, объект может подпадать в этих странах под действие патентов (свидетельств) на другие виды промышленной собственности.

6.3. РЕКОМЕНДАЦИИ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЪЕКТА (15-Й ЭТАП)

6.3.1. Цель этапа - если объект не обладает патентной чистотой в отношении одной или нескольких стран - дать необходимые рекомендации о мерах, которые следует предпринять для возможного использования объекта в странах, где действуют мешающие патенты.

6.3.2 В числе таких мер следует рассмотреть:

возможность применения права преждепользования (послепользования);

возможность обхода мешающего патента;

возможность опротестования или оспаривания мешающего патента;

возможность использования объекта при отсутствии патентной чистоты в отношении данной страны отдельных его элементов;

необходимость приобретения лицензии на мешающий патент.

6.3.3. При оценке возможности применения права преждепользования (послепользования) следует оценить, имело ли место наличие условий, перечисленных в пункте 2.4.11 настоящей Инструкции, а также учесть практику предоставления такого права в данной стране (требования к характеру приготовлений и т.д.).

6.3.4. При оценке возможности обхода мешающего патента следует иметь в виду, что обход может быть достигнут лишь при неиспользовании (с учетом теорий эквивалентов) в объекте одного или нескольких существенных признаков того пункта формулы мешающего патента (см. пункты 3.4.9 и 3.4.10), под действие которого подпадает данный объект. Следует также учитывать, что в соответствии со сложившейся практикой суды не признают обходом патента такое решение, которое, хотя и не использует один или несколько признаков по патенту, однако является худшим по сравнению с запатентованным.

6.3.5. При оценке возможности опротестования или оспаривания мешающего патента (см. пункт 3.6) следует прежде всего исходить из перспектив и масштабов реализации объекта в данной стране (экспорт крупных партий, продажа лицензий, строительство объекта комплектной поставки и т.п.), а также из значения мешающего патента для объекта в целом. Как правило, нет необходимости опротестовывать, а тем более оспаривать в суде (за исключением случаев предъявления встречного иска) патенты, распространяющиеся на второстепенные для данного объекта элементы.

6.3.6. Если дается рекомендация о том, что данный патент должен быть опротестован либо оспорен (в случае предъявления в суде иска о его нарушении), то следует указать те основания, по которым предполагается опротестовать либо оспорить мешающий патент (нарушение процедуры рассмотрения заявки при выдаче патента, его неиспользование в установленный законом срок, отсутствие новизны изобретения на приоритетную дату патента и т.д.), а также перечислить все конкретные источники и материалы (патентные и общетехнические, включая открытое применение, экспонирование, предшествующие поставки и т.п.), которые могут быть противопоставлены этому патенту.

6.3.7. Рекомендации о необходимости приобретения лицензии, как правило, могут быть даны лишь тогда, когда в данной стране предполагается строительство предприятия с использованием технологии по мешающему патенту, если в СССР намечена организация производства данного объекта или использование запатентованной в нашей стране технологии, если намечается крупная экспортная поставка и т.д. Во всех случаях следует в первую очередь оценить возможную стоимость лицензии и экономическую целесообразность ее приобретения.

6.4. ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТИЗЫ ОБЪЕКТА НА ПАТЕНТНУЮ ЧИСТОТУ (16-Й ЭТАП)

6.4.1. Цель этапа - документально оформить проделанную работу, т.е. составить экспертное заключение о проверке объекта на патентную чистоту по установленной форме и на его основании - патентный формуляр по ГОСТ 2.110-68, а в необходимых случаях - информационную карточку.

6.4.2. При экспертизе на патентную чистоту научно-исследовательских работ (кроме случаев, предусмотренных в пункте 5.2.1), новых разработок, отдельных объектов экспорта, объектов лицензий, выставочных экспонатов и проектов стандартов (кроме случаев, предусмотренных в пункте 5.9.7) результаты выполненной работы оформляются в виде экспертного заключения по форме N 1 (приложение 1 к Указаниям ЗП-1-70) <*>.

<*> См. Указания ЗП-1-77.

6.4.3. При экспертизе на патентную чистоту объекта комплектных поставок результаты выполненной работы оформляются в виде экспертного заключения по форме N 2 (приложение 2 к Указаниям ЗП-1-70) <*>, а при экспертизе предприятий и других объектов капитального строительства, сооружаемых на территории СССР, - по форме N 3 (приложение 3 к Указаниям ЗП-1-70) <*>.

6.4.4. Как правило, экспертное заключение составляется на завершающей стадии разработки данного объекта с включением в него результатов экспертизы всех технических решений, патентная чистота которых была проверена на более ранних стадиях.

Пример. На стадии технического предложения была проверена патентная чистота технологического процесса, положенного в основу разрабатываемого устройства, на стадии эскизного проекта - его кинематическая схема и общая компоновка, на стадии технического проекта - основные конструктивные решения узлов и механизмов, а на стадии разработки рабочей документации - все остальные элементы, подлежащие проверке по патентным фондам. В экспертное заключение, составленное на последней стадии, были включены сведения о проверке патентной чистоты всех упомянутых технических решений.

6.4.5. Если различные стадии разработки <*> выполняются разными подразделениями организации или разными исполнителями, допускается составление экспертных заключений (в произвольной или сокращенной форме) по каждой из стадий, выполненных данным подразделением (отделом, лабораторией и т.п.) или исполнителем.

<*> См. ГОСТ 2.103-68.

Если различные стадии разработки выполняются разными организациями, то экспертное заключение по установленной форме (см. пункты 6.4.2 и 6.4.3) составляется по той стадии, на которой данная организация заканчивает разработку соответствующей документации (эскизный проект, технический проект и т.п.).

6.4.6. При проверке сложных объектов, разработанных данным предприятием или организацией (например, автомобилей, самолетов, объектов комплектных поставок и т.д.), разрешается составлять экспертное заключение раздельно по каждому из крупных агрегатов, проверка которых самостоятельно проводится различными лицами (например, по шасси, двигателю, кузову и электрооборудованию автомобиля). В случае составления общего экспертного заключения в нем должно быть указано, кем конкретно проверялась соответствующая часть данного объекта.

6.4.7. На основании экспертного заключения составляется патентный формуляр по ГОСТ 2.110-68 (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 5.2.5, 5.7.7 и 5.9.10), который является единственным официальным документом, свидетельствующим о патентной чистоте данного объекта. Составление патентного формуляра без наличия надлежаще оформленного экспертного заключения не допускается.

6.4.8. На вновь разрабатываемые объекты патентный формуляр составляется по перечням, утверждаемым министерствами и ведомствами. Как правило, в указанные перечни следует включать все новые разработки, которые определяют технический уровень соответствующей отрасли, в том числе вновь разрабатываемые машины, приборы, оборудование, материалы и технологические процессы, которые могут найти широкое применение в стране и, возможно, за рубежом, а также все без исключения изделия, которые могут применяться другими организациями и предприятиями в качестве комплектующих.

6.4.9. Если разработка объекта ведется в несколько стадий (научно-исследовательская работа, техническое предложение, эскизный или технический проект, рабочие чертежи), выполняемых различными подразделениями одного предприятия (организации), то на основании экспертных заключений отдельных подразделений о проверке патентной чистоты соответствующей стадии разработки составляется общий патентный формуляр на объект в целом. В случае, если отдельные стадии разработки выполняются различными предприятиями (организациями), то патентный формуляр составляется на стадии разработки, законченной данным предприятием (организацией), и передается в установленном порядке вместе с остальной технической документацией (например, если на основании выполненного какой-либо организацией технического проекта другая организация будет вести разработку рабочей документации).

6.4.10. На изделия, которые могут применяться другими организациями и предприятиями в качестве комплектующих, а также на предназначенные для экспорта или экспонирования, помимо патентного формуляра следует составить информационную карточку по установленной форме (приложение 4 к Указаниям ЗП-1-70) <*>.

<*> См. приложение 1 к Указаниям (ЗП-1-77).

<**> Примеры условные.

Пример 1. Проверяется эластичная муфта для соединения валов (фиг. 1), состоящая из двух полумуфт 1 и 2, шайбы 3, резиновых пальцев 4, с помощью которых эластично связаны между собой упомянутые полумуфты. Анализу подвергается патент ФРГ "Упругая муфта" (фиг. 2), многозвенная формула которого состоит из шести пунктов - первого (главного) и пяти пунктов, зависимых от первого или предшествующих. Первый пункт формулы изложен в следующей редакции: "Упругая муфта для соединения концов валов двигателя и исполнительного механизма, включающая две полумуфты 1 и 2 с соосными, расположенными одно против другого сверлениями, выполненную в виде одной детали, общую шайбу 3 и вставленные в сверления обеих полумуфт параллельно валам упругие гибкие пальцы 4, характеризующаяся тем, что сквозные сверления полумуфты 1 со стороны торцов упругих пальцев закрыты шайбой 3, а сверления полумуфты 2 вместе с расположенными против них отверстиями полумуфты 1 образуют гнезда, имеющие отверстия меньшего размера, так что вставленные пальцы предохранены от осевого перемещения". В качестве укрупненных признаков данного пункта следует выделить: муфта является упругой (А) и предназначена для соединения концов валов двигателя и исполнительного механизма (Б). Она состоит из двух полумуфт (В), шайбы (Г) и пальцев (Д). Все перечисленные признаки использованы в проверяемой муфте, включая и ее назначение (Б) - передача крутящего момента от двигателя к исполнительному (или промежуточному) механизму, поэтому необходима дальнейшая детализация признаков:

1, 2 - полумуфты, 3 - общая шайба, 4 - упругие пальцы

В - полумуфты имеют сверления (отверстия); 1

В - эти отверстия сквозные; 2

В - в собранной муфте они расположены одно против другого (соосно); 3

В - отверстия полумуфты 1 закрыты шайбой; 4

В - они закрыты со стороны торцов пальцев; 5

В - отверстия полумуфты 2 вместе с расположенными против них 6 отверстиями полумуфты 1 образуют гнезда;

В - эти гнезда имеют отверстия меньшего диаметра (для предохранения 7 пальцев от осевого перемещения);

Г - шайба является общей; 1

Г - она выполнена в виде одной детали; 2

Д - пальцы упругие; 1

Д - они гибкие; 2

Д - они вставлены в сверления обеих полумуфт; 3

Д - они вставлены параллельно валам. 4

    В проверяемой муфте  использованы признаки А, Б, В, В , В , В , В , В ,
                                                         1   2   3   4   5
В , В , Г, Г , Г , Д , Д , Д , Д , Д , (всего  16  признаков),  в том числе
 6   7      1   2       1   2   3   4
все признаки, относящиеся к составу муфты,  ее назначению, выполнению шайбы
шайбы и пальцев.  В данном  случае не имеет значения существенная разница в
конструктивном  выполнении  шайбы  (но  не  в  ее  расположении), поскольку
соответствующие признаки в пункт формулы не включены. Признаки В , В  и  В
                                                                3   6     7
следует считать использованными по той причине,  что  в проверяемой муфте в
собранном виде отверстия тоже являются соосными,  хотя  они  образованы  не
продолжением отверстия в одной полумуфте отверстием в другой (по  патенту),
а двумя полуцилиндрическими выемками  полумуфт,  входящих  одна  в  другую.
Однако и в этом случае  признак  В   (соосность  отверстий   для   пальцев)

                              3

формально выполняется. Не используются  признаки  В  и В ,  характеризующие
                                                   4    5
расположение  шайбы, - в  проверяемой  муфте  она закрывает не одну, а  обе
полумуфты. Эти признаки являются  существенными  не только  потому, что они
составляют два из четырех признаков отличительной части  (это  тоже  важное
обстоятельство,  хотя  и не решающее), но  главным образом потому, что  они
определяют принципиально иное конструктивное выполнение муфты,  при котором
она образуется не двумя входящими  одна в другую полумуфтами (как это имеет
место  в  проверяемой  муфте),   а   расположенными  впритык   полумуфтами,
не входящими одна в другую. Признаки, заменяющие  в  проверяемой  полумуфте
признаки В  и В  по патенту, нельзя  считать  эквивалентами, поскольку  они
          4    5
выполняют поставленную задачу принципиально иным  путем.  Следовательно,  в
проверяемой муфте не используется  полная  совокупность  признаков  первого
пункта,   исключенные   признаки  В   и  В   являются  существенными  и  не
                                   4      5
эквивалентны примененным вместо них. На этом основании можно  считать,  что
проверяемая муфта не подпадает  под действие первого пункта формулы. В силу
этого  остальные  пять  пунктов  формулы  можно  не  анализировать.  Вывод:

эластичная муфта (фиг. 1) не подпадает под действие анализируемого патента ФРГ.

Пример 2. Проверяется шарнирное соединение (фиг. 3), состоящее из крестовины 1 с двумя взаимно перпендикулярными отверстиями, вилки 2 с лапками, пальца 3, стержня 4 и втулки 5. Анализу подвергается английский патент «Усовершенствование, относящееся в шарниру Гука», имеющий следующие два пункта патентной формулы:

1. «Соединение Гука, в котором подковообразные вилки соединены между собой с помощью крестовины, включающей блок с двумя сквозными взаимно перпендикулярными отверстиями, длинный палец, снабженный отверстием и проходящий полностью через одно из отверстий блока так, что концы его выступают из блока, пару втулок, входящих в другое отверстие так, что их концы выступают над поверхностью блока и соединительный стержень, проходящий через продольное отверстие во втулках и поперечное отверстие в длинном пальце и удерживающий тем самым втулки и длинный палец» (фиг. 4).

2. «Соединение Гука согласно тому, как описано выше и изображено на чертеже». Укрупненные признаки по п. 1 формулы следующие: патентуется шарнирное соединение (А) для валов, расположенных под углом один относительно другого (Б — признак выделен с учетом целей, указанных в описании изобретения), состоящее из вилок (В), блока крестовины (Г), пальца (Д), двух втулок (Е) и соединительного стержня (Ж). Все перечисленные признаки использованы в проверяемом шарнире, имеющем аналогичное назначение (признаку В соответствуют вилки 2, признаку Г — крестовина 1, признаку Д — палец 3, признаку Е — втулки 5 и признаку Ж — стержень 4), в силу чего требуется дальнейшая детализация признаков:

В — вилки подковообразные; 1

В — они соединены между собой с помощью средств характеризующихся 2 совокупностью признаков Г, Д, Е и Ж;

Г — блок имеет два отверстия; 1

Г — эти отверстия сквозные; 2

Г — они взаимно перпендикулярны; 3

Д — палец (длинный) проходит полностью через одно из отверстий блока; 1

Д — при этом его концы выступают из блока; 2

Д — он имеет отверстие; 3

Е — обе втулки входят в другое отверстие блока; 1

Е — при этом их концы выступают над поверхностью блока; 2

К — стержень проходит через продольное отверстие во втулках и 1 поперечное в длинном пальце (удерживает втулки и палец в блоке).

Все без исключения перечисленные признаки непосредственно использованы в проверяемом шарнире (фиг. 3), поэтому нет необходимости рассматривать вопрос об их существенности и эквивалентности и проверяемое шарнирное соединение подпадает под действие первого пункта патентной формулы. Имеющиеся отличия в конструктивном выполнении проверяемого шарнирного соединения по сравнению с соединением по патенту, заключающиеся в ином выполнении пальца (заточка лысок с двух сторон вместо радиальных выточек в торцах втулок), иной конфигурации вилок и т.д., не имеют в данном случае никакого значения, поскольку конкретное выполнение этих элементов в п. 1 формулы не оговаривается, и соответствующие признаки в него не включены, а чертежи (фиг. 4) показывают один из возможных вариантов выполнения шарнира по патенту. Пункт 2 не содержит новых признаков, является традиционным для английских патентов, включается по формальным соображениям и анализу в данном случае не подлежит. Цели применения обоих шарниров одинаковы. Вывод: шарнирное соединение по чертежу (фиг. 3) подпадает под действие анализируемого патента.

Примечание. Сравнение примеров 1 и 2 показывает, что в первом случае, несмотря на значительное сходство чертежей (фиг. 1 и 2), эластичная муфта под действие патента не подпадает, в то время как при кажущемся различии чертежей (фиг. 3 и 4) проверяемый шарнир подпадает под действие английского патента.

Пример 3. Проверяется вакуумный конденсатор переменной емкости (фиг. 5), состоящий из стеклянного корпуса 8 и двух пластин, одна из которых жестко связана с корпусом, а вторая (пластина 1) — перемещается в нем с помощью поршня 2, приводимого в движение механизмом перемещения (винт 4 с головкой 5, опирающийся на колпачок 6) и передвигающегося в детали, образованной шайбой 3 и направляющей втулкой 10.

Анализу подвергается японский патент, формула которого содержит один пункт (без примечаний): «Вакуумный конденсатор переменной емкости, включающий стеклянный корпус, передвигающийся во фланце поршень, механизм перемещения поршня, выполненный в виде винта с опирающейся на колпачок поворачиваемой головкой, и две пластины, выполненные в виде помещенных в корпус коаксиальных цилиндрических колец, причем неподвижная пластина укреплена в корпусе, а подвижная жестко соединена с поршнем, и уплотняющий сильфон, соединяющий подвижную пластину с фланцем, в котором перемещается поршень» (фиг. 6).

В качестве укрупненных признаков для анализа следует выделить: конденсатор — вакуумный (признак А), переменной емкости (Б), имеющий корпус (В), подвижную (Г) и неподвижную пластины (Д), поршень (Е), механизм перемещения поршня (Ж), фланец (И) и уплотняющий сильфон (К). Все упомянутые признаки имеются в проверяемом конденсаторе, поэтому следует детализировать признаки по патенту, а именно:

В — в нем помещены обе пластины; 2

Г — подвижная пластина выполнена в виде цилиндрического кольца; 1

Г — подвижная пластина связана с поршнем; 2

Г — она связана с ним жестко; 3

Г — она связана с фланцем; 4

Г — она связана с ним уплотняющим сильфоном; 5

Д — неподвижная пластина выполнена в виде цилиндрического кольца; 1

Д — она коаксиальна с подвижной пластиной; 2

Д — она укреплена в корпусе; 3

Е — поршень перемещается во фланце; 1

Ж — механизм перемещения поршня выполнен в виде винта с головкой; 1

Ж — эта головка поворачивается; 2

Ж — она опирается на колпачок. 3

Все без исключения перечисленные детальные признаки, упомянутые в данном пункте патентной формулы, использованы в проверяемом конденсаторе, а применяется он в тех же целях. В силу этого он подпадает под действие рассмотренного пункта патентной формулы и, следовательно, под действие патента в целом.

    Как  следует из чертежей, почти все элементы конструктивного выполнения
проверяемого  конденсатора совпадают с аналогичными элементами конденсатора
по  патенту,  кроме  конструкции фланца, в котором перемещается поршень. По

патенту фланец 3 выполнен в виде одной (неразъемной) детали (фиг. 6), в то

время  как  в  проверяемом  конденсаторе  он выполнен в виде двух разъемных
деталей  -  шайбы  3  и  направляющей втулки 10, соединенной с ней винтами.
Такое  выполнение  фланца позволяет на время откачки и нагрева конденсатора
снять  втулку  10 и предотвратить тем самым ее окисление, которое неизбежно
оказывает  вредное  воздействие  на  ее точность и вызывает погрешности при

установке заданной емкости и ее изменении. Это улучшение конденсатора может

оказаться  патентоспособным, однако, поскольку конструкция фланца в формуле
не  оговорена  (на чертеже показан возможный вариант его выполнения), такое

изменение конструкции фланца с добавлением новых детализированных признаков по сравнению с патентом (фланец выполнен разъемным — И , он состоит из 1

плоского  кольца  и  втулки - И , которая  центрируется  этим кольцом - И )
                               2                                         3

не может избавить от действия данного патента.

    Пример  4.  Проверяется на патентную чистоту способ получения ниобиевых
порошков  путем  предварительной обработки компактного металла в течение 40

                                                                  -3

мин. при температуре 700 °C  и  остаточном  давлении  не  свыше 5 x 10   мм
рт.  ст.  и   последующего   ступенчатого   гидрирования   в  две  стадии -
первоначально при температуре  550 °C  в  течение  1 ч 30 мин., а затем при
температуре 430 °C в  течение  1  ч  45  мин., в  присутствии  водорода под

давлением 7 атм. Анализу подвергается американский патент, формула которого изложена в зависимой форме и состоит из следующих семи пунктов:

«1. Способ получения порошка ниобия из компактного металла путем его гидрирования, заключающийся в предварительной обработке компактного металла в вакууме при температуре не менее 650° и его последующем гидрировании при давлении водорода не менее 5 атм. и температуре не менее 400 °C.»

2. Способ по п. 1, при котором компактный металл подвергают обработке -3 при температуре 650 — 750 °C и остаточном давлении не свыше 5 x 10 мм рт. ст.

3. Способ по п. п. 1 - 2, при котором обработку компактного металла ведут в течение 0,4 — 1,2 ч.

4. Способ по п. п. 1 - 3, при котором гидрирование ведут при температуре от 250 — 580 °C.

5. Способ по п. п. 1 - 3, при котором гидрирование ведут при температуре от 400 до 520 °C.

6. Способ по п. п. 4 - 5, при котором гидрирование ведут в течение 2 — 4 ч.

7. Способ по любому из предшествующих пунктов, в котором гидрирование ведут при давлении водорода в пределах от 5 до 12 атмосфер».

Предварительное рассмотрение патентной формулы показывает, что анализу должны быть подвергнуты все (или, по крайней мере, большинство) ее пунктов, поэтому при выделении признаков способа по патенту целесообразно воспользоваться таблицей по форме, приведенной в пункте 3.4.2 настоящей Инструкции.

    В  проверяемом способе применено двухстадийное гидрирование компактного
металла  (сначала  при  температуре  550, а затем 430 °C), в  то время  как

в способе по патенту это не оговорено. Однако в данном случае такое отличие проверяемого способа от запатентованного не избавляет от необходимости признать использование всех признаков, относящихся к гидрированию (признаки

В,  В , В ) в том виде, как  они  изложены в формуле. Наличие  двух  стадий
     1   6
гидрирования  в  проверяемом  способе, хотя оно и могло бы при определенных
условиях  (новизна  и  получение  существенных  преимуществ)  составить его
патентоспособные  отличия,  однако  не  может  избавить  способ от действия
данного  патента. Поскольку в проверяемом способе используются все признаки

по патенту, нет необходимости исследовать вопрос об их существенности.

Таким образом, в проверяемом способе использованы все без исключения признаки как первого, так и каждого из остальных шести пунктов патентной формулы, он подпадает под действие как патента в целом, так и каждого из семи пунктов патентной формулы в отдельности. В связи с этим при рассмотрении вопроса об обходе или оспаривании данного патента придется учитывать все семь пунктов патентной формулы.

Пример 5. На патентную чистоту проверяется устройство для внестудийной записи телевизионных репортажей, в котором в целях лучшего использования магнитной ленты сигналы синхронизации и звуковые сигналы записываются на дорожках, идущих вдоль ленты, а видеосигналы — на дорожку, расположенную под углом к ним, причем ширина трех дорожек примерно одинакова. Для осуществления такой записи лентопротяжный механизм устройства перемещает магнитную ленту наклонно по отношению к вращающимся головкам видеозаписи. При проверке обнаружен патент ФРГ на способ магнитной видеозаписи, патентная формула которого имеет следующие два пункта:

«1. Способ магнитной записи видеосигналов, импульсов синхронизации и звуковых сигналов на магнитную ленту, которая движется наклонно по отношению к вращающимся магнитным видеоголовкам, совершающим замкнутую винтовую линию вокруг нее, характеризующийся тем, что сигналы синхронизации и звуковые записываются в виде дорожек, расположенных вдоль ленты, а видеосигналы записываются в виде дорожек, расположенных наклонно и пересекающих вышеупомянутые дорожки.»

2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что дорожки сигнала синхронизации и звукового сигнала имеют ширину, превышающую по крайней мере вдвое ширину дорожки записи видеосигнала».

Укрупненные признаки первого пункта формулы следующие:

А — способ относится к магнитной записи видеосигналов, звуковых сигналов и сигналов синхронизации на одну ленту;

Б — сигналы синхронизации и звуковые сигналы записываются на дорожки, идущие вдоль ленты;

В — видеосигналы записываются на дорожку, идущую наклонно.

Поскольку все упомянутые признаки использованы в способе, на котором основано проверяемое устройство, следует выделить детализированные признаки, а именно:

В — запись видеосигналов осуществляется на ленту, движущуюся наклонно 1 по отношению к немагнитным видеоголовкам;

В — видеоголовки вращаются; 2

В — они совершают винтовую линию вокруг ленты; 3

В — эта лента замкнута; 4

В — дорожка видеозаписи пересекает дорожки звуковых сигналов и 5 сигналов синхронизации.

Все перечисленные выше восемь признаков первого пункта использованы в способе, реализуемом в проверяемом устройстве.

Поэтому необходимо перейти к рассмотрению второго (зависимого) пункта. В нем имеются, помимо упомянутых восьми признаков первого пункта, следующие дополнительные признаки:

Г — ширина дорожек сигнала синхронизации и звукового сигнала по крайней мере вдвое превышает ширину дорожки записи видеосигнала.

В проверяемом способе ширина всех трех дорожек примерно одинакова, поэтому данный признак в нем не использован. Признак Г следует признать существенным, поскольку он является единственным признаком отличительной части второго пункта.

Таким образом, реализуемый в проверяемом устройстве способ подпадает под действие первого пункта патентной формулы и не подпадает под действие второго ее пункта. Так как цели способа по патенту и реализуемого способа совпадают (более полное использование ширины ленты), то проверяемый способ подпадает под действие анализируемого патента ФРГ (нарушается первый его пункт). Поскольку этот способ положен в основу проверяемого устройства, следует считать, что под действие анализируемого патента подпадает и устройство в целом.

Пример 6. На патентную чистоту проверяется материал для изготовления постоянных магнитов (типа «Алнико»), состоящий из (вес. %): меди — 12, алюминия — 15, никеля — 17, кобальта — 11, титана — 2, циркония — 1 и остальное — железо. Анализу подвергается японский патент со следующей формулой (один пункт с двумя примечаниями):

«Магнитомягкий материал с анизотропной кристаллической структурой, состоящий из (вес. %): меди — 30 — 50, алюминия — 5 - 20, никеля — 10 — 35, кобальта — 5 - 45, титана — 0 - 20, ниобия — 0 - 20, циркония — 0 - 5, марганца — 0 - 5, кремния — 0 - 5, остальное — железо и примеси».

Примечание 1.

В состав материала могут входить также хром, молибден, вольфрам (или ванадий) в общем количестве 0 — 5% по весу.

Примечание 2.

В состав материала могут входить также литий, магний, теллур, кальций, селен и германий в общем количестве 0 — 1% по весу.

Укрупненные признаки следующие:

А — материал магнитомягкий;

Б — он включает медь;

В — он включает алюминий;

Г — он включает никель;

Д — он включает кобальт;

Е — он включает железо;

Ж — он может включать и некоторые другие вещества.

Все перечисленные вещества имеются в проверяемом материале, поэтому следует выделить детализированные признаки:

А — материал имеет анизотропную кристаллическую структуру; 1

Б — медь содержится в пределах 30 — 50%; 1

В — алюминий содержится в пределах 5 — 20%; 1

Г — никель содержится в пределах 10 — 35%; 1

Д — кобальт содержится в пределах 5 — 45%; 1

Ж — материал может содержать титан; 1

Ж — он содержится в пределах до 20%; 2

Ж — материал может содержать ниобий; 3

Ж — он содержится в пределах до 20%; 4

Ж — материал может содержать цирконий; 5

Ж — он содержится в пределах до 5%; 6

Ж — материал может содержать марганец; 7

Ж — он содержится в пределах до 5%; 8

Ж — материал может содержать кремний; 9

Ж — он содержится в пределах до 5%. 10

    Проверяемый  материал  является  магнитомягким, он  имеет  анизотропную
кристаллическую  структуру. Содержание  алюминия, никеля,  кобальта, титана
и циркония  лежит  в  пределах,  указанных в данном пункте формулы, поэтому
признаки   А, А , Б,  Б , В, В , Г, Г , Д,  Д , Е, Ж , Ж , Ж  и  Ж  следует
               1       1      1      1       1      1   2   5     6
считать использованными. Признаки  Ж ,  Ж ,  Ж ,  Ж  и Ж   не используются,
                                    3    4    7    8    10
однако  наличие  в  материалах  ниобия,  марганца  и  кремния  не  является
обязательным    (их   содержание   в   формуле   указано   в   пределах  от
нуля), поэтому  неиспользование  данных  признаков  не имеет  значения и от
действия  патента  не  освобождает.  Что  касается  меди, то  ее процентное
содержание (признак Б )  в  проверяемом  материале  существенно  выходит за

                 1

указанные в формуле пределы (12% по сравнению с нижним пределом 30% по патенту). Это обстоятельство следует признать важным, поскольку в патентном

описании   цели   изобретения   определены   как   создание  магнитомягкого
материала,  имеющего  меньшую  твердость  и  хрупкость  за  счет  повышения
содержания в нем меди, по сравнению с  другими  материалами  типа "Алнико".
Таким  образом,  признак  Б , определяющий содержание  меди  в  пределах не

                       1

ниже 30%, следует признать существенным, за счет которого достигаются  цели
изобретения,  а  его  неиспользование  избавляет   проверяемый материал  от
действия данного пункта  патентной  формулы.  Поскольку  не  нарушен  пункт

формулы, нет необходимости анализировать и примечания к нему.

Следовательно, проверяемый материал под действие анализируемого патента не подпадает.

Пример 7. Проверяется, сверхпроводящий сплав, предназначенный для использования в криогенной радиотехнике СВЧ, состоящий из (вес. %): ниобия — 62, углерода — 0,7 и титана — 27,3 (остальное — другие вещества). Анализируется патент Великобритании, первые два пункта формулы которого имеют вид (остальные пункты касаются изделий из этого сплава и анализу не подвергаются, поскольку в данном случае проверяется только сам сплав):

«1. Сверхпроводящий сплав, содержащий (вес. %): ниобий — 25 — 90, углерод — 0,005 — 0,1 и по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, в которую входят титан и цирконий, причем содержание циркония в сплаве не должно превышать 15, а содержание титана в сплаве не должно превышать 30% по весу.»

2. Сверхпроводящий сплав по п. 1, в котором содержание углерода составляет от 0,1 до 0,8% по весу».

Поскольку общее число признаков невелико, целесообразно сразу выделить как укрупненные, так и детализированные признаки.

Признаки первого пункта следующие:

А — сплав сверхпроводящий;

Б — он содержит ниобий;

Б — его содержание находится в пределах 25 — 90%; 1

В — сплав содержит углерод;

В — его содержание находится в пределах 0,005 — 0,1%; 1

Г — сплав содержит по меньшей мере один элемент, выбранный из группы, в которую входят титан и цирконий;

Г — содержание циркония не должно превышать 15%; 1

Г — содержание титана не должно превышать 30%. 2

    В  проверяемом  сплаве  использованы   признаки  А,  Б, Б ,  В, Г и Г .
                                                             1           2
Отсутствие  признака  Г   не  имеет  значения,  поскольку  в соответствии с

                   1

признаком Г сплав должен содержать по меньшей мере один из упомянутых в нем элементов (в данном случае выбран титан). Что касается признака В 1 (в проверяемом сплаве 0,7% углерода вместо указанных в первом пункте

0,001 - 0,1%), то увеличение  содержания  углерода  в  7 раз  по  сравнению
с верхним пределом  (в  700 раз  по сравнению с нижним) является достаточно
значительным,  чтобы  считать,  что  признак  В   в  проверяемом  сплаве не

                                           1

используется. Таким образом, проверяемый сплав не подпадает под действие первого пункта формулы, поскольку данный признак является существенным, — количественному содержанию углерода в сплаве посвящен второй пункт формулы.

По  указанной причине в рассматриваемом случае необходимо рассмотреть также
и  второй  зависимый  пункт  формулы, несмотря на то, что сплав не нарушает

первого (главного) пункта.

Дополнительный признак второго пункта (В — содержание углерода 2 в сплаве составляет от 0,1 до 0,8%) заменяет признак В из первого пункта 1

формулы,  который не использован в проверяемом сплаве. Таким образом, общая
совокупность  признаков  второго  пункта  (признаки А , Б, Б , В, В , Г, Г
                                                     1      1      2      1
и Г ) использована в  проверяемом  сплаве  (кроме   не  имеющего   значения

2 в данном случае признака Г , как об этом сказано выше), который подпадает 1

под  действие   второго   пункта формулы. Поскольку,  использование  сплава
предполагается  в  тех  же  целях  (применение в криогенной технике СВЧ для
повышения  значения  критического  магнитного поля и плотности критического
тока  сверхпроводимости  в  сильных  магнитных  полях),  проверяемый  сплав
подпадает  под  действие  анализируемого патента, хотя первый главный пункт

формулы не нарушен.